知识产权法律风险报告书.doc

知识产权法律风险报告书提 示知识产权有哪些形式？ 根据《与贸易有关的知识产权协议》(TRIPS)等文件的规定知识产权包括著作权、商标权、地理标记权、工业包括著作、商标、地理标记、工业品外观设计权、专利权、集成电路布图设计权、未披露过的信息专有权此外还包括商号权、植物新品种、非物质还包括商号、植物新种、非物质文化遗产、产品名称、包装、装潢等知识产权法律风险是指企业经营过程中有意或无意对他人知识产权构成侵害的风险，以及内部职工、交易对方及竞争对手因各种原因给本企业造成的知识产权侵权风险一、 企业设立和对外投资中的的知识产权风险提示：根据法律规定，各种形式的知识产权都可能用来进行投资，既可以出资设立企业，也可以对外投资，然而以知识产权投资的企业往往属于高风险行为，对知识产权的所有人或其他投资人都意味着较高的风险，只有在投资前注意到这些客观存在的风险并进行有意识的防范与控制，才可能最终实现投资的预期目的最终实现预期目的 最常见的知识产权出资形式包括：著作权、专利权、商标权、商号权、商业秘密权等，出资的方式既可以是所有权也可以是使用权，具体方式主要取决于双方的约定 （一）企业名称（字号/商号）选用中的知识产权风险 不管设立哪种形式的企业，第一步就是确定企业名称，根据法律规定，一个完整的企业名称包括以下几个组成部分： 行政区划、字号、行业、组织形式依次组成，如： 浙江  奉化  红帮服装 　股份有限公司 行政区划  字号  行业 　组织形式 风险提示：在工商管理机关核准企业名称时，行政区划、行业、组织形式一般都已经确定，只有字号需要选择确定，并经核准。

企业名称如同人的名字，一般人都希望通过好的名字引起相关公众的注意，在使用中形成自己的品牌，并且企业名称（字号部分）本身就是受法律保护的权利但使用不当，则会给自己带来巨大的风险，特别是，有些企业在设立过程中出于“搭他人便车”的动机，有意无意地让自己的企业字号与他人的企业字号、商标等相似甚至相同，这往往会给自己的企业带来意想不到的侵权风险 风险防范与控制措施：1、确定企业名称前认真检索，看是否与他人的在先权利冲突，如企业字号、商标、产品名称等； 2、不傍名牌、不搭便车，走自己的品牌之路；3、注重对自己企业名称的全面保护，如将企业字号重业全号同时申请为商标，并在产品包装及广告宣传中突出使用，加深消费者印象，扩大社会影响；4、发现侵权行为及时制止；5、如要使用他人字号经营，事前应获得合法授权应合授（如特许加盟） （二）知识产权出资/投资中的法律风险 1、知识产权出资范围认识不清的法律风险 版权以及有关权利、商标、专利、非专有技术、厂商名称权、集成电路布图设计、未披露信息等都是可以利用的出资方式，面临具体出资形式选择的法律风险因为知识产权种类不同，市场应用价值也可能存在区别，必须选择相对成熟的并有广阔市场前景或商业价值的知识产权种类出资。

 2、知识产权权利瑕疵的法律风险 A 权利无效；B 投资人无处分权； C 被质押； D 转让行为被撤销等 3、知识产权出资价值评估中的法律风险 知识产权的评估价值关系到其市场应用及盈利价值，同时也关系到股权比例或控制权强度，所以依据客观、真实、全面的评估资料，选择科学合理的评估方法和专业评估机构是高新企业在技术出资过程中必须考虑的问题在评估过程中，忽视以下因素往往导致评估结果失误 （1）审核高新技术前期开发费用不实2）同类产品或技术的市场风险预测不准确，市场潜力和价值分析出现偏差3）后续开发费用投入预测失当如果评估失实或不当，将导致投资的重大失利风险 4、知识产权出资比例的法律风险 根据法律规定，知识产权出资的最高比例可达百分之七十，这说明法律鼓励以知识产权出资，但过高或过低的出资比例同样存在着法律风险因此，必须根据实际情况选择合适的出资比例 5、知识产权有效期限制的法律风险 以工业产权中的专利权和商标权出资都必须在其有效期内，如果超过期限，就属于出资瑕疵了，而以非专利技术出资就无期限限制了，这也是需要引起重视的地方 6、出资后知识产权转移的法律风险出资各方即使知识产权权属不存在争议，也同样面临者对技术拥有方转让知识产权的制约问题，因为这关系到资金出资方的风险利益，不当的流转或者交易，将可能不利于知识产权价值的维护和利用。

控股一家企业对控股方来讲，不仅具有可以并表核算的会计意义,更具有能掌握经营管理主动权的控制意义真正控股一家企业，除了控股方投资比例占绝对优势外，还必须由控股方担任董事长，另外还有委派总经理、财务总监的提名权这样，就能更有效地贯彻实行企业董事会的决议和管理理念对于投资控股一家高新技术企业，更深一层的意义还在于控股股东能真正掌握所投资的那项高新技术，防止高新技术被移花接木，偷梁换柱，给投资方造成巨大的投资损失 因此，在合作协议中，当事人如忽略或轻视技术成果的权属问题，或者约定含混、不明，容易导致争议发生，尤其是对技术开发方而言，造成知识产权保护的重大障碍这种隐患将可能导致技术成果的组成部分被不正当的利用、泄露，或完整性缺失风险防范与控制措施：1、明确约定知识产权归公司所有在组建高新技术企业的协议中列明高新技术投入前与投入后的所有权，并列入投资各方关于所投的高新技术的保证与承诺，以法律来约束投资各方处理高新技术成果的行为，而且只有知识产权出资在办理转让手续后，才真正能够属于企业所有和控制相应的可在公司章程中列入投资“各方声明条款”与该项高新技术有关的专有技术(包括但不限于特定的生产流程、工艺及其他依据法律和惯例应当被合理地视为专有技术组成的技术秘密)的所有权属于组建的公司独家所有，各方承诺在任何时候、任何场合均不会提出相反意见，并不得以个人名义转让。

2、明确约定各方具有知识产权保密义务、限制各方对相关知识产权资料、技术秘密的使用和保密，如果不限定保密义务，不采取相应的保密措施，将会导致各方可能发生任意使用、转让或泄露的风险如果该高新技术被非法泄露，将严重影响到所设企业的商业存在价值和风险投资人的风险利益，因此，可考虑在高新技术企业的合同章程中列入有关高新技术的保密义务和泄密处罚条款，并通过制定完善的企业商业秘密保密制度防止商业秘密的泄露3、通过技术员工股权激励的方式保护知识产权在股东利益的驱动下，科技人员带技术入股不仅有利于高新技术的运用，还有利于高新技术专利权的保护，同时使高新技术的后继发展也有了保障如伊利集团就给予了核心技术骨干大量的股份期权，稳定了技术队伍和整个企业的核心竞争力以专利权出资为例： 出资人的风险——企业不能营利投资人又不能收回专利案例：专利权人为了尽快实施专利，与一家公司签订投资协议，联合成立高科技公司碍于当时公司法的规定，双方约定专利权占注册资本的20%，等待公司取得明显业绩之后，其他股东通过适当的方式给专利权人以补偿专利权人根据出资协议，将专利技术悉数交出，但新组建的公司却迟迟无法取得效益专利权人被逼无奈，通过签订协议的方式向其他投资人转让专利权。

但是，由于新组建的公司未申请破产，该公司的其他股东向法院提起诉讼，要求追究专利权人的违约责任专利权人向仲裁机关申请仲裁，希望仲裁委员会确认双方的出资协议无效，从而收回以出资的方式交出的专利权这是专利权人以专利权出资，而失去专利权的典型案例风险防范与控制措施：1、根据自身情况选择适当的专利实施方式投资如果对专利产品的市场前景毫无认识，或者对专利技术作价技术作出资、组建公司缺乏相应的经验，没有控制风险和管理公司的能力，那么，最好采取其他方式实现自己的利益2、签好投资合同，防止他人以协议骗取专利权双方可以在合同中约定，如果公司设立不成功，或者公司成立之后不能很快投产，或者投产之后市场前景不明朗，那么，专利权人仍然保留完整的专利权，其他股东不得利用专利权谋取个人利益3、通过章程保护自己的权利应当对专利的实施作出详细的描述，防止投资人搁置专利，从事相关产品的开发，从而使专利权的价值大大贬损4、利用股东的身份，积极参与企业管理选派董事或者直接担任董事，确保公司的运作符合公司设立的宗旨，防止其他投资人偷梁换柱，利用公司形式无偿或者低价占有投资者的专利权5、实行股份回购约定在公司效益不佳的情况下，专利权人可以通过货币或者其他的方式回购作为出资的专利权，并且签订禁止条款，禁止其他投资人利用所获得的专利技术，从事相关产品的开发，或者另行组建公司，委托他人从事相关专利产品的生产和销售。

二、企业对外宣传中的知识产权风险（不正当竞争）（一）产品名称——与知名商品的名称、商标相似性风险 （二）产品包装、装潢——（三）广告——搭奥运、世博便车、模仿他人构成侵权等 《反不正当竞争法》第五条 经营者不得采用下列不正当手段从事市场交易，损害竞争对手：（一）假冒他人的注册商标；（二）擅自使用知名商品特有的名称、包装、装璜，或者使用与知名商品近似的名称、包装、装璜，造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品；（三）擅自使用他人的企业名称或者姓名，引人误认为是他人的商品；（四）在商品上伪造或者冒用认证标志、名优标志等质量标志，伪造产地，对商品质量作引人误解的虚假表示 第二十一条 经营者擅自使用知名商品特有的名称、包装、装璜，或者使用与知名商品近似的名称、包装、装璜，造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品的，监督检查部门应当责令停止违法行为，没收违法所得，可以根据情节处以违法所得一倍以上三倍以下罚款；情节严重的，可以吊销营业执照；销售伪劣商品，构成犯罪的，依法追究刑事责任三、企业生产经营行为中的知识产权风险 （一）技术转让的风险 1. 所转让的技术不可实施 2．利用包销条款欺诈受让方3．变相高价出卖设备4．已转让技术进行再转让 5．利用不实报道进行欺诈 防范与控制措施：1．对合作对象进行必要审查订立技术合同前，订约者有权选择订约对象，而要防止风险的发生，就要注意签约对象的选择，选择那些资信情况好的客户作为交易的伙伴。

事实也证明，技术合同风险的产生，几乎都是由于对交易伙伴的资信情况没有进行很好的调查与了解，只是凭熟人介绍或为贪小便宜与欺诈者成交而造成的要了解对方的资信情况，必要时可要求对方当事人提供有关证明文件如银行开具的资金证明等一般情况下，资金多、信誉好的客户为促成交易，会积极主动地提供往来银行，以此来赢得交易对方的信任如果对方不愿提供往来银行，则不宜与其进行贸易交往，即使进行，也要持小心谨慎态度另外，也可通过当地的律师事务所、工商局及与其交往的客户进行调查，获得合作方的经济状况、商业信誉、主体资格、缔约能力等方面的广泛信息2．了解技术的真实性、可靠性与市场价值技术合同中的技术标的一般由于其具有先进性，当事人并不能凭自身的知识了解，但是技术成果不可能违反科学的常理和规律，可以在签订合同前向有关部门或技术人员鉴定该技术的可行性考察技术标的时还应了解该技术实施后可能创造的经济效益、市场范围、是否已实施、实施范围，从而对付出的成本有所衡量3．技术合同设定担保时的注意事项在签订技术合同时，一方当事人为保险起见，可要求对方当事人设立担保设定担保时一定要注意，当事人切不可将财物轻易交付给对方而设定担保因为许多技术合同的欺诈方专以骗取定金、抵押物为目的，骗得后往往逃之夭夭4．进行可行性综合考察与研究在技术转让合同中，作为转让方应考虑技术的成熟性、稳定性、转让的形式，作为受让方应了解技术的先进性、实用性，是否有可替代的其他技术，转让技术的合理价格应是多少，使用标的技术的经济利益如何，能否马上进行大规模的工业生产，现阶段的社会经济状况是否适用该技术等。