律师制度 教学课件 ppt 作者 田文昌 第十九章 律师知识产权实务

1、第十九章 律师知识产权实务 本章重点 第一节 律师商标业务 第二节 律师专利业务 第三节 律师著作权业务,本章重点 1、律师商标业务 2、律师专利业务 3、律师著作权业务,返回,第一节 律师商标业务,商标是为使消费者或者卖方识别商品而使用，各国商标法一般要求其只具有“识别性”即可。 一、商标制度的历史概况 二、商标注册申请的律师实务 有些国家规定，仅仅通过商标的使用就可以取得商标权。在我国，除了驰名商标，一般商标专用权的取得以获得注册为条件，同时兼顾商标实际使用的事实，以便为权利人提供充分保护。因此商标注册申请是律师代理商标业务的首要工作。 (一)商标注册申请的原则 1.一件商标一份申请。 2.注册在先原则。 3.同日申请的，使用在先原则。,(二)申请前的准备工作 1.确定申请人的资格。 我国商标法在确定申请人的资格问题上，采用了比较宽松的规定，并且关于商标适用与注册商标申请的关系上，认为不以商标的实际使用为前提。我国的这一规定与国际公约的精神是一致的。知识产权协定规定，对于一个商标的实际使用不应成为提交注册申请的前提。 2.听取申请人的陈述。 3.明确注册商标的条件。 （1）商标的可

2、识别性要求。商标最基本的功能是识别商品的来源，表示商品的出处。为此，商标必须具备显著特征，只有具备显著特征的商标，才能把某一商品在同类商品中区别开来，使消费者得以辨别不同的商品。,（2）禁止作为商标使用的标志。我国商标法第10条规定，下列标志不得作为商标使用：同中华人民共和国的国家名称、国旗、国徽、军旗、勋章相同或者近似的，以及同中央国家机关所在地特定地点的名称或者标志性建筑物的名称、图形相同的；同外国的国家名称、国旗、国徽、军旗相同或者近似的，但该国政府同意的除外；同政府间国际组织的名称、旗帜、徽记相同或者近似的，但经该组织同意或者不易误导公众的除外；与表明实施控制、予以保证的官方标志、检验印记相同或者近似的，但经授权的除外；同“红十字”、“红新月”的名称、标志相同或者近似的；带有民族歧视性的；夸大宣传并带有欺骗性的；有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的。以上标志不能作为商标使用，自然更不能申请商标注册。县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标。但是，地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外；已经注册的使用地名的商标继续有效。,（3）三维标志是

3、否可以作为商标注册。我国2001年商标法也规定三维标志可以作为商标注册，但是仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状，不得注册。 （4）关于驰名商标的保护。商标法第13条规定，就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。,4.办理商标查询。 商标查询，是为了了解申请注册的商标是否与别人已经注册或申请的商标相同或近似，以便预测商标申请的成功的可能性。 5.收集实际使用的证据。,(三)撰写申请文件 申请注册商标，应该按照规定格式填写申请书。 (四)申请日与优先权 1.申请日的确定规则。 商标法实施细则规定，商标注册的申请日期，以商标局收到申请文件的日期为准。申请手续齐备并按照规定填写申请文件的，商标局予以受理并书面通知申请人。申请手续不齐备或者未按照规定填写申请文件的，商标局不予受理，书面通知申请人并说明理由。在

4、此情况下，申请日不予保留。,2.优先权的确定与证明。 我国商标法关于优先权的规定完全出自巴黎公约。优先权的第一种情形是我国商标法第24条的规定：商标注册申请人自其商标在外国第一次提出商标注册申请之日起6个月内，又在中国就相同商品以同一商标提出商标注册申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者按照相互承认优先权的原则，可以享有优先权。优先权的第二种情形是我国商标法第25条的规定：商标在中国政府主办的或者承认的国际展览会展出的商品上首次使用的，自该商品展出之日起6个月内，该商标的注册申请人可以享有优先权。 申请人依照法律规定要求优先权的，应当在提出商标注册申请的时候提出书面声明，并且在3个月内提交第一次法律规定的证明文件，未提出书面声明或者逾期未提交证明文件的，视为未要求优先权。商标法第24条、第25条和商标法实施细则第20条对证明文件的种类和要求作了规定。,(五)特殊申请手续 1.另行申请。 我国商标法第21条规定：“注册商标需要在同一类的其他商品上使用的，应当另行提出注册申请。”所谓同一类的其他商品，是指注册商标核定使用的商品之外的同类商品。因为根据商标法的规定，注

5、册商标的专用权，仅仅以核准注册的商标和核定使用的商品为限，所以扩大到核定商品之外，与原注册商标无关，应该另行申请。 2.重新申请。 商标法第22条规定：“注册商标需要改变其标志的，应当重新提出注册申请。”既然注册商标的专用权，仅仅以核准注册的商标和核定使用的商品为限，那么注册商标之外的其他的图形、文字等标志就不属于原核定的范围，凡需要改变原商标的图形、文字的，就是新商标，需要重新提出注册申请。,3.变更申请。 商标法第23条规定：“注册商标需要变更注册人的名义、地址或者其他注册事项的，应当提出变更申请。”变更申请并不涉及商标专用权本身，而是因为商标注册的情况发生了变化，如企业的分立或合并、办事机构的变更等等。 (六)申请过程中的保密义务 在申请注册商标的过程中，代理人在与委托人的合作协调过程中可能会了解、知悉委托人的与注册商标申请无关但是需要保密的信息，作为受托人的律师依法承担保密义务，需要适用合同法或商业秘密的有关规定处理。,三、注册商标许可的律师实务 注册商标的许可使用是指商标注册人通过与他人签订许可使用合同，许可他人使用其注册商标，而被许可人支付一定使用费。律师在代理许可使用时，

6、应该注意许可的类型和许可合同的内容，以保护当事人的利益，从而减少纠纷。 (一)注册商标许可使用的类型 (二)商标许可使用中的律师实务 注册商标的许可使用以合同的方式进行。当事人双方应该签订书面合同。合同的内容包括：当事人双方的名称、地址等相关信息；许可使用的商标、注册证号码、使用期限、使用的地域范围；许可使用的类型；许可使用商品的质量标准；许可人监督商品质量的措施和被许可人保证商品质量的措施；商标销售的价格、范围；许可费的计算方法和支付方式；违约责任；其他事项。,对于许可使用中发生的当事人双方的权利义务，应该注意的问题：被许可使用的商标，必须与核准的商标一致；许可期限，不得超过注册商标的专用权期限；被许可人无权擅自转让、注销或者变更注册商标，也不得许可第三人使用，除非取得许可人的同意；被许可人应该保证商品质量，维护商标信誉，并在商品或者包装上注明产地和被许可人的名称。 (三)许可合同的备案 商标使用许可合同应当报商标局备案。自当事人签订合同之日起3个月内，当事人应该填写许可使用合同的备案表，附上商标注册证复印件，由许可人报商标局备案。,四、注册商标转让的律师实务 (一)商标转让的概念与

7、原则 注册商标的转让，是指商标专用权从专用权人转移给受让人，由受让人支付转让费的法律行为。商标专用权作为财产权的一种，可以依照当事人的意思进行转让，是现代商标制度的重要特征。但是商标是与商品联系在一起的，商标的转让可能割裂特定商标与特定经营者之间的联系。为了保护消费者的利益，各国对此也形成了不同的转让原则。 1.连同转让原则。 注册商标不能单独转让，而必须与企业或与商标的有关业务一起转让。 2.自由转让原则。,(二)注册商标转让的律师实务 我国法律规定注册商标可以自由转让。具体到商标的转让方式，又有四种： 1.商标连同企业一起转让。这种转让方式主要是在企业合并时发生。企业合并有吸收合并和新设合并，在前者，一个企业成为另一个企业的一部分，它的所有的权利和义务都由另一个企业承受；在后者，被合并的企业都消灭，而成立一个新的企业，原来企业的所有的权利义务都由新的企业承受，这两种情况，商标权也发生了转移。 2.单独转让。这是一家企业将自己的商标权转让给另一个企业，而不涉及商标权以外的其他的权益的变动。,3.部分类别商品的商标的转让。一企业在两个不同的类别的商品上注册了同一个商标，它可以将其中之一

8、的商标进行转让。如某企业在牙膏和肥皂上同时注册了“白云”商标，那么它可以就对于牙膏或者肥皂的商标进行转让。 4.继承。在我国个体工商户可以获得商标专用权，当户主死亡的时候，就发生继承，商标专用权由其继承人继承。 律师在协助当事人办理商标转移的过程中，还应该注意办理必要的法律手续。商标法第39条,规定，转让注册商标，转让人和受让人应该签订转让协议，并共同向商标局提出申请。转让注册商标经核准后公告，受让人自公告之日起享有商标专用权。因此，转让商标的，应该核准并公告，否则商标专用权并没有发生转移。商标法实施细则第26条规定，注册商标专用权因转让以外的其他事由发生转移的，接受该注册商标专用权的当事人应当凭有关证明文件或法律文书到商标局办理专用权移转手续。,(三)注册商标转让的限制条件 允许商标的自由转让并不意味着法律对转让活动没有任何规制，相反法律仍然规定了一定的限制条件。律师在代理商标转让过程中应该特别注意，防止出现不必要的纠纷。 1.我国商标法允许在同一种商品或服务上注册数个相似的商标，也允许在数种类似的商品或服务上注册同一个商标。如果在此情况下不采用整体转让，容易产生混淆。因此必须整体转

9、让。我国商标法实施细则规定，转让注册商标的，商标注册人对其,在同一种或者类似商品上注册的相同或者近似的商标，应当一并转让；未一并转让的，由商标局通知其限期改正；期满不改正的，视为放弃转让该注册商标的申请，商标局应当书面通知申请人。 2.受让人必须保证使用该注册商标的商品的质量。 3.集体商标不能转让或许可给非集体成员使用，因为集体商标的性质决定了集体商标只能由集体商标注册人的所属成员使用。,返回,第二节 律师专利业务,所谓专利是指对于公开的发明创造所享有的独占权。专利制度的基本功能是将发明创造作为专利，赋予发明者本人。在本节中将首先介绍专利制度的历史沿革，其后将着重介绍专利申请的程度、专利授予的条件等内容，之后将介绍专利许可及专利转让方面的内容。 一、专利制度的历史概况 1984年3月12日全国人大常委会通过了专利法，于1985年4月1日正式实施。此后，随着社会主义市场经济的发展，客观上有了对专利制度的强烈需求，专利立法和学术研究也取得了长足的发展。,二、专利申请的律师实务 律师代理专利申请，是指律师接受专利申请人的委托，按照专利法及其实施细则和有关法律、法规的规定，代其向专利管理机关申请专利，并在专利审查中提供法律咨询、陈述意见和出具法律文件的法律活动。根据我国法律的规定，专利代理人须通过考核，获得专利代理人资格证书方能从事专利代理业务，世界各国对专利代理人的资格也做了较为严格的规定。因此普通律师一般不具有此资格，不能成为专利代理人。但是在专利申请中仍然涉及许多法律问题，律师可以为当事人提供不可或缺的法律咨询和法律服务。 (一)专利申请的原则 1.书面原则。 2.先申请原则。 3.单一原则。,(二)申请前的准备工作 1.确定委托人的资格。 2.听取申请人的陈述。 3.明确授予专利的条件。 4.决定是否申请专利。 5.进行文献检索。 (三)撰写申请文件 申请人应该按照专利法及其实施细则所规定的内容、格式和其他要求填写各类申请文件。申请发明或实用新型专利应该提交请求书、说明书及其摘要和权利要求书。申请外观设计专利应该提交请求书和图片等文件。 1.申请发明或实用新型专利应该提交的文件。,请求书是指专利申请人向国务院专利行政部门提交的请求授予其发明或实

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