浅议禁止反悔原则适用条件.pdf

浅析浅析禁止反悔原则禁止反悔原则在侵权抗辩的适用在侵权抗辩的适用 林辉轮，曹晋玲，王芸，熊小果，韩阳，刘雪莲 四川力久律师事务所 摘要： 禁止反悔原则是在专利侵权诉讼过程适用的一个普遍原则， 对于判断一个专利的专利权保护范围和如何确定是否构成侵权十分重要 本文尝试从操作实务角度， 结合最新法律规定、 司法解释和案例， 讨论了禁止反悔原则的适用条件和禁止反悔原则对侵权判定的影响 关键字：禁止反悔，专利侵权 禁止反悔原则， 是指专利申请人或者专利权人在专利授权或者维持程序中， 为满足专利法及其实施细则关于授予专利权的实质性条件的要求， 在专利文件中或者通过书面声明或者记录在案的陈述等，对专利权保护范围所作的具有限制作用的任何修改或者意见陈述,对权利人有约束作用，在专利侵权诉讼中，法院适用等同原则确定专利权的保护范围时，应当禁止专利权人将已被限制、 排除或者已经放弃的内容重新纳入专利权保护范围， 即专利权人对权利要求中技术特征的解释应当前后一致 禁止反悔原则和捐献原则一样， 是作为对等同原则的限制性规则来适用的 该原则禁止专利权人 （或其他有权主张专利权者） 对通过审查过程中为了获得授权而放弃的内容适用等同原则。

其宗旨在于防止专利权人采取出尔反尔的策略， 即在审查过程中为了容易地获得专利权而对专利保护范围进行各种限制性的修改或解释， 或者强调某个技术特征的重要性， 在授权之后的侵权诉讼中又试图取消这些限缩或者声称该技术特征可有可无， 以图应用等同原则来覆盖被控侵权物 禁止反悔原则是在专利侵权诉讼过程适用的一个普遍原则， 对于判断一个专利的专利权保护范围和如何确定是否构成侵权十分重要我国司法实践中早已存在适用禁止反悔的判例，在学术和理论上也有许多探讨，但禁止反悔在我国一直无明确法律规定和司法解释，直到 2009 年 12 月 28 日发布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》中才第一次得到了正式认可：专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持在近两年的司法实践中，最高院也公布了几件有关禁止反悔的案例 本文尝试着在《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》基础上，结合最新的判例动态，分析禁止反悔原则在专利侵权诉讼中的适用。

一、禁止反悔原则的适用条件 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》 第六条 【禁止反悔】规定：专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案， 权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持这条规定在具体适用时，需要明确以下几点： 第一，审判机关是否主动适用禁止反悔原则一种观点[1]认为，禁止反悔原则是侵权的抗辩理由之一，审判机关应当事人请求适用这种观点是目前司法实践主流方式，典型代表体现在北京市高级人民法院关于执行《专利侵权判定若干问题的意见（试行） 》第 46 条规定：“禁止反悔原则的适用应当以被告提出请求为前提， 并由被告提供原告反悔的相应证据 ”另一种观点[2]认为审判机关应当主动适用禁止反悔原则，因为禁止反悔原则是一种解释权利要求的规则，它的适用不仅关系到诉讼当事人之间的利益，而且事关公众的利益 笔者认为，从目前司法来看更趋向于第一种观点，即法院不主动适用禁止反悔原则首先，禁止反悔原则是一种专利侵权抗辩原则[3]，是当事人的权利和义务，符合民事诉讼的“谁主张谁举证原则” 。

其次，如果要求法院主动援引禁止反悔原则，将会增加法院的工作量，包括主动调取申请文件，审查申请过程文件；而专利申请过程文件少则几十页，多则数百页甚至更多， 法官多数属于法律专业毕业， 要求他们去阅读理解这么多技术文件也不现实因此，从操作实务的角度，在审判专利侵权案件中，审判机关不主动适用禁止反悔原则按照笔者目前了解的我国判例中， 无一例外都遵循了这种方式， 即法院不主动适用禁止反悔原则 第二，限制承诺或放弃的技术内容，是否受放弃理由的限制在这个方面，一种观点认为限制承诺或放弃的技术内容，仅限于对新颖性和创造性产生影响；另外一种观点认为，限制承诺或放弃的技术内容，限于对专利授权产生实质性影响；还有一种观点认为，无论基于什么理由，限制承诺或放弃的技术内容均适用于禁止反悔原则 禁止反悔原则演变到现在， 第一种观点基本上很少采纳， 司法实践上更趋向于第三种观点，主要体现在两个方面：首先， 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条【禁止反悔】规定：专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的， 人民法院不予支持。

从具体规定可以看出限制承诺或放弃的技术内容不受放弃理由的限制；此外，在《最高人民法院公报》对最高人民法院 （2009） 民提字第 20 号案的裁判摘要中指出：“专利权人在专利授权过程中对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案， 无论该修改或者意见陈述是否与专利的新颖性或者创造性有关， 在侵犯专利纠纷案件中均不能通过对等同侵权将其纳入专利权的保护范围” 由此可见，我国最高人民法院在这方面趋向于第三种观点不过第二种观点，在目前不论司法实践还是学术界都有很多支持者， 如北京高级人民法院在 《专利侵权判定若干问题的意见》 (修订征求意见稿)第 56 条中规定： 适用禁止反悔原则应当符合以下条件： “„„ （2）限制承诺或放弃保护的技术内容，必须对专利权的授予或者维持产生了实质性作用” 笔者认为，从目前的司法实践来看，采用第三种观点更为妥当： （1）最高人民法院，其作为最高审判机关， 无论在司法解释中还是判例都没有考虑放弃的理由， 其带有很强的指导意义； （2）其实无论基于什么理由修改，既然缩小了保护范围，其必然对专利实质性产生影响，也就没有必要去考虑由于什么原因导致缩小保护范围[4]： （3）如果法院在适用禁止反悔原则的时候去考虑申请人到底为什么放弃技术内容， 会额外增加法院的负担， 而且有时候申请人放弃，其理由也不一定体现在申请过程文档中，使得法院无法判断。

第三，放弃和承诺是否必须明示对于这点，目前司法实践中比较一致，都认为必须明示比如， 《最高人民法院公报》对最高人民法院（2011）民提字第 306 号案的裁判摘要中指出： “禁止反悔原则适用于导致专利权保护范围缩小的修改或者陈述” 亦即由此所放弃的技术方案不应再被纳入专利权的保护范围 该放弃， 通常是专利权人通过修改或意见陈述进行的自我放弃 但是， 若独立权利要求被宣告无效而在其从属权利要求的基础上维持专利权有效，且专利权人未曾作上述自我放弃，则应充分注意专利权人未自我放弃的情形，严格把握放弃的认定条件另外，北京高级人民法院在《专利侵权判定若干问题的意见》(修订征求意见稿)第 56 条中规定： “适用禁止反悔原则应当符合以下条件： （1）专利权人对有关技术特征所作的限制或者放弃必须是明示的， 而且已经被记录在专利文档、 生效的无效决定以及行政判决中” 二、禁止反悔原则对保护范围的影响 禁止反悔原则是作为对等同原则的限制性规则来适用的， 该原则禁止专利权人 （或其他有权主张专利权者）对通过审查过程中为了获得授权而放弃的内容适用等同原则那么，一旦适用禁止反悔原则，将会对等同产生什么影响呢？对于这个问题，主要有两种观点：完全禁止标准和弹性禁止标准[3]。

前者主张在确定专利保护范围时那些修改过的技术特征只能作字面解释， 不能对该技术特征提出任何适用等同原则主张 后者则主张在确定权利保护范围时， 尽管依禁止反悔原则对修改限定过的技术特征一般只能做字面解释， 但是不能完全阻止权利人对修改限定的技术特征主张某种等同物 这两种观点的本质区别就在于禁止反悔原则对等同原则的限制程度的不同 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》 第六条 【禁止反悔】规定： “专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案， 权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持” 从规定可以看出，在适用禁止反悔原则的时候，仅仅限于放弃的技术方案重新纳入保护范围， 并没有规定修改的技术特征， 不能适用于等同原则但是在仔细研究会发现，虽然《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》 中没有规定修改的技术特征不能适用于等同原则， 但是本质上采用的是完全禁止标准，和司法实践普遍一致 为了说明这个问题，这里举个简单的例子：假设原始权利要求保护范围为“小于 20” ，现有技术披露了 15,申请人将其权利要求修改为“小于 5” ，并以此授权。

采用禁止说，如果采用完全禁止标准，专利保护范围仅限于“小于 5” ，不能进行等同；如果采用弹性禁止标准，那么可以对 5 进行等同，那么如何对待 5-15 之间范围，什么范围可以等同于 5但采用放弃说，权利要求保护范围由“小于 20”缩小到“小于 5” ，其本质上就是放弃了小于 5之外的技术方案，即“5-10”的技术方也被放弃，因此不能对 5 进行等同，其实质上就是完全禁止标准 因此，笔者认为，我国司法实践中，在禁止反悔原则上采用的是完全禁止标准，这样有利于保护范围的确定， 不仅用于明确专利权人保护什么， 更为重要的是明确什么是公众可以自由使用而不至于侵犯专利权的 三、结论 本文通过对我国最新司法解释和案例的分析， 归纳了禁止反悔原则在专利侵权抗辩中适用问题： （1）审判机关不主动适用禁止反悔原则，禁止反悔原则由当事人提出并举证； （2）限制承诺或放弃的技术内容， 不受放弃理由的限制； （3） 放弃必须明示， 被记录在专利文档、生效的无效决定以及行政判决中； （4）禁止反悔原则以后，对修改的技术特征不适用等同原则我国司法实践中，其采用的方式趋向于操作方便，其最大的好处是有利于各级法院实际操作，统一标准。

但是，这个标准也为专利代理人提出了更高的要求，代理人写的文件，最好在授权过程中不需要修改和答复， 否则任何权利要求保护范围的变化都可能导致禁止反悔原则的适用而专利制度在中国才 20 多年，没有任何专利代理人，能够一次写好文件，不需要任何修改就可以授权，即便在美国、英国这样发达的国家，专利代理人也难以做到因此需要进一步探索和完善适合中国国情的禁止反悔原则 参考文献： 1、 蔡伟， 《禁止反悔原则在专利侵权判定中的应用——东莞富增泡棉塑胶有限公司诉福建省富增鞋材发展有限公司侵犯发明专利侵权案》 ， 2009 年 10 月， 《中国知识产权审判研究 5》第 539 页 2、 陈芳华,《专利诉讼中禁止反悔原则的理解与适用》 ， 《电子知识产权》2006（2） ，第 25页 3、 时良敏， 《我国禁止反悔原则适用的探讨 》 ，2012 年 12 月 04，江苏法院网 4、 尹新天.《专利权的保护》. 北京：知识产权出版社,2005，第 360 页。