浅谈如何应对生物化学类专利申请中的不支持问题.docx

浅谈如何应对生物化学类专利申请中的不支持问题浅谈如何应对生物化学类专利申请中的不支持问题　　根据中国的专利审查理论，就权利要求的保护范围是否可以得到说明书的支持，中国审查员有着近乎苛刻的要求这尤其使得欧美国家的申请人在其申请进入中国国家阶段后的本质审查过程中叫苦不迭相信很多从事涉外专利代理，尤其是生物化学领域的专利代理人，都收到过客户这样的质疑，在中国在审的申请的权利要求保护范围与在其它国家已经受权的同族专利的保护范围一样甚至更小，但是为什么在中国就不能给予受权，而是一再要求进一步限缩权利要求的保护范围　　鉴于上述在中国关于不支持性问题的审查理论，在此以生物化学领域中的新申请撰写阶段和答复审查意见通知书的技巧方面提供如下建议：　　|专利撰写阶段：　　〔1〕 施行例的数量和质量　　在生物化学领域的创造中，通常是借助于实验数据来说明创造的有益效果，而借助实验数据来证明有益效果通常是以效果施行例〔效果例〕的形式表达　　在审查员提出不支持问题的时候，根本上都会提出如下审查意见：“基于本申请中记载的施行例，无法预见权利要求中所要求保护的技术方案都可以获得施行例中所获得的技术效果，因此权利要求的保护范围得不到说明书的支持。

〞　　由此可见，施行例的数量至关重要但是，施行例并不是越多越好，而是要典型，也就是质量要高例如，对于通式化合物的取代基，通常情况下，只要证实取代基“H〞、“烷基〞、 “烷氧基〞、 “卤素〞中的一种取代基可以获得申请中所述的不可意料的技术效果，审查员会承受对其它取代基的保护因此，申请人就没必要提供关于其它取代基的施行例但是，假如申请人还想保护其他类型取代基，如“-COO-〞，那么申请人就应该提供关于当取代基为“-COO-〞的化合物同样可以获得申请中所述不可意料的技术效果的施行例而通常情况下，作为“-COO-〞的生物电子等排体的“-CO-〞、“-NH-〞和“-CH2-〞，本领域公认的，它们一般与“-COO-〞具有相似的物理及化学性质，因此同样可以得到保护　　〔2〕 创造的原理或机理、产品或方法的特征、要解决的技术问题　　说明书为了充分支持权利要求的保护范围，应该对创造的技术方案或技术效果进展充分的展开描绘，例如，创造的原理或机理、产品或方法的特征、要解决的技术问题等，以更好地满足对权利要求的支持　　例如，假如在说明书中可以明晰地写出本创造的原理或机理，那么即使说明书中的施行例数量有限，但是基于本创造的原理或机理，本领域技术人员可以毫无疑义地确定本创造权利要求的保护范围内的所有技术方案都可以实现创造中所述的技术效果和解决创造中的技术问题，那么权利要求可以得到说明书的支持。

　　| 本质审查阶段：　　〔1〕 补充实验数据　　申请人还可以用辅助补交实验数据的方式获得更大的保护范围　　在XX年年进展的?专利审查指南?修改中，对于补交的实验数据做出如下规定：“对于申请日之后补交的实验数据，审查员应当予以审查补交实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员可以从专利申请公开的内容中得到的〞　　首先，应注意，该提交形式是证据的形式，而非专利说明书修改交换页的形式　　其次，对于支持问题而言，在权利要求的全部范围内其声称的技术效果能否实现，同样需要基于原说明书对创造机理的记载，必要时借助现有技术进展判断例如，对于一个权利范围只提供了靠近一端的施行例的申请，或者对于一个化合物通式只提供了具有少数特定基团的详细化合物的申请而言，通常需要申请人就创造机理、通式共用基团在实现创造效果上进展解释，必要时结合现有技术常识，以说明在整个权利范围内实现创造对于本领域技术人员来说是可以预见的在此前提下，申请人可以辅佐以补充实验数据，供审查员考虑　　〔2〕 是否争辩，怎么争辩　　在本质审查阶段，对于审查员提出的不支持问题首先，代理人要考虑申请人的意愿，是希望尽快获得专利权，还是希望专利的保护范围尽可能大。

而对于专利代理人，在客户没有上述显著意图的根底上，应该为客户提供一个性价比最高的答复方案　　例如，对于类似于权利要求中的技术特征，“抗体包括氨基酸序列......〞，审查员一般都会认为表述“包括〞是开放式表述，使得权利要求涵盖了大量的技术方案，而除了施行例中已经证实的技术方案以外的其它技术方案的技术效果不可预期，因此认为权利要求的保护范围得不到说明书的支持在这种情况下，通常代理人应该直接建议申请人将表述“包括〞修改为封闭式表述，而不必做无谓的争辩　　代理人真正需要为客户争取的是，即使施行例数量有限，但是根据本创造已经记载的创造的原理或机理、产品或方法的特征、要解决的技术问题以及结合本领域公知常识，本领域技术人员可以毫无疑义地确定除了施行例中已经证实的技术方案以外的其它技术方案也可获得本创造的不可意料的技术效果的情况就上述情况，并不建议将权利要求的保护范围直接限缩到施行例的程度，最好提供争辩理由，拿出文献证据进展一轮甚至多轮的争取，以期获得更大的保护范围这有时更像审查员与专利代理人进展的一场“讨价还价〞的过程　　另外，通常认为，开拓性创造可以比改进性创造有更宽的概括范围因此，权利要求可以在说明书公开内容的范围内进展合理的概括。

　　最后，对于最终没有可以在原始申请中获得保护的技术方案，建议申请人可提交分案申请声明：本文来源于网络，著作权属归原创者所有我们本着想要分享的目的与群众交流，如有侵权，请在后台留言联络，我们将第一时间进展删除，谢谢!4 / 4。