解析美国法院的设计专利侵害分析与判断实务.pdf

1 解析美國法院的設計專利侵害分析與判斷實務 解析美國法院的設計專利侵害分析與判斷實務 12/03/2015 葉雪美葉雪美 前言前言 2008 年 9 月 22 日 ， CAFC （Court of Appeals for the Federal Circuit,美國聯邦巡迴上訴法院）全院聯席審理 Egyptian 案件1，因為新穎特徵檢測過於注重局部或個別的新穎設計特徵，違背設計專利「整體觀察」的判斷原則，而廢棄新穎特徵檢測，將設計專利侵害認定回歸於Gorham 的「一般觀察者檢測」 ，也確定一般觀察者對於先前技藝要有合理的熟悉程度歐盟法院在設計侵權訴訟中採用「整體印象檢測」與「設計自由度之考量」 ，也沒有新穎特徵之分析與比對，其中的判斷主體「適度認知使用者」對於註冊設計所實施或應用的產品的熟悉程度要高於一般消費者 2015 年 8 月 6 日，經濟部智慧財產局公布 「專利侵害鑑定要點」修正草案，其中刪除了新穎特徵的分析與比對，也在近似判斷中說明了「直接觀察比對」與「整體觀察」 、 「綜合判斷」的原則綜觀修正草案的設計專利侵害鑑定流程與檢測似乎回歸於「整體設計（design as a whole） 」與「整體觀察」的原則，在綜合判斷的「容易引起注意的部位或特徵對視覺效果的影響力」的原則中引進了歐盟設計的「整體視覺印象的權重與比例」概念。

不過，草案中對於如何綜合判斷外觀近似的核心問題，以及判斷主體的資格條件、觀察比對的注意程度與認知能力的客觀標準論述不多在設計專利侵害的近似判斷，難免讓人質疑法官仍存有很強的主觀性，造成當事人會覺得近似判斷的結果難以預測，而使得判決結果1 參照Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc. FriedbergerAaron Mfg. Co. v. Chapin, 151 F. 264, 265 (C.C.Pa. 1907) 12 Richardson 案件中，法院說明：將被告產品與設計專利並列在一起比較 ， 雖都具有相同的造形元素 ， 不過兩設計的裝飾性特徵明顯不同素，兩者所成現的整體視覺印象明顯不同，使得 FUBAR 工具明顯不同於Richardson 的設計在 Crocs 案件24中，CAFC 說明：適當的比較方式必須將設計專利的圖式與被告產品並列在一起比對 在 Arminak 案件25中，Calmar 主張：地方法院將設計專利與被告設計並列在一起做了詳細的比較分析，這種作法是不恰當的，並說明法律並未授權這一種的比對方式不過，CAFC 說明：在設計專利案件進行侵權分析，地方法院必須要比較設計專利與被告設計，如果沒有經過這種比較程序，地方法院無法確定ㄧ般觀察者是否會合理的發現被告設計與設計專利構成近似。

(c) 商業實施例（實際產品）的比對商業實施例（實際產品）的比對 多年來，一長串的案件都是採用並列在一起的比較方式，法院通常是將設計專利中的圖式與被告設計放在一起比較，而不是比較設計專利的商業實施例 （實際產品） 與被告產品在 Richardson 案件26中，法院說明：Richardson 主張，一般觀察者對於圖式的認知是根據最高法院在 Gorham 案例中的意見所做的考量，我們同意設計專利的圖式是有決定性的重要性在 Payless Shoesource 案件27中，法院認為，正確使用 Gorham 檢測必須是將被告設計與請求保護的設計進行比較，而不是一個商業實施例 在 Rockport 案件28中，法院說明：設計專利的請求範圍被限制在申請案圖式所揭示之裝飾性設計，侵權檢測不是比較兩個產品的商業實施例，而是將被告產品與請求保護的設計相比較但是，如果設計24 同註 6 25 參照 Arminak L.A. Gear, 988 F.2d at 1125-26 30 參照 Lee, 838 F.2d at 1189 31 參照 Herbko In1'l, Inc. v. Gemmy Industries Corp., 916 F. Supp. 322, 326 (S.D.N.Y. 1996)。

32 參照 Superior Merch., 2000 WL 322779, at *11 33 參照 Physio-Control Corp. v. Medical Research Labs., No. 85 C 4973, 1988 WL 5023, at *1 (N.D. Ill. Jan. 15,1988) 14 的混售商品（passing off） ，顏色和商品名都不是專利設計主張權利的一部分，應該要被忽略 設計專利不受特定的尺寸大小或顏色的限制，法院在侵權分析中考量這些特徵是錯誤的 因此 ， 法院將不考慮產品的尺寸大小 、 顏色、光澤或使用的材料，因為這些設計特徵都不是 Hutzler 的設計專利所主張的保護範圍 (e) 構成侵權的近似程度構成侵權的近似程度 不是只有完全相同的設計才會發生設計專利侵權的事實，如果被告產品是實施或仿製專利保護的設計，經由一般觀察者的檢測，也可以發現侵權的事實34被告產品的設計與設計專利之間的些微差異是不能也不得阻擋侵權事實的發現但在設計侵權訴訟中，CAFC 所維持的侵權案件大都是兩個設計之間的近似程度非常高在 Crocs 案件35中，CAFC 說明：將被告的涼鞋與系爭設計專利放在一起比對，鞋子的形狀幾乎相同的，如果將相同配色的原告設計和被告設計隨意混雜在一起，如果一般觀察者沒有細心的觀察及長期的努力，不可能會適當地將其還原為原來的配對順序。

在L.A. Gear案件36中 ， CAFC確認地方法院的設計專利侵權決定 ，被告的 4 款運動鞋設計幾乎是直接仿製原告的設計專利在 Lee 案件37中，CAFC 說明：儘管我們同意 Lee 的主張，被告設計與設計專利不必完全相同也能發現設計專利的侵權事實，這種設計必須在於其裝飾性特徵均等於設計專利，而不是功能性特徵被告設計必須符合一般觀察者檢測，因為兩個設計的裝飾性外觀近似，而使得一般觀察者很可能會購買一個被他誤認為是原告設計的被告產品 34 參照 Egyptian Goddess, 543 F.3d at 678 35 參照 Crocs, 598 F.3d at 1306 ) 36 參照 L.A. Gear, 988 F.2d at 1125-26 37 參照 Lee, 838 F.2d at 1190 15 被告被告 Bradshaw 的不近似抗辯的不近似抗辯 被告 Bradshaw 認為：一般觀察者不會認為 114 專利和 463 專利與被告產品的設計是實質相同的由 114 專利所附的俯視圖中可得知，Hutzler 洋蔥容器的外圍是一個完美的圓形輪廓，而被告的洋蔥容器的外圍不是一個完美的圓形輪廓，而有齒痕般的邊緣。

Bradshaw 進一步指出，Hutzler 洋蔥容器的表面紋理看起來像洋蔥的外皮，使得該容器看起來像是實心的，不是透明的反觀被告的洋蔥容器，由頂面可清楚地得知所使用的材料是透明的，不是實心的，也不像真正的洋蔥Hutzler 設計的表面紋理是不對稱的及隨意的，由俯視圖可以清楚得知所有的紋理線條會向上延伸聚在圓形洋蔥容器頂面中心一個非常窄的頂部或頂端表面上而被告的洋蔥容器平滑表面上有 12條非常鮮明的凹槽延伸至非常寬的頂部或尖突部，這使得容器外圍不是完美的圓圈，而是有齒痕狀邊緣 被告又主張，114 專利的上半蓋體與下半部容器是可分離的，不過整體的表面紋理是連續的，而材料是實心且不透明的，而被告洋蔥容器的上段是透明的，而下段的底部是實心的這種雙色調的外觀設計提供了被告洋蔥容器與 114 專利非常不一樣的整體外觀對於大蒜容器與 436 專利的抗辯理由與 114 專利的抗辯理由大同小異 侵權分析與綜合判斷侵權分析與綜合判斷38 114 專利的權利主張是 「如圖所示及所述的洋蔥容器的裝飾設計」 ，463 專利的權利主張是「如圖所示及所述的大蒜容器的裝飾設計」 ，這兩個專利權範圍是洋蔥容器與大蒜容器的整體設計，包括整體形狀、產品的長寬高比例，1/2 高度橫跨整個洋蔥容器的水平分割線條，距底部 1/3 高度橫跨整個大蒜容器的水平分割線條。

一般觀察者檢測的38 參照參照. Hutzler Mfg. Co. v. Bradshaw Int’l, Inc., 11 CIV. 7211 PGG, 2012 WL 3031150 at *1 (S.D.N.Y. July 25, 2012) 分析焦在種方的細案件計計元L.A的運院的創造款運D5圖析，是以設在兩個設計方式的分析被告 Br細部差異件中，CA，而不僅是元素，而不A. Gear 案運動鞋之間的侵權事實造了一個與運動鞋的外38,114 設8 Hutzler設計專利請計某些特析與比對radshaw 主，而不是AFC 明確表是其中的某不是從一般案件中，被間的差異實並說明與眾不同外觀與設設計專利 r 的 114 專請求保護特定的設計對是不恰當主張有關容是考慮請求表示：要以某個特徵般觀察者被告設計的異，儘管有明：所有主同的整體外設計專利已114 專利專利與商業護之整體設計特徵，而當的 容器之間求設計的整以設計專徵，地方法者的觀點將的製造商有這些差異主要設計元外觀，以一已造成混淆利商業實施業實施例及設計來檢視而忽略設計間的差異，整體外觀專利的圖式法院錯誤的將設計視為商指出，專異存在，C元素的配置一般觀察者淆、誤認的施例 B及 Bradsh視，如果將計專利的整都是聚焦。

在 Amin式來定義請的將重點放為一個整體專利權人的AFC 還是置是一樣的者的觀點來的實質近似Bradshaw的haw 洋蔥容將觀察重點整體設計焦於他們之ni Innova請求保護的放在每一個體來分析的設計與他是確認地方的，這些設來看，被告似 的洋蔥容器容器之比對16 點聚，這之間tion的設個設在他們方法設計告 4器對 D5圖異一起容器非常設計寸大造形院說形狀品長打開容器器部中專利92,463 設9 Hutzler法院雖然，不過，將起，經由視器產品的整常挑剔的消計之間的差大小的容器在侵權分形比例，但說明：Hu狀是相同的長度的垂直開處有一貫器同樣都具，可由該處中心的凸起利整體設計法院依據設計專利 r 的 463 專然承認被將 114 專利視覺的比整體外觀消費者 （h差異因為器，Hutz分析時，但必須忽略utzler 的設的因為直方向條貫穿整個具有：(1)容處打開容起設計的計清楚且據 Gorham463 專利專利與商業被告的產品利及 463 專比較，114觀極為近似highly disc為洋蔥和大ler 的洋蔥法院考慮略產品的設計與被告114 專利與條紋，(2)頂個容器的水容器 1/3 高容器，(2)靠的尺寸相同且明確的整m 的ㄧ般觀利商業實業實施例及品與 Hutzle專利與被專利與洋似。

如果將cerning co大蒜可以蔥和大蒜形慮到 Hutzle的顏色、表告的洋蔥容與被告的頂端細窄莖水平分割線高度處有靠近底部的同被告產整體視覺效般觀察者檢實施例 B及 Bradsher 的設計被告的洋蔥洋蔥容器產將兩個產品onsumer）以存儲在許形狀都不是er 的設計表面光澤及容器與大的洋蔥容器莖部表面的線條而 4有一條水平的空氣孔縫產品確實已效果，已足檢測所得到Bradshaw 的haw 大蒜容計專利之間蔥容器及大產品，463品並排放在才可能會許多不同形是功能性特計與被告產及使用材料大蒜容器的器同樣具有的條紋，63 專利與平分割線條縫，(3)在已使用 114足以造成市到的結論的大蒜容容器之比對間有些微的大蒜容器放專利與大在一起，只會注意到兩形狀與不同特徵 產品的形狀料等差異的造形比例有：(1)貫穿(3)容器中與被告的大條貫穿整個在容器內部4 專利及市場的混淆因為這些17 容器 對 的差放在大蒜只有兩個同尺狀及法例及穿產中央大蒜個容部底463淆。