专利侵权诉讼中等同原则适用及限制.doc

专利侵权诉讼中等同原则适用及限制专利司法实践中，等同原则作为专利侵权判定的基本原则 之一，一直为司法判例和法律理论界所关注近年来，知识 产权法特别是专利法中的利益平衡问题已越来越频繁地受 到各方学者的认识和赞同，等同原则在专利法利益平衡中的 作用也愈加明显，有的学者认为，等同原则实际上是保护专 利权人的个人利益和维护社会公共利益平衡的调节器更有 学者进一步指出，等同原则是一个平衡点，它的基本要素是 平衡专利权人利益与社会公众利益把握适当，既可以有效 地保护专利权人的利益，又能促进科学技术进步，否则就可 能适得其反因此，准确适用等同原则使其平衡各方利益是 立法和司法中应当遵循的方向，本文试图通过司法解释及最 新最高人民法院的司法判例来分析等同原则的适用状态和 条件，另一方面也探讨等同原则的限制情况以防止其过度的 滥用一、等同原则在我国的历史沿革和司法实践等同原则在我国专利法的立法和司法实践中存在一个 起伏变化的过程，大致可以分为以下三个阶段：（一）1985 年至 2000 年从1985年专利法开始实施起，专利制度本身以及相关 司法保护还处在摸索阶段，这一阶段缺少成文的司法解释和 类似文件，等同原则的理论更多地出现在学者的文章和教科 书中，也有一些法院运用等同原则审理和判决了一些典型案 件，比较突出的是北京法院审理的周林诉北京华奥电子医疗 仪器有限公司的专利侵权案和深圳创格科技实业有限公司、 马希光诉美国康柏电脑公司案件，以上案件为等同原则的正 式引入起到了很好的示范作用；但是，由于缺乏明确的司法 解释，引用等同原则的要件并不完善，同时在全国范围内受 法院审理知识产权案件经验缺乏的影响，等同原则的适用也 暴露出了太多的问题和不确定性。

二）2001 年至 2009 年随着2001年7月最高法院《关于审理专利纠纷案件适 用法律问题的若干规定》中对等同原则的明确规定，使等同 原则第一次纳入正式的司法解释中，为法院案件审理专利诉 讼适用等同认定和判断提供了依据和指导同年9月北京市 高级法院《专利侵权判定若干问题的意见》试行发布，对等 同原则的定义、适用条件、对比方式及限制情况等都作了详 细的解释，是迄今为止对等同原则规定最为详细的准司法解 释文件，虽然受地域和级别限制以及该规定中一些明显的疏 漏等问题，该文件还不能称为完善的司法解释，但对相应问 题的思考和解释还是具有重要的示范作用的这一时期的司 法实践运用等同原则进行审理案件已经相当普遍，也有不少 经典案例，但是，等同原则也逐渐开始向另一方向倾斜了， 个别法院对等同原则的适用条件比较宽松和随意，整体方案 的等同、缺少必要技术特征的等同等判决也时有出现，对等 同原则限制的呼声也在司法界和理论界中逐渐提高三）2009年至今2009年，最高法院发布了《关于审理侵犯专利权纠纷案 件应用法律若干问题的解释》，对专利侵 权的判定包括等同 原则的适用都是一个很好的梳理，不仅明确了侵权判定中 的全面覆盖、等同原则，也对等同原则的限制如禁止反悔、 捐献原则作了详细的规定。

在司法判例方面，最高法院也在 更多的判例中体现了等同原则的适用，可以认为，等同原则 的适用也进入了一个更加成熟、理性的阶段二、等同原则的适用条件（一）构成要件最高法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干 规定》第17条，“……专利权的保护范围应当以权利要求 书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，也包括与 该必要技术特征相等同的特征所确定的范围等同特征是指 与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功 能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需 经过创造性劳动就能联想到的特征概括起来，等同特征的认定一般包括三方面的要件，或称三步法判定:第一步：对比获得区别技术特征判断是否构成专利侵 权，一般方法是将被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求 记载的全部技术特征相比，如果被诉侵权技术方案包含与权 利要求记载的全部技术特征相同技术特征的，则依据全面覆 盖原则，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围，构成相同侵权（或字面侵权）;如果经对比发现包含一项或多项不同于权利要求记载的技术特征，这些技术特征被称为区别 技术特征，这些区别特征的获得即成为等同判断的基础和下 一步判断的对象。

第二步：判断三个“基本相同”获得区别技术特征后,将区别技术特征和权利要求对应的技术特征相对比，分析判 断是否属于“以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达 到基本相同的效果” o在三个“基本相同”的判断中要注 意，技术手段的判断是最基本的，功能和手段是判断所必要 的考虑因素，也就是说，如果技术手段基本相同的情况下， 可以进一步验证其实现的功能和达到的效果是否相同；而如 果技术手段不一致或不构成“基本相同”，则一般无需进一 步考虑功能和效果是否基本相同了第三步：判断显而易见性判断显而易见性的主体应当 是本领域的普通技术人员，本领域的普通技术人员对相关 “三个基本相同”的替换无需经过创造性劳动就能够联想 到如果发明创造所属技术领域的普通技术人员能够轻易完 成这种替换，则应属显而易见，进而构成等同替换；反之， 则为非显而易见的替换在陕西竞业玻璃钢有限公司与永昌积水复合材料有限 公司侵犯实用新型专利权纠纷一案中，最高法院审理认为， 在判断被诉侵权产品的技术特征与专利技术特征是否等同 时，不仅要考虑被诉侵权产品的技术特征是否属于本领域的 普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的技术特 征，还要考虑被诉侵权产品的技术特征与专利技术特征相 比，是否属于基本相同的技术手段，实现基本相同的功能， 达到基本相同的效果，只有以上两方面的条件同时具备，才 能够认定二者属于等同的技术特征。

可见，进行三步法分析 中，第二步“判断三个基本相同”和第三步“判断显而易见 性”应当同时考虑和判定，不能偏废在上述三步法分析和 判定后，如果满足条件即判定构成等同特征，反之则不构成 等同替换如果还存在其他区别技术特征，则重复上述三步 法再进行相应地判断二）全部技术特征逐一对比，判断是否缺少必要技术 特征如前文所述，专利侵权判定是以全面覆盖原则为基础， 只有具备了区别技术特征的情况才适用等同原则因此，将 全部技术特征逐一对比，并判断是否缺少必要技术特征是侵 权判定的基本要件最高法院通过案例和司法解释确定了将 全部技术特征逐一对比的方式，同时也否定了 “多余指 定”、“变劣发明”等曾经的司法判决和法理界观点从利 益平衡的原理上看，这一点同样得到了很好的解释，专利权 的保护范围应当包含权利要求的每一个技术特征，专利权人 不能随意解释、放弃权利要求中纳入的每一个技术特征在梁锦水与李昌众等专利侵权纠纷一案中，被控侵权技 术方案缺少“侧面上胶装置”和“拼板装置”这两个技术 特征，而分别以“人工用刷子刷胶”和“人工手动转向、搬 运板芯到特定位置”来代替，因此专利权人主张均为等同技 术特征对此，最高法院予以否定，认为这两个特征不属于 等同替换的特征，而应当认定被控侵权物中缺少相应的技术 特征，被控侵权物没有完全覆盖本专利独立权利要求记载的 全部技术特征，因此不构成专利侵权。

三）技术特征等同，而非整体方案的等同等同原则中的“等同”，是指技术方案中具体技术特征 的技术手段、功能、作用等同，而不是侵权物和专利两个技 术方案的整体等同等同物应当是指侵权物中替代专利权利 要求中的技术特征，并非指整个侵权物将专利技术方案全部 替换作为发明创造的技术方案，如果采用所谓的“整体等 同”的方式，势必会导致过分倾向于专利权人，使得专利保 护的范围不确定，不利于社会公众利益，也会阻止在现有专 利基础启发下，基于同一发明目的通过不同技术方案来解决 问题新的和改进的发明创造，这无疑有损创新和发明创造相关最高法院的司法判例也明确了这一观点最高法院 在王前之与建筑第八工程局公司等专利侵权一案中，认定被 诉侵权施工方法缺少涉案专利中的“边填料边振捣密实” 的技术特征，同时指出，专利侵权诉讼中的等同是指具体的 技术特征的等同，而不是发明创造的整体等同，因此，进行 侵权判定时，应当仅就被诉侵权方法的技术特征与权利要求 记载的相应的技术特征是否等同进行判定，而不是对技术方 案整体是否等同进行判定四）等同判断的鉴定问题等同判断的性质是技术问题还是法律问题一直饱受争 议在宁波市某机芯总厂诉江阴某五金制品有限公司（以下 简称“江阴五金公司”）侵犯专利权纠纷案中，当事人江阴 五金公司认为，等同替换的判断应属于人民法院的职权范 围，不应通过技术鉴定来解决。

最高法院审理认为，等同替 代应属技术事实问题，人民法院在认定二者是否属于等同物 替换时，有时需要借助本领域专业技术人员的判断一些学者认为，在存在技术专家就替换的可行性出具鉴 定结论的情形下，应由法院对替换的显而易见性进行判断， 否则会造成法官审判权的旁落，不利于被控侵权人合法权益 的保护笔者也基本同意上述观点，但需要进一步解释的是, 等同判断实际是一个包含技术问题和法律问题的综合性判 断，其中的技术问题可以由专业的技术鉴定机构来鉴定完 成，在技术问题并不复杂，法官有能力进行分析判断的情况 下，也可以由法院自行判断完成；然而，对于等同判断中的 法律问题，如涉及替换的显而易见性、鉴定的程序是否公正 等，则应当由法院来认定三、等同原则的限制（一）现有技术抗辩《专利法》第62条规定，在专利侵权纠纷中，被控侵 权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有设计的，不 构成侵犯专利权最高法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件 应用法律若干问题的解释》第14条进一步规定，被诉落入 专利权保护范围的全部技术特征，与现有技术方案中的相应 技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉 侵权人实施的技术属于专利法第62条规定的现有技术。

现有技术抗辩是充分体现社会公众的一方利益的，公知 公用的现有技术不能被纳入到专利权的保护范围中，专利权 人也不能依据所谓技术特征的等同来禁止现有技术的自由 使用在伊莱利公司与豪森公司专利侵权纠纷一案中，法院 认定由于在专利的说明书明确记载，美国专利5223608即现 有技术已公开了 “使用无水氨的甲醇液进行脱保护”，因而 使用氨气作为脱保护是本专利的现有技术，不应当将现有技 术通过等同原则纳入专利保护的范围二） 禁止反悔原则的适用在专利申请的审批过程中，申请人针对其专利申请作出 的修改和针对专利局审查通知作出的意见陈述有可能会对 其专利权保护范围产生一定的限制作用这种限制作用体现 在禁止专利权人将其在审批过程中通过修改或者意见陈述 所表明的不属于其专利权保护范围之内的内容重新囊括到 其专利权保护范围之中这就是所谓的“禁止反悔”原则在判断专利权的效力和判断是否构成侵犯专利权时，专 利权人对专利权利要求的解释应当前后一致，不允许专利权 人出尔反尔以损害公众利益最高法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干 问题的解释》第6条规定，专利申请人、专利权人在专利授 权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或 者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案 件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。

当相同侵权成立时，一般无需考虑禁止反悔原则；只有 当相同侵权不成立，进而依据等同原则来判断等同侵权时， 才需要考虑适用禁止反悔原则的问题因此，可以认为禁 止反悔是对等同原则的一种限制，两者互为补充，平衡和 调节专利权人与公众之间的利益平衡三） 捐献原则最高法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干 问题的解释》第5条规定，对于仅在说明书或者附图中描述 而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠 纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持捐献原则立意基点仍然在利益平衡上。