如何有效应对商标注册申请的驳回.doc

支招儿II如何有效应对商标注册中请的驳冋对申请注册的商标，商标局收到商标注册巾请文件后会启动形式审查和实质审查经过审查,申 请商标或由商标局初步审定公告，或由商标局以一定理由驳回中请其中，商标局驳回商标注册中请 的理由包括绝对驳回理由和相对驳回理由当商标注册申请被商标局驳回后，商标注册申请人主要通过向商标评审委员会提出驳回复审的方 式加以应对；同时，商标注册申请人还对根据不同情况采取一些辅助措施，以消除引证商标所形成的 在先权利障碍，达到获得核准注册的最终H的一、通过驳回复审应对商标申请的驳回（一） 如何在驳回复审中应对商标局的绝对驳回理由商标局的绝对驳回理山所依据的是《商标法》第10、11、12条的规定概括來讲，如果申请商 标违反了社会的公序良俗或缺乏显著性，则申请商标会被商标局驳回在涉及绝对驳回理由的驳回复 审中，商标注册申请人向商标评审委员会提出的复审理由通常包括直接论证部分和间接论证部分1. 直接论证部分商标评审委员会在审理涉及绝对驳回理由的驳回复审申请时，通常会遵循商标局和商标评审委员 会联合颁布的《商标审查及审理标准》中的具体申查原则如果小请人能够将小请商标的情形归因至 《商标审査及审理标准》中规定的审查原则的例外情形，则申请商标有望核准注册。

因此，直接论证 部分往往是关于申请商标的情形属于审査原则的例外情形的论证2. 间接论证部分《商标法》第11条第2款规定：“前款所列标志经过使用取得显茗特征，并便于识别的，可以 作为商标注册因此，如果商标局以《商标法》第11条第1款所规定的绝对驳回理由驳回了商标 注册申请，则申请人可以举证证明其在申请商标的注册申请H前,长期将其本身不具有显著性的标志 作为商标使用在自己的商品上，申请商标与所使用的商品Z间己经建立起了很强的对应关系，相关公 众认为该标志指代的就是其使用人的商品，该标志事实上已经发挥出了区分商品来源的作用瀚标注 册申请人可以参照驰名商标的证据要求收集用以证明前述事实的证据二） 如何在驳回复审中应对商标局的相対驳回理由商标局的相对驳冋理由所依据的是《商标法》第30、31条的规定概括来讲，如果申请商标与 他人在先的引证商标（包括己注册的商标、初步审定公告的商标和注册申请中的商标）构成相同或类 似商品上的相同或近似商标的话，则中请商标会被商标局驳回在涉及相对驳回理由的驳回复审中，商标注册申请人向商标评审委员会提出的复审理由通常亦包 括直接论证部分和间接论证部分1. 直接论证部分如何论证申请商标与他人在先的引证商标并不构成相同或类似商品上的相同或近似商标，是驳回 复审成功的关键所在。

从逻辑上讲，只要下列任一条件成立，商标注册申请人亟需得出的“申请商标 与他人在先的引证商标并不构成相同或类似商品上的札I同或近似商标”的结论即可成立：（1） 申请商标所指定的商品与他人在先的引证商标所指定的商品并不构成相同或类似商品从制度设置上而言，商标评审委员会的商标驳回复审程序是商标局的商标注册申请审杳程序的延 续，两者均立足于商标注册审査的标准统一性和效率,因此，在商标局的注册中请审査程序和商标评 审委员会的驳回复审程序中，对于申请商标•与引证商标两者所指定的商品是否构成相同或类似商品的 判定往往严格遵循商标局最新颁布的《类似商品和服务区分表》对于商品类似关系的划分，鲜有突破 《类似商品和服务区分表》的做法因此，如果商标局是严格遵循《类似商品和服务区分表》而驳冋 商标注册申请的话，商标注册申请人往往很难成功论证“申请商标所指定的商品少他人在先的引证商 标所指定的商品并不构成相同或类似商品”但是，商标评审委员会在近几年的商标不予注册复审（原商标异议复审）和商标无效宣告（原商 标争议）案中突破《类似商品和服务区分表》对丁-商品类似关系的划分的做法越来越多原因在于， 商标不予注册复审、商标无效宣告与商标驳回复审相比，各自承载了不同的制度功能和价值取向：商 标驳回复审更加注重商标注册审査标准的统一性和效率,而商标不丫注册复审、商标无效宣告更加注 重保护特定民事权益、强调个案特殊性、更多地考虑案件的实际情况（如主张权利商标的使用情况、 知名度、显茗性，被异议商标/争议商标申请注册的主观恶意等）。

在实务中存在这样一种情况：申请商标和/或引证商标所指定的商品并非是《类似商品和服务区 分表》中的规范商品名称在此情况下，商标注册中请人就不应受限于商标局对该非规范商品名称所 划分的类別和类似群组，而应当从相关公众的一般认识出发，对小请商标与引证商标两者所指定的商 品的功能、用途、生产部门、销售渠道、消费群体等诸多方面进行逐一分析比对，找出差异点，最终 得出申请商标与引证商标两者所指定的商品并不构成类似商品的结论2） 中请商标与他人在先的引证商标并不构成和同或近似商标商标注册申请人可以将申请商标与引证商标相比较，从两者文字的字形、读咅、含义上的差异， 或者从两者图形的构图及颜色上的差异，或者其各要索组合后的整体结构上的差异，去论证申请•商标 与引证商标并不构成和同或近似商标在论述川请商标与引证商标存在上述差异而不构成相同或近似商标吋，应当结合《商标审查及审 理标准》中所给出的各项商标近似审查原则及其例外情形如果申请人能够将申请商标的情形归因于 这些审查原则的例外情形，则有與推翻商标局对丁-商标近似的认定，从而赢得驳冋复审2. 间接论证部分在完成了直接论证部分后，倘若商标注册申请人可以进一步举证证明如下事实，则可起到补强直 接论证部分的效果，从一泄程度上影响商标评审委员会审查员的自由心证，从而使案件审理朝有利方 向发展：（1） 申请商标与引证商标在市场上长期共存在中国或外国市场上，申请商标与引证商标在客观 上已长期共存，能够起到区分各自商品來源的作用，相关公众并未因申请商标与引证商标的共存而对 商品的來源产生混淆和谋认。

2） 存在有利的在先审查例在商标局或任何外国商标行政机关的审查实践中，存在口本案情况 相似的在先审查例，在这些审查例中，在相同或类似商品上彼此共存的两注册商标Z间的差别与申请 商标和引证商标之间的差别性质相同例如：被驳回的巾请商标的构成形式是“中文八”，而引证商标的构成形式是"中文B+中文A”， 则性质相同的中国在先审査例将会成为中请商标核准注册的重要参考3） 申请商标使用时间较长、己建立较高市场声誉和形成相关公众群体《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第1条规定，“对于使用时间 较长、已建立较高市场声誉和形成相关公众群体的诉争商标，应当准确把握商标法有关保护在先商业 标志权益与维护市场秩序相协调的立法粘神，充分尊重相关公众已在齐观上将相关商业标志区别开* 的市场实际，注重维护已经形成和稳定的市场秩序因此，如果申请商标存在使用时间较长、己建立较高市场声誉和形成相关公众群体的事实情况， 商标注册中请人应当在驳回复审中向商标评审委员会举证证明该事实，以争取中请商标的核准注册 商标注册申请人可以参照驰名商标的证据要求收集用以证明前述事实的证据二、通过采取驳回复审以外的辅助措施应对商标注册申请的驳回当商标局以和对驳回理由驳回商标注册中请时，除了向商标评审委员会提出驳回复审中请外，商 标注册川请人还可根据不同惜况采取以下一种或多种辅助措施，以消除引证商标所形成的在先权利障 碍，达到获得核准注册的最终忖的。

根据笔者的实务经验，商标注册申请人通常对以考虑采取以下辅助措施：（-）向商标局提出撤销连续三年不使用注册商标申请如果引证商标已注册且注册已满三年，•商标注册川请人可在提出驳冋复审申请的同时，尝试就引 证商标向商标局提出撤销连续三年不使用注册商标申请若引证商标被成功撤销，则申请商标便可核 准注册如果引证商标己注册但注册尚未满三年，商标注册申请人应持续监控该引证商标的法律状态，待 该引证商标注册满三年后，及时向商标局提出撤销连续三年不使用注册商标小请二）向商标评审委员会提出注册商标无效宣告中请如果引证商标己注册但注册尚未满三年，商标注册申请人可在提出驳回复审申请的同时，尝试就 引证商标向商标评审委员会提出注册商标无效宣告川请（如具备商标法规定的特定情形）o若引证商 标被成功宣告无效，则申请商标便可核准注册三） 适时向商标局提出商标异议申请如果引证商标尚未注册，商标注册申请人可在提出驳回复审申请的同吋，持续监控引证商标的法 律状态,并着手对该引证商标提出界议中请（包括界议理由的组织及证据的收集）一旦发现商标局 初步审定公告该引证商标，便在三个月的公告期内及时向商标局提出异议申请若异议敲终成功，则 申请商标便可核准注册。

四） 通过协商的方式获得引证商标的所有权或使用权在引证商标不存在可撤销或可宣告无效的情况卜一，或者商标注册申请人无法举证证明引证商标存 在对撤销或可宣告无效的情况卜・，商标注册申请人町与引证商标注册人进行协商，尝试将引证商标转 让至自己名下如果引证裔标被转让至商标注册申请人的名下，则可以基于“同一主体的在先商标不 构成对其在后近似商标注册的障碍”的原则消除该引证商标所形成的在先权利障碍如果转让不成，商标注册申请人也可退而求其次，考虑从引证商标注册人处获得使用许可若商 标注册申请人与引证商标注册人就商标使用许可成功达成i致，则商标注册申请人即便不亨有引证商 标的所有权，其也可依据所达成的商标使用许可合同，享有引证商标的合法使用权五） 通过协商的方式获得引证商标注册人出具的《商标注册同意书》，或与引证商标注册人达 成《商标共存协议》《商标注册同意书》是指在先引证商标注册人向在后商标注册小请人单方出具的同意申请瀚标注 册的意思表示《商标共存协议》是指在先引证商标注册人与在后商标注册申请人共同签订的关于同 意申请商标注册的协议作为共性，《商标注册同恿书》和《商标共存协议》均能反映在先引证商标 注册人同意在后瀚标注册申请人注册申请商标的意思表示。

在近些年的商标驳冋复审案件实务中，《商标注册同意书》和《商标共存协议》已经成为潇标授 权确权行政机关•人民法院适用《商标法》第30条（原第28条）审杳判断申请商标可否获准注册时 的重要考量因素因此，当商标局依拯《商标法》第30条的规定，以申请商标同他人在同一种商品或者类似商品 上已经注册的或者初步审泄的商标相同或者近似为由，驳冋申请商标的注册时，商标注册申请人可以 通过协商的方式，尝试获得引证商标注册人出具的《商标注册同意书》，或与引证商标注册人达成《商 标共存协议》以下几点值得特别注意：（1） 《商标注册同意廿》和/或《商标共存协议》如果形成于中国大陆地区内，则需要办理公证 手续；如果形成于中国大陆地区外，则需要办理公证、认证手续，并附上中文译文2） 如果中请商标与引证商标两者所指定商晶的类似程度、两者商标标识的近似程度均较高， 或者引证商标的知名度较高，则商标评审委员会通常较难依据《商标注册同意书》和/或《商标共存 协议》核准申请商标的注册此时，商标注册申请人需要考虑采取其他辅助措施六）就申请商标中冲突部分以外的剩余部分向商标局单独提出注册申请如果申请商标由多个部分纽合构成（例如：由文字部分和图形部分共同构成），仅其中一部分存 在与之相同或近似的在先引证商标（例如：仅文字部分存在权利冲突），则商标注册申诸人可以考虑 就申请商标中冲突部分以外的剩余部分（例如：图形部分）向商标局单独提出注册申请，以便就该剩 余部分及时获得保护。

七）就申请商标向商标局重新提出注册申请在釆取上述措施消除引证商标所形成的在先权利障碍的同时，商标注册申请人应当尽快就申请商 标向商标局重新提出注册申请在实务中，可能发生的i种特殊情况是：在商标注册申请人采取上述措施成功消除引证商标所形 成的在先权利障碍Z前，商标评审委员会就已做出。