提高fto检索质量与效率降低专利侵权风险fto检索操作实务经验浅谈.docx

提高 FTO 检索质量与效率，降低专利侵权风险‐FTO 检索操作实务经验浅谈作者姓名：孙宝海 作者单位：中国国际贸易促进委员会专利商标事务所摘要：FTO 检索是降低企业产品专利侵权风险的有效手段FTO 检索的检全率和检准率要求 较高，对专业人员在技术知识、法律知识、检索能力和专业精神等方面都有很高的要求，目 前专业服务机构在服务质量和水平上尚不能满足中国企业的迫切需求为此，本文根据日常 工作中的检索经验，介绍和提供了通过避风港技术检索确定检索主题、通过试探性检索确定 检索要素、检索结果筛选的一些小工具等措施，以提升 FTO 检索的检全率和检准率，提高 FTO 检索质量与效率，降低企业产品的专利侵权风险，更好地服务于中国企业关键词：FTO 检索，检全率，避风港专利，试探性检索，侵权风险一、引言当今世界，全球经济竞争格局逐步向以技术创新和知识产权控制能力为重心 的方向转变，知识产权日益成为国家发展的战略性资源和国际竞争力的核心要 素，知识产权规则国际化对经济社会发展的影响也日益加深与此相对应，国际 贸易中与技术贸易相关的知识产权壁垒不断加强，逐渐取代关税壁垒成为发达国 家贸易壁垒的主要形式。

随着国家知识产权战略的实施1以及中国企业向产业中高端的转移，必然导 致中国企业和发达国家企业的竞争进一步加剧，贸易摩擦不断升级目前，知识 产权壁垒已经成为发达国家针对中国企业的主要贸易保护手段据统计，自 2002年起，我国已经连接 9 年位居美国 337 调查涉案国家（及地区）的首位，而且最 近几年中国企业被调查的数量和比例都明显上升2在新产品上市前针对销售目标国进行 FTO 检索是降低专利侵权风险的有效 手段随着中国企业纷纷走出国门参与国际市场竞争，越来越多的中国企业认识1 国务院. 国家知识产权战略纲要. 2008.62杨铁军等. 企业专利工作实务手册【M】. 北京:知识产权出版社，2013.1 255到 FTO 检索的重要性，部分企业已经将 FTO 检索作为产品上市前必经的工作步骤， 非常需要中国知识产权专业机构为其提供高质量的 FTO 检索服务客观地说，目 前我国能够提供该类业务服务的专业服务机构数量还比较少，人才相对匮乏，整 体服务质量和水平等方面都有待提高，尚不能满足中国企业的迫切需求3二、FTO 检索介绍及问题的提出FTO (Free to Operate，运作自由)检索，或称为侵权风险检索，通常在新 产品上市之前被用于确定产品是否存在侵犯他人有效专利的风险。

FTO 检索通常 用于针对销售目标国的有效专利和已经公开尚未授权的专利申请进行，目的在于 确定出障碍专利并最终防范法律风险4通过 FTO 检索，使企业在产品上市之前 能够较清楚地了解产品可能存在的侵权风险，从而预先采取规避设计、取得专利 许可等方式规避或者减小风险，并且在产品上市后遭遇侵权诉讼时，对相关情况 有全面、清楚地认识，从而能够及时采取对自己最有利的措施和方案，减少损失， 甚至在侵权诉讼中取得优势或胜诉的结果FTO 检索是一个多环节相互联系的过程，通常包括以下几个步骤:（1）进行 检索准备，如理解客户的技术方案、解析确定检索主题；（2）确定检索要素及 其表达；（3）制定检索策略，构建检索式；（4）获得检索结果，筛选确定相关 文件最后完成检索报告FTO 检索的目标是尽可能全面、准确地发现新产品可能存在侵权风险的障碍 专利，从而有效防范法律风险FTO 检索和其他专利检索，如查新检索和无效检 索等相比，需要进行更“完整”的检索，因此，对于检全率有更高的要求这点 是 FTO 检索与其他专利检索之间的最大不同有些缺乏经验的检索员将 FTO 检索 作为查新检索或者无效检索进行处理，其检索结果中错过了较多存在潜在知识产 权风险的障碍专利，使得 FTO 的检索结果基本上失去了其应有的作用和效果。

基 于此完成的 FTO 检索报告并不能真正起到提示、规避风险的效果高检全率要求使得 FTO 检索的难度高于其他专利检索检全率要求 FTO 检索 从宽度和广度上扩展检索要素，使检索结果覆盖更全面，作为同一事物另一面，3吴孟秋，李慧. 知识产权代理机构如何开展好知识产权海外预警项目类业务 [G]//中华全国专利代理人协会.加强专利代理行业建设、有效服务国家发展大局, 北京:知识产权出版社，2013.7，424谢顺星等. 专利咨询服务【M】. 北京:知识产权出版社，2013.3 50其检索结果中包括的专利文件通常更多，给随后检索结果的筛选和准确定位障碍 专利带来了更多困难和挑战而客户愿意支付的检索费用以及客户对检索期限的 要求，形成了对 FTO 检索的检索效率的内在需求因此，FTO 检索需要兼顾检索 的检全率和检准率，这两点相互冲突，是矛盾的对立统一体如何确定检索策略 提高 FTO 检索的检全率和检准率，是 FTO 检索的难点和困难所在下面笔者结合自己的 FTO 检索操作实务经验，介绍 FTO 检索各个主要步骤中 需要注意的问题，以及针对上述难点所采取的措施三、 进行检索准备检索前的准备工作，涉及明确 FTO 检索所针对客户的产品、生产或销售目标 国、主要竞争者等信息，并选择专利检索数据库。

理解客户的技术方案并解析确 定检索主题也是检索前的主要工作一）理解客户的技术方案FTO 检索需要全面、深入地理解客户的技术对客户技术的理解决定了 FTO 检索的范围以及之后对检索结果的分析如果没有完全理解客户的技术，随后的 专利检索和分析可能存在严重缺陷，导致错过非常重要的专利对客户技术的理 解源于客户披露的信息以及对该技术的研究通常建议客户最好以书面方式提供 信息披露，并在信息披露中包含产品结构图、产品视图、工艺流程图等通过和 客户进行充分交流了解技术的细节，交流的方式可以包括面对面交流、会议、 阅读客户准备的技术文档，以及对客户技术的样品或者模型进行评价等二）解析确定检索主题FTO 检索的检全率要求从本质上要求对技术方案的每一个技术特征都单独 检索但是，对每一个技术特征都单独检索通常使命中专利数太大，随后的检索 结果筛选和专利分析工作变得不可行因此，一般情况下需要对客户的产品进行 解析以形成多个相对独立的检索主题各个检索主题之间可以相互独立，也可以 存在重叠或者交叉的部分各国专利法规定专利申请如果要获得专利权需要符合单一性，因此一件专利 申请的发明内容往往只涉及某项技术的某一创新点。

而一个产品或者一项技术往往是很多创新点的集合，其背后则对应着成千上万件的专利申请将客户的产品 分解为各个检索主题，一个目的在于细化该技术的分类，以更好地适应“专利” 本身的特点，便于后续专利检索和分析如果客户在委托时即明确指定了 FTO 检索的一个或多个检索主题，这种情况 下检索员需要考虑各个检索主题的划分是否合适，如果不合适需要对检索主题划 分和客户进行沟通确认大部分客户开始只提供整个产品或者技术方案的描述，并没有将产品划分为 各个检索技术点这时需要检索员和客户进行充分沟通，将产品或者技术方案拆 分出多个可以检索的检索主题，特别是对于比较复杂的产品或者技术方案检索 员为了能够合理确定检索主题，需要区分哪些技术手段或产品结果已经在本领域 中常用并属于公共领域、哪些特征或者特征组合可能侵犯他人知识产权对特定 的技术领域有很强的把握并且理解现有技术，对于检索员确定检索主题来说很重 要理想的情况是检索员具有与要检索的技术方案相同的技术背景，能够了解哪 些技术属于本领域公共技术，哪些技术可能受到专利保护但是，如果检索员的 技术背景只是与该技术方案所属领域相近，则需要通过教科书、专业词典等方式 了解该领域的基础知识，并通过与客户的充分沟通，了解该领域的基本技术发展 情况以及本领域的公用技术特征。

三）避风港技术避风港（Safe Harbor）技术是指已经进入公共领域、可以为公众自由使用 的技术避风港专利指包括避风港技术的失效专利，包括过期专利或已经放弃的 专利申请一项失效专利是否属于避风港专利需要视具体情况而定一个专利失效后， 虽然实施该专利的技术不会侵犯其本身的专利权，但仍然可能侵犯其他有效专利 的专利权一个专利如果已经超过法定专利保护期并且超过了所在国最长的专利 保护期（专利保护期可以延期的情况下），则可以保证其中公开的技术不会落入 任何有效专利的保护范围，该专利属于避风港专利在检索员与客户沟通过程中，部分客户会提供产品的哪些技术或者部件属于 公共领域的信息或意见，检索员有时可以根据客户提供的信息或者意见确定检索主题，避免将属于公共领域的技术包含到客户产品的检索主题中 但是，检索员需要意识到，客户提供的上述信息和意见不一定准确一些客户认为属于公共领域的技术可能实际上仍然受到有效专利的保护根据笔者的经 验，在检索准备阶段，可以建议客户或者与客户沟通进行避风港技术检索，以便 更好地确定检索主题避风港技术检索可以基于专利文件、非专利文献、或者基 于两者进行下面重点介绍一下避风港专利技术检索。

避风港专利技术检索针对的是申请日在 20 年（依赖于目标国的专利保护期， 或 25 年）之前的专利技术，从而确定客户的整个产品或者产品中哪些部分或者 部件所使用的技术已经进入公共领域避风港专利检索可以在划分检索主题之前基于整个产品进行，相当于检索要 素包括申请日且限定在 20-25 年之前的无效性检索如果发现破坏客户产品的新 颖性的避风港专利，则可以确定客户的产品不存在专利侵权风险即使不能发现 破坏客户产品新颖性的避风港专利，在避风港检索过程中发现的失效专利也可以 帮助检索员和客户深入理解客户产品中的哪些部分或者部件所使用的技术属于 公共领域，从而更好地确定可能存在侵权风险的技术点，从而更好地确定检索主 题避风港专利检索也可以在确定检索主题之后针对一个或者多个检索主题进 行对于一些检索主题包括的技术点，如果认为或者怀疑其很可能已经属于公共 领域，则可以针对该检索主题进行避风港专利检索，从而确认其是否真正属于公 共领域此外，根据在避风港专利检索过程中发现的过期的技术，客户可以改变或小 幅调整本产品的当前设计以“规避”可能的侵权情况例如，通过避风港专利检索发现了申请日为 1971 年 7 月 26 日的美国专利US3726404，该专利已经过期，并且超过了美国最长的 25 年保护期限，所以， US3726404 中包含的具有臭氧扩散器的净化饮用水的装置是可以免费自由使用 的技术。

笔者认为，在检索准备阶段，检索员和客户之间开放的分深入沟通交流非常 重要，以保证双方对于要进行的检索所包括的内容都有清楚的预期和认识四、 确定检索要素及其表达在完成检索准备之后，针对每个检索主题确定检索要素及其表达一）分类号和关键词分类号和关键词是经常使用的主要检索要素FTO 检索对于检全率的要求最 高，因此，分类号和关键词的表达应该尽量扩展，以符合检全率的要求1）分类号检索 使用分类号检索的优点在于其准确性和高效性分类号由专业人员按照技术内容划分，通常能够准确反映专利信息分类号具有一致性和规律性的特点，利 用分类号进行检索有利于快速确定所查找信息的范围，进而找到所需的相关信息5此外，分类系统的分类概念能够应用于所有的专利文件，而不需要依赖描述该专利内容的语言和非常用术语因此，通过分类号查询能够发现一些使用了不 清楚的语言或者非常用词语的专利，而这些专利很难通过直接的关键词检索发 现现有的分类系统包括国际上通用的 IPC 分类，此外，针对不同国家、不同数 据库可以选择各自的特有分类，如欧洲专利局（EPO）的 E。