美国专利法中的等同理论-----希尔顿化学公司案述评【法学理论论文】.doc

法学理论论文-美国专利法中的等同理论-----希尔顿化学公司案述评一．引言等同理论，又称等同侵权或依据等同理论的侵权（the infringement under the doctrine of equivalents），系相对于字面侵权（literal infringement）而言所谓字面侵权是指：以被控侵权的产品或方法与某一专利的权利要求书相比，被控侵权产品或方法具备了权利要求书中的每一个技术要素；或者说权利要求书里的每一个技术要素都可以在被控侵权的产品或方法中找到所谓等同侵权是指：被控侵权产品或方法中的一个或几个技术要素虽然与权利要求书中的技术要素不一样，但二者只有非实质性的区别；或者说，在专利法看来，被控侵权产品或方法中的那一个或几个技术要素等同于权利要求书中的某一个或某几个技术要素字面侵权和等同侵权都属于直接侵权从表面上看来，等同理论与权利要求书应当清楚表述专利保护范围的要求是不一致的按照专利法的要求，申请人应当在权利要求书中清楚而准确地界定受保护发明创造的范围而按照等同理论，法院在判定侵权的时候，又可以把权利要求中不存在的但又与权利要求实质上相同的东西纳入受保护的范围因此，适用等同理论可以说是专利侵权判定中的非正常方式。

对此，美国第二巡回上诉法院的法官汉德（Learned Hand）曾在 1948 年的“皇家打字机公司”一案中说：“在所有的辅助解释方式都穷尽以后，而且在权利要求也被扩展到了字面所允许的最大范围以后，法庭在适当场合会使它们覆盖更为广泛的含义如果它们极其僵硬地适用法律（它们从来不这样做），就会将专利权人推到重新授予专利权的方式上它们确实经常诉诸重新授予专利权的方式但并不总是如此，因为它们有时诉诸等同理论，以调和严厉的逻辑并防止侵权者偷取发明的好处毫无疑问，严格说来这是非正常的但这又是法庭几乎从一开始就坦率面对和予以接受的[1]等同理论与权利要求的撰写密切相关撰写权利要求是一个非常复杂的过程它涉及撰写人是否已经清楚了解应受保护的发明及受保护的范围，并且能否在此基础上清楚而准确地表述受保护的范围如果考虑到权利要求书往往是由专利代理人代为撰写或帮助撰写，这一点尤为明显撰写权利要求书还涉及现有的文字语言能否足够地用来描述一个前所未有的发明创造相对于人类丰富而多彩的思想观念和发明创意来说，人类的语言是贫乏的相对于一项崭新的和开拓性的发明创造来说，甚至难以找出适当的文字语言对之加以足够的描述除此之外，由现有技术水平所限定，发明人和撰写人可能还没有完全弄清有关发明创造的范围，更无法预料随着技术发展本来应当纳入受保护范围的某些东西。

这样，一方面是专利法关于权利要求书应当清楚而准确地表述专利保护范围的要求，一方面又是权利要求书不可能完全达到这一要求的现实在这种情况下，如果僵硬地解释权利要求，拘泥于权利要求的字面保护范围，必然不利于对专利权人的保护在美国的司法实践中，由法院重新解释权利要求书，适用等同理论，正是缓解上述矛盾的一种方法美国的等同侵权理论及具体判定方法都是由司法判例确立的早在 1814年的“欧迪恩”一案中（美国第一部专利法颁布于 1790 年），法官斯托里（Story）即说：“仅仅以似是而非的不同或轻微的改进，不能动摇原有发明人的权利[2]在 1854 年的“威南斯”一案中，最高法院认为，等同理论是指“权利要求及于所获专利的东西，而不论它的形式或比例是如何不同[3]根据这个观点，在适用等同理论确定被控产品或方法是否侵权时，可采用“权利要求及其等同物”的公式在 1878 年的“机器公司”一案中，最高法院指出：“从专利法的意义上说，某一事物的实质性等同物，是指与该物本身相同的东西所以，如果两件发明物以实质上相同的方式发挥着相同的功能，达到了实质上相同的效果，它们就是相同的，尽管它们的名称、结构或形状有所不同。

[4]确立美国现代等同理论的是 1950 年的“格拉夫”一案[5]在这一里程碑式的判例中，美国最高法院阐述了现代等同理论的基本轮廓及适用等同理论时应当考虑的一些要素其中有一段广为引用的话说：“等同的构成，必须在专利、现有技术和有关案件特定情形的背景中予以确定在专利法看来，等同不是某一公式的禁锢，也不是在真空中予以考虑的绝对它不要求每一个目的和每一个方面的完全一致在确定等同时，与某一事物相等的事物可能并不相互等同，而那些主要效果不同的事物可能会在有时等同必须考虑专利中某一技术要素所要达到的效果，它与其它技术要素合并时所产生的特性，以及它在操作时将要产生的功能一个重要因素是该领域中具有一般技术水平的人员是否有可能知道，专利中不存在的某一技术要素与专利中存在的那一技术要素具有可互换性自 1950 年的格拉夫一案以后，美国最高法院一直没有受理过有关等同理论的案件将近 50 年的时间里（1950—1997），在联邦地方法院和巡回上诉法院的一系列判决中，就如何适用等同理论，以及适用等同理论时应当着重考虑什么因素，逐渐产生了分歧其判决也不尽相同，有的甚至相反与此相应，美国的专利学术界和律师界也围绕司法实践中的有关问题展开了激烈的争论。

正是在这种背景之下，美国最高法院于 1997 年 3 月对希尔顿化学公司一案做出了判决，重新阐释了等同理论中的一些基本要素，澄清了下级法院和专利学术界及律师界争论的一些问题美国是一个以判例法为主的国家，一些重要的法律或规定往往见于有关的判例之中而不见于制定法中就专利法中的等同理论而言，希尔顿一案正是这样一个典型判例因此，本章打算对该案进行具体分析，并以该案为中心详细介绍美国等同理论中的一些基本问题二．案情简介原告希尔顿·戴维斯化学公司和被告华纳·詹金森公司都是生产颜料的企业它们的产品包括用于食品、药品及化妆品的 40 号红颜料和 60 号黄颜料在生产这些颜料的过程中，必不可免地会有一些杂质产生为了达到政府有关食品和药品纯度的严格要求，生产厂家必须设法除去颜料中的杂质希尔顿公司和华纳公司过去一直使用一种昂贵而浪费很大的“盐析”（salting-out）工艺，以纯化颜料自 1982 年开始，希尔顿公司就开始寻求一种替代“盐析”的工艺1983年，该公司完成了一项使用薄膜过滤的发明，并提出了专利申请1985 年，又就薄膜过滤工艺获得了一项改进专利其权利要求书中与本案有关的内容是：“一项用于纯化颜料的方法。

……其改进部分包括：在水溶条件下，……通过使用孔径为 5 至 15 埃米的薄膜进行外在过滤，从而使所说的杂质从所说的颜料中分离出来其外在过滤的流体静力压强大约为 200 至 400 英磅／平方英寸之间，pH 值大约为 6.0 至 9.0 之间希尔顿公司在最初草拟的权利要求书中没有提到具体的 pH 值的范围但在专利审查的过程中，发现另有一项专利披露了 pH 值为 9 以上的外在过滤方法因此，发明人在权利要求书中加入了“pH 值大约为 6.0 至 9.0 之间”的字样把 pH 值的上限定为 9.0 是为了区别于现有技术，对此原告和被告均无争议但为什么在权利要求书中多出了一个 pH 值的下限，却成为原告和被告争论的焦点，也构成了本案判决的一个关键要素华纳公司在 1982 年也尝试过用薄膜分离颜料的方法，但未获成功至1986 年，华纳公司再次开发以薄膜进行外在分离颜料的方法，获得成功其流体静力压强大约为 200 到 400 英磅／平方英寸，pH 值为 5.0同时，据专家举证，其薄膜孔径也在 5 至 15 埃米之间华纳公司是在全然不知希尔顿公司专利的情况下开发外在过滤方法的直到它在商业性地使用自己开发的方法后才得知希尔顿公司的专利。

而希尔顿公司也最终获悉华纳公司使用外在过滤法，并于 1991 年向俄亥俄州南区联邦地方法院提起了专利侵权诉讼被告主观上的不知是否可以免除侵权责任，也成为本案中反复争论的一个问题在初审中，原告承认不存在字面侵权，仅依据等同理论提出了侵权主张陪审团在九天的时间里考虑了双方提出的广泛证据，最后判定希尔顿公司的专利有效，华纳公司的等同侵权成立同时，陪审团还判定，华纳公司不是故意侵权，因而只判给希尔顿公司它所要求的赔偿金的百分之二十据此，初审法院下达永久性禁令，禁止华纳公司在低于流体静力压强 500 磅／每平方英寸和pH 值 9.0 以下的范围内使用外在过滤法被告不服，向联邦巡回上诉法院提起上诉联邦巡回上诉法院认为，这是一个有关等同理论的重大案件，有必要在此案的审理中澄清一些长期争论不决的问题于是，联邦巡回上诉法院采取了十二名庭审法官全体出席的方式，听审了希尔顿一案[6]1995 年 8 月 8 日，联邦巡回上诉法院以多数意见肯定了联邦地方法院的判决[7]，但判决的结果却是7 比 5 的尖锐分裂五名持反对意见的法官共写出了三份意见书，详细阐述了各自对于等同理论及其适用中的一些问题的看法另有一名持肯定意见的法官也写出了一份单独的意见书。

这些意见都集中又反映了当时美国司法界和专利学界有关等同理论的争论被告仍然不服，再次向最高法院提起上诉1997 年 3 月 3 日，最高法院做出判决，推翻联邦巡回上诉法院的判决，将案件发回重审[8] 三．等同理论是否继续有效在向最高法院的上诉中，被告首先提出，等同理论已经失效，最高法院应当判处其死刑被告的主要依据是：阐述现代等同理论的“格拉夫”案是在1950 年判决的，而现行专利法是于 1952 年制定的；前者与后者有许多不一致的地方，因而前者已经失效在这方面，被告具体提出了以下四点理由：1．专利法第 112 条要求专利权人在权利要求书中明确“要求”专利权所覆盖的发明创造等同理论与这一法定要求不一致2．等同理论绕过了专利法第 251 条和 252 条重新授予专利权的程序（该程序的目的是改正已授专利中的错误），也规避了有关该程序的限制性条件3．专利局的首要工作是通过专利审查程序确定专利保护的范围，而扩大专利保护范围的等同理论与之不一致4．1952 年修订专利法时，国会在第 112 条涉及“方式”（means）权利要求的部分中，具体而有限地提及了等同理论这就意味着国会已经否定了一般意义上的等同理论。

最高法院指出，被告提出的前三个问题并非新问题，它们早在 1950 年的“格拉夫”一案中就出现过而且，在当时就没有使多数意见信服[9]格拉夫一案是依据 1870 年专利法判决的但是，在涉及权利要求、重新授权和专利局的作用上，1952 年专利法的规定与 1870 年专利法的规定基本一致二者行文上的细微区别与格拉夫一案判决的结果毫无关系，因而不存在推翻它的任何依据而且，早在 1961 年的“艾若制造公司”一案中，最高法院就裁定：“1952年新专利法中界定侵权的第 271 条 a 款，丝毫没有损及有关直接侵权的全部判例法最高法院还说：“在本案中，我们没有任何理由得出不同的结论[10]被告提出的第四个问题，则是一个与 1952 年专利法有关的新问题在1952 年专利法的第 112 条中，国会专门加入了一个有关“方式”权利要求的部分，一般被称为“方式加功能”（means plus function）的权利要求其规定是：“权利要求书中的某一技术要素，可以表述为为了达到某一特定功能的方式或步骤，而不必引述与之相关的结构、材料、操作而且，这类权利要求也应解释为覆盖了专利说明书中描述的，与之相应的结构、材料、操作及其等同物。

这在 1870 年专利法中是没有的上述规定的基本含义是：发明人在权利要求书中不是从发明创造的结构、材料、操作来描述权利要求，而是从发明创造所要达到的特定功能的方式或步骤来描述权利要求按照这种权利要求的撰写方式，申请人可以用发明创造所达到的结果或功能来描述某一技术要素，而不必描述所使用的材料或所具有的结构例如，用“连结 A 和 B 的手段”，而不是“一枚螺栓”同样，在解释上，这类权利要。