专利侵权中的公知技术抗辩.docx

专利侵权中的现有技术抗辩> A前言现有技术或者现有设计，即公知技术或者公知设计，是 指申请日以前在国内外为公众所知的技术在专利侵权诉讼 中，原告主张被告实施的技术方案落入原告专利权的保护范 围被告通常会以自己实施的技术是一项在专利申请日前， 已为公众所知的技术，并未侵犯原告的专利权作为自己的抗 辩理由，这种抗辩就是现有技术抗辩或现有设计抗辩专利制度本身即是为了促进科学技术的进步，更好地促 进社会公共利益而进行的制度设置，因此在其运作过程中就 不可避免的引入成本效益的分析，避免在审查专利申请的过 程中耗费过多的成本具体而言，在发明专利申请过程中， 通过检索来确认对比文件，并以此为基础进行新颖性的判 断，不满足此条件即不符合专利授权条件由此可见检索对 于发明专利授权的重要性但是基于成本的考虑，经过检索 没有发现可以推翻非显而易见性的对比文件，且审查员认为 继续检索找到推翻专利申请的非显而易见性的对比文件的 可能性很小，因而没有必要时，可以停止检索，这也就从制 度层面为不符合专利授权标准的申请授予专利权留下了空 间而实用新型专利在申请时只进行形式审查，并不进行检 索和使用对比文件判断新颖性、创造性的工作，因此得到实 用新型专利权的技术方案并不一定符合专利授权的标准。

一、现有技术和现有设计抗辩的由来在我国的司法实践中，现有技术和现有设计抗辩也是应 客观现实的需要而产生，其最初出现并无明确的依据，随着 专利理论的发展，法官在个案中基于公平的理念，对于被诉 侵权技术方案明显是使用现有技术和现有设计而被纳入专 利权保护范围的情况进行纠正，驳回专利权人的诉讼请求现有技术和现有设计抗辩最早出现于最高人民法院 2001 年 6 月 19 日通过的《关于审理专利纠纷案件适用法律 问题的若干规定》第九条的规定该条第一款（二）项规定 了人民法院在审理侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件 中，被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效，且被告提 供的证据足以证明其使用的技术已经公知时，人民法院可以 不中止诉讼最高人民法院对此的解释是：在专利利侵权诉 讼中，人民法院可以不管专利权人的实用新型、外观设计专 利是否具备授予专利权的条件，被告只要能够举证证明其使 用的技术是自由公知技术，人民法院就可以根据公知技术抗 辩这一公认的审判原则，直接判决被告不侵权公知技术抗 辩原则是基于自由公知技术已成为人类共有的财富，大家都 可以无偿的利用这样一个自然法则而产生的原则因此，采 用公知技术抗辩的方法来回避专利侵权诉讼中专利权的授 权条件问题而直接对专利侵权诉讼作出判决，这是在专利权 由行政部门授予、专利侵权由司法部门审理截然分开的国家 所通常采用的一种做法。

①2001年的司法解释中，虽然没有 明确肯定现有技术和现有设计抗辩，但它实质上认可了现有 技术和现有设计抗辩是合法的抗辩理由并在现有技术或现 有设计抗辩成立的情况下，法院不必中止案件审理，可以直 接作出不侵权的判决 2001 年司法解释规定的不足之处在于 仅适用于实用新型和外观设计专利权，对发明专利权并不适 用 2008 年修改《专利法》时，正式将现有技术和现有设计 抗辩写入了《专利法》在下面的讨论中，为了方便论述，将“现有技术和现有 设计抗辩”简称为“现有技术抗辩”，并仅结合发明和实用 新型专利权进行讨论，但讨论的结论在多数情况下同样适用 于对外观设计专利权的现有设计抗辩二、现有技术的范围2008 年修改的《专利法》第二十二条第五款关于现有技 术的规定是：本法所称现有技术，是指申请日（有优先权的， 指优先权日，下同）以前在国内外为公众所知的技术根据 该条款的规定可以理解为现有技术的成立，应符合以下条 件：1、该技术的产生应早于专利申请日；只有早于专利申 请日的现技术才能被称为是现有技术 2、在国内外为公众 所知；为公众所知是现有技术的核心只有以各种方式为公①参见最高人民法院民三庭：“如何理解最高人民法院关于专利法（2001）法释21号司法解释？（一）”, 载 密的形式存在，不为公众所知，也不能构成现有技术。

三、现有技术抗辩的判断标准 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法 律若干问题的解释》第十四条规定：被诉落入专利权保护范 围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征 相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实 施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术从上述解 释可知，应从以下几个方面去判断现有技术抗辩是否成立：1、判断是否全面覆盖现有技术中的技术特征，应当 包括与被诉侵权的技术特征全部相同或无实质性差异的技 术特征即被诉落入专利权保护范围的全部技术特征应在现 有技术方案中全部公开缺少一个以上被诉侵权的技术特 征，不能认定为，被诉侵权人实施的技术是现有技术；2、以类似新颖性的角度判断一种观点认为，《专利法》 中规定“其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设 计”应理解为判断被控侵权人实施的技术方案是否属于现有 技术应当采用与新颖性判断基本相同的判断方式，即只有当 被控侵权人实施的技术方案与其举证的一项现有技术相比 不具备新颖性的情况下，才应当认定现有技术抗辩成立①笔 者赞同此观点根据 2009 年最高法院的司法解释第十四条①尹新天•中国专利法详解[M].北京：知识产权出版社，2011： 701. 规定可知，法院在审查现有技术抗辩时，应采用单一的现有 技术进行对比，此规定与《专利审查指南》中关于新颖性“单 独对比”的审查标准相吻合；①其次，司法解释中“相同或 者无实质性差异的”的判断标准也与《专利审查指南》中关 于新颖性“惯用手段的直接置换”的审查标准相一致。

由此 可见，最高法院司法解释中，采用的是类似新颖性的判断标 准四、现有技术、专利技术、侵权技术的比对方式 技术对比规则是现有技术抗辩适用的核心问题，也是目 前争议很大的问题在现有技术抗辩中，可能出现三组技术 比对关系：1.侵权技术与专利技术； 2. 专利技术与现有技术；3. 侵权技术与现有技术2008 年修改的《专利法》中规定： 在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或 者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权 笔者认为，上述条文的规定应采用的是第三组比对关系，即 优先将被诉技术与现有技术进行比对最高法院的解释中也 将被诉落入专利权保护范围的技术特征是否与现有技术方 案中的相应技术特征相同或者无实质性差异作为判断现有 技术抗辩成立的依据采用上述比对规则，在维护当事人合法利益的前提下， 即可以提高专利侵权案件审判效率，又可以回避法院对专利①国家知识产权局•专利审查指南2010 [M].北京：知识产权出版社，2010:第二部分第三章3.2. 权效力的评价，避免司法认定与行政认定相冲突的问题五、关于抵触申请1、抵触申请的定义 抵触申请是指由任何单位或者个人就同样的发明或者 实用新型在申请日以前向国务院专利行政管理部门提出，并 且在申请日以后公布或公告的专利文件。

2、抵触申请是否可用于现有技术抗辩《专利法》第二十二条规定，抵触申请只能用于评价专 利的新颖性，不能用于评价专利的创造性对于抵触申请文 件是否可以用于现有技术抗辩，一直是大家争论的话题一 种观点认为 “抵触申请”不能作为现有技术抗辩的依据， 这是因为“抵触申请”的内容在专利侵权纠纷所涉及的那一 专利权的申请日之前还没有为公众所知，因而还不属于现有 技术或者现有设计的范畴①也有学者认为，使用现有技术 抗辩原则的基础是该技术被在先公开，即只有已经被公开的 技术才可以作为抗辩的依据抵触申请不具有这种属性，不 可以作为抗辩的依据②笔者认为，抵触申请也可用于现有 技术抗辩的依据 1、所谓现有技术，其本义的确是不包含 抵触申请文件，但设立现有技术抗辩制度的目的在于节约当 事人的诉讼成本，提高审判效率，对因不符合授权条件的技 术方案纳入专利权保护范围的情况进行纠正从这个意义上① 尹新天•中国专利法详解[M].北京：知识产权出版社，2011： 697.② 张荣彦•也谈现有技术抗辩的认定[J].中国专利与商标，2007 (4)： 65—67. 讲，如果抵触申请的存在确实会导致专利权丧失新颖性，那 么就有必要将其纳入不侵权抗辩的依据范围；2、如前所述， 现有技术抗辩，采用的是一种类似新颖性的判断标准，抵触 申请文件只能用于新颖性的判断，将抵触申请作为现有技术 抗辩的依据，也不违背立法的本意； 3、最高法院在《关于 充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展 大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》第十四条 中也提到，“被诉侵权人以实施抵触申请中的技术方案或者 外观设计主张其不构成专利侵权的，可以参照现有技术或者 现有设计抗辩的审查判断标准予以评判。

①由此可见，最高 法院对抵触申请文件的适用采取参照现有技术抗辩执行的 态度综上，现有技术抗辩制度是依据专利制度的基本原理和 我国现存大量瑕疵专利权的现实产生的，作为专利侵权诉讼 中一项重要的不侵权抗辩制度，对于完善我国专利立法、专 利司法等方面具有重大的意义但我们也应注意到，由于我 国采用专利无效程序与侵权诉讼程序分立的格局，对于专利 权的效力问题，司法权利不应过多的加以干预所以应尽量 缩小法院审查的范围，将对现有技术抗辩的审查，限定在相 对容易判断的新颖性审查较为合适①最高人民法院，关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调 发展若干问题的意见〔N〕人民法院报，2011-12-21 (1-2)。