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1 Copyright ©2017 Lung Tin 浅议优先权中相同主题的判断及其在实践中的运用浅议优先权中相同主题的判断及其在实践中的运用 优先权原则在各国专利制度中占有重要地位，在各国专利制度仍然彼此独立的状况下，是使申请人能够在 世界各国就其发明创造获得专利保护的重要保障中国《专利法》第 29 条规定：申请人自发明或 者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二 个月内，或者自外观设计在外国第一次提出专利申请 之日起六个月内，又在中国就相同主题提出专利申请 的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国 际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有 优先权申请人自发明或者实用新型在中国第一次提 出专利申请之日起十二个月内，又向国务院专利行政 部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权 可见， 无论外国优先权还是本国优先权，在核 实优先权成立时均以是否属于“相同主题”为一般的 判断标准 《审查指南》 （2010 版）第二部分第三章 4.1.2 规定：专利法第二十九条所述的相同主题的发明或者 实用新型，是指技术领域、所解决的技术问题、技术 方案和预期的效果相同的发明或者实用新型。

但应注 意这里所谓的相同，并不意味在文字记载或者叙述方 式上完全一致 如果在后申请与在先申请的技术方案在表达上 的不同仅仅是简单的文字变换，或者在后申请的技术 方案是能够从在先申请中直接和毫无疑义地确定的 技术内容，则两者也属于相同主题的发明创造也就 是需要判断技术方案是否实质上相同，而排除了“上 位概念与下位概念” 、 “惯用手段的直接置换”或“数 值范围交叉或者部分重叠”等 【案例 1】① 在先申请记载了一种包含元素 Fe 的磁性材料 在后申请请求保护一种包含过渡金属元素的磁性材 料 【案例分析】 在后申请包含过渡金属元素的技术方案在在先 申请中并没有记载，尽管在先申请中记载了包含元素 Fe 的技术方案，并且元素 Fe 是过渡金属元素的下位 概念，但也不能由在先申请直接和毫无疑义地确定包 含过渡金属元素的技术方案，所以在后申请不能享受 在先申请的优先权 如果在先申请记载的是包含过渡金属元素的磁 性材料，没有记载包含元素 Fe 的磁性材料，而在后 申请请求保护包含元素 Fe 的磁性材料，在后申请同 样不能享受在先申请的优先权 【结论】在后申请与在先申请中的某个（些）特 征属于上、下位的关系，则在后申请不能享受在先申 请的优先权。

【案例 2】 在先申请记载了一种采用钉子进行固定的装置 在后申请要求享受在先申请的优先权，但其请求保护 一种采用螺栓进行固定的装置 【案例分析】 尽管用螺栓固定与用钉子固定属于惯用手段的 直接置换，但由在先申请的技术方案并不能直接和毫 无疑义地确定在后申请的技术方案，因此，在后申请 不能享受在先申请的优先权 【结论】如果在后申请要求享受在先申请的优先 权，但在后申请中的某个（些）技术特征是在先申请 中某个（些）技术特征的惯用手段的直接置换，则在 后申请不能享受在先申请的优先权 【案例 3】 表 1 列出了在先申请中氧气含量为第 1 列的数值， 在后申请中氧气含量为第 2 列的数值，其他技术特征 相同时，在后申请是否能够享受在先申请优先权的一 些判断示例 2 Copyright ©2017 Lung Tin 表 1 数值范围部分重叠的判断示例 在先申请：一种可燃气体，其中氧气的体 积含量为 在后申请：一种可燃气体，其中氧气的体积含量为 分 析 20%～50% 30%～60% 在后申请的氧气含量范围30%～60%与在先申请氧气含量范围20%～50%仅仅是部分重叠， 在先申请并没有记载氧气含量范围为50%～60%，也没明确记载氧气含量为30%，因而不能由在先申请直接和毫无疑义地确定氧气含量范围为30%～60%的技术方案， 在后申请不能享受在先申请的优先权 20%～50%、30% 30%～50% 在先申请虽然没有明确记载氧气含量范围为30%～50%， 但由于在先申请记载了氧气含量范围为20%～50%并且还记载了氧气含量可以是30%，由在先申请可以直接和毫无疑义地确定氧气含量范围可以是30%～50%， 因此在后申请可以享受在先申请的优先权 20%～50% 30%～50% 在先申请没有记载30%这个点值，不能由在先申请直接和毫无疑义地确定氧气含量可以为30%～50%， 因此在后申请不能享受在先申请的优先权 20%～50%、30%、35% 30%、35%、50% 在先申请已记载了30%、35%两个点值和50%这个端点，因此在后申请可以享受在先申请的优先权 20%～50%、30% 30%、35%、50% 在先申请中记载了氧气含量为30%和50%的技术方案，因此，在后申请中氧气含量为30%和50%的技术方案可以享受在先申请的优先权；在先申请中没有记载氧气含量为35%的技术方案，并且这一技术方案也不能从在先申请中直接和毫无疑义地确定，因此在后申请中氧气含量为35%的技术方案不能享受在先申请的优先权 20%、50% 20%～50% 在先申请没有记载氧气含量为20%～50%之间的范围内的技术方案，并且也不能从在先申请中直接和毫无疑义地确定这一技术方案，因此在后申请不能享受在先申请的优先权 3 Copyright ©2017 Lung Tin 【结论】如果在后申请请求保护的技术方案中包 含数值范围，而该数值范围与在先申请记载的数值范 围不完全相同，而是部分重叠，则该在后申请不能享 受在先申请的优先权。

在判断在后申请是否与在先申请属于相同主题 时，应把在先申请作为一个整体进行分析研究，这个 整体既包括在先申请的说明书和权利要求书（不包括 摘要） ，同时也应该包括说明书附图附图属于在先 申请说明书和权利要求书记载的范围，对有附图的发 明及实用新型专利申请来说，说明书附图是申请人披 露其发明内容的重要手段，往往能够对准确理解技术 方案起到重要作用 在第17763号无效宣告请求审查决定涉及的无效 案件中， 无效请求人认为： 权利要求１中限定的 “凹 字形断面的一侧设置有内圆外方的内腔”在优先权文 件中不存在合议组认为：根据优先权文件说明书的 记载并结合附图可知，优先权文件实际上包括该专利 权利要求１ 中上述技术特征的内容，因此两者属于 相同主题的发明创造，权利要求１可以享有优先权② 综上所述，在判断是否属于相同主题时，应当先 申请作为一个整体考虑，在后申请是否能由在先申请 直接、毫无疑义地确定而在后申请是对在先申请的 修改、补充、完善，以获得更全面的专利保护这就 提醒我们应当注意，在撰写优先权文件时，尽量将某 个 （些） 特征的上位概念和下位概念都记载在文件中； 对于数值范围，应当尽可能多地记载数值范围内的具 体数值；对于存在惯用手段直接置换的特征，尽量将 能够置换的特征都记载的在先申请中。

如此，可以避 免在后申请通过对在先申请修改、补充、完善时引入 新的特征，导致出现新的技术方案，进而不能享有在 先申请的优先权 需要特别指出的是，如果因为对在先申请的修改、 补充、完善等而导致不能享受优先权的情况下，则时 下流行的提前公开就应当特别慎重因为要求提前公 开(3~6 个月或更早)，有时会出现在先申请已经公开， 但是在后申请尚未递交的情形在这种情况下，如果 在后申请因为前述原因而不能享受在先申请的优先 权，则已经公开的在先申请就成了在后申请的现有技 术，可用于评价在后申请的新颖性和创造性，有时会导致申请人自身的在先申请否定了自身的在后申请 的专利性 例如，在一专利无效事件中，一化合物晶体专利 (专利号：ZL201510398190.1，申请日 2015 年 7 月 8 日)共包括 10 项权利要求，权利要求 1~3 是涉及化合 物晶体的产品权利要求，权利要求 4~9 是涉及化合物 晶体制备的方法权利要求，权利要求 10 是该化合物 晶体制药用途权利要求与该专利相关的专利申请包 括：CN104072413(申请日是 2014 年 7 月 8 日，公开 日是 2014 年 10 月 1 日)，即该专利的在先申请(无效 中的证据 1)；及 CN1016762677(申请日是 2008 年 9 月 16 日，公开日是 2010 年 3 月 24 日)，即与该化合 物晶体专利相关的化合物专利申请(无效中的证据 6)。

在无效过程中，复审委认为该专利的权利要求 3 因为增加一技术特征，权利要求 4~9 因为删除了部分 技术特征，而导致这些技术方案没有记载在在先申请 文件中，因而不能享受优先权；同理，权利要求 10 引用权利要求 3 时的技术方案也不能享受优先权 更 不 可 思 议 的 是 ， 该 专 利 的 在 先 申 请 CN104072413 的公开日还早于该专利的申请日，因而 可以作为评价该专利新颖性和创造性的现有技术 最终，复审委认定该化合物晶体专利的权利要求 4~9 相对于证据 1 不具备新颖性，权利要求 1~3 和 10 相对于证据 6 和公知常识不具备创造性，专利被全部 无效 上面的事例也给出这样的启示，由于中国专利实 践对优先权是否成立的要求比较严格，可能导致部分 权利要求的优先权不能成立(尤其是在优先权为美国 临时申请的情况下)所以，在无效程序中，值得优先 挑战优先权，特别是在检索到了中间文件的情况下 参考文献 ① 中华人民共和国国家知识产权局．审查操作 规程［Ｍ］ ．北京：知识产权出版社，2011 ② 王普天，李亚林. 专利优先权核实中相同主 题的判断标准研究.专利代理［J］.86-90 4 Copyright ©2017 Lung Tin 本文不等同于法律意见， 如需专项法律意见请咨询我公司专业顾问和律师。

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