代理实务总结.doc

1专利代理实务A22：授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性新颖性，是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所致，也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果新颖性：现有技术，在申请日（优先权日）之前处于能够为公众获得的状态现有技术公开方式包括， （国内外）出版物公开、 国外使用公开、其他方式公开（口头公开等，如口头交谈、报告、讨论会发言、广播等能够使公众得知技术内容的方式） 抵触申请不属于现有技术，因此不能用于评价创造性 、对于 PCT 国际申请，必须是由他人向中国专利局提出的申请，仅仅指定中国是不够的，必须在中国公开，即 PCT 申请必须进入中国如果国际申请日在先，国际公开日和中国公开日在后，则为抵触申请；如果国际公开日或中国公开日在先，则构成现有技术，不存在抵触申请的问题。

新颖性的审查基准为：相同内容的发明或实用新型（技术内容完全相同，即技术领域、所解决的技术问题、技术方案、有益效果相同） 、具体的下位概念和一般的上位概念、惯用手段直接置换、数值和数值范围新颖性审查的一般步骤：评价新颖性，是用申请的各项权利要求（技术方案）与现有技术或抵触申请的每项技术方案单独对比1、判断技术方案是否相同① 确认权利要求中的技术方案；② 分解成技术特征；③ 识别对比文件技术方案所有技术特征；2④ 全部技术特征逐一对比2、确定是否适用于相同领域、解决相同的技术问题、具有相同的预期效果3、综合上述分析确定是否是相同的发明创造新颖性评价套话：权利要求 1 不具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性对比文件 1 的保护客体是……对比文件 1 公开了技术特征 A，即权利要求 1 的特征 M ，还公开了技术特征 B，即权利要求 1 的特征 N，……对比文件 1 未公开的技术特征为……，该特征可直接地、毫无疑义地从对比文件 1 中得到，因此为隐含公开则对比文件 1 公开了权利要求 1 全部的技术特征，因此两者的技术方案相同，权利要求 1不具备新颖性新颖性答复套话：本发明权利要求1与公开了…的现有技术（或抵触申请）的对比文件X相比，或与公开了…的现有技术（或抵触申请）的对比文件Y相比，不论是对比文件X还是对比文件Y，都没有公开权利要求1中特征部分的内容，即“……”（区别特征）。

因此，权利要求1的技术方案相对于对比文件X来说是新的，具有专利法第22条规定的新颖性同理，相对于对比文件Y也是新的，具有专利法第22条规定的新颖性理由和结论分开撰写，体现单独对比原则）答复新颖性之后，一定要答复创造性创造性：创造性的审查就是判断发明是否具有突出的实质性特点和显著的进步突出的实质性特点，是指发明相对于现有技术，对所属技术领域的技术人员来说，是非显而易见的如果发明是其所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者有限的实验可以得到的，则该发明是显而易见的，也就不具备突出的实质性特点，从而不具备创造性显著的进步，是指发明是否具有有益的技术效果只要申请的技术方案中存在的区别特征产生技术效果，则该技术方案具有创造性只要技术方案中存在区别特征，则该技术方案具有新颖性（不考虑效果） 突出的实质性特点判断（三步法）：① 确定最接近的现有技术；② 确定发明的区别特征和实际解决的技术问题；③ 判断要求保护的发明对所属技术领域的技术人员来说是否显而易见，即存在技术启示，得出是否具有突出的实质性特点的结论进一步根据实际解决的技术问题，说明其有益效果，以说明技术方案具有显著的进步。

3最接近的现有技术，是指现有技术中与要求保护的发明最密切相关的一个技术方案，它是判断发明是否具有突出的实质性特点的基础最接近的现有技术，例如可以使，与要求保护的发明技术领域相同，所要解决的技术问题、技术效果或者用途最接近和/或公开了发明的技术特征最多的现有技术区别特征所解决的问题，就是发明所解决的技术问题给予最接近的现有技术，重新确定该发明实际解决的技术问题， “实际解决的技术问题”可能不同于说明书中所描述的“技术问题” “技术问题”对应独立权利要求中的“必要技术特征” ， “实际解决的技术问题”对应权利要求中对新颖性做出贡献的“区别特征” 判断是否显而易见，在最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题的基础上，解决发明实际解决的技术问题……，发明所采用的技术手段（区别特征）……，在其他现有技术中有所披露，且作用……与在本发明中的作用相同因此区别特征在现有技术中存在“技术启示” 显著的进步判断：① 比现有技术具有更好的技术效果；② 采用技术构思不同的技术方案解决同样的技术问题；③ 代表某种新技术发展趋势；④ 尽管在某些方面有负面效果，但在其他方面具有明显积极的技术效果因此，……具有突出的实质性特点和显著的进步，因此具有专利法二十二条三款所述的创造性。

判断创造性的辅助性审查基准：（是创造性的充分条件，但不是必要条件）① 解决了人们一直渴望解决，但始终未能获得成功的技术难题；② 发明克服了技术偏见；③ 发明取得了预料不到的技术效果；④ 发明在商业上获得成功创造性评价套话：权利要求 1 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性对比文件 1 为最接近的现有技术（一定要考虑技术领域） ，公开了一种……权利要求 1与对比文件 1 的区别特征在于“……” 确定本发明所要解决的（实际解决的）技术问题为：……对比文件 2 也公开了一种……，其技术特征为……，所起到的作用与前述实际解决的技术问题相同同时，对比文件 2 给出了将“……”应用到对比文件1 中解决……的技术启示，因此本领域的技术人员容易将两篇对比文件结合得出权利要求 1 的技术方案，因此权利要求 1 不具备创造性4创造性答复套话：权利要求 1 相对于对比文件 1、2 具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性对比文件 1 公开了……，权利要求 1 与对比文件 1 的区别特征在于“……”确定本发明所要解决的技术问题为：……对比文件 2 虽然也公开了……的技术特征(区别特征)，但其与本发明中……（区别特征）所起的作用不一样，不存在利用……（区别特征）解决上述技术问题的技术启示。

两对比文件的组合无法获得权利要求 1 要求保护的技术方案，因而发明相对于这两篇对比文件是非显而易见的，因此具有突出的实质性特点和显著的进步，具备专利法第 22 条规定的创造性实用性：申请的主题必须能够在产业上制造或使用实用性的判断需在新颖性和创造性的判断之前进行实用性的审查基准：① 无再现性；② 违背自然规律；③ 利用独一无二的自然条件的产品；④ 非治疗目的的外科手术方法；⑤ 无机及效果；⑥ 极限生理测量方法均无实用性A23：授予专利权的外观设计，应当同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同和不相近似，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突A26（3）：说明书应当对发明或者实用新型做出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准；必要的时候，应当有附图摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点从本专利说明书的描述可以看出，本专利要解决的技术问题是……；解决该技术问题的技术方案是……；技术效果是……本专利的目的在于提供一种全耐火纤维复合防火隔热卷帘，而根据说明书所记载的技术方案，本领域的技术人员采用该技术方案并不能达到“全耐火”作用，因此，专利权人在专利文件中可能存在未充分公开的技术，即本专利不符合专利法第 26 条5第 3 款有关充分公开的规定。

该条规定，要求专利申请说明书应当公开的技术方案，是以本领域普通技术人员可以实施为前提的……普通技术人员借助于本领域的技术常识可以实施本专利技术，因此本专利说明书中不存在公开不充分的问题A26（4）：权利要求应当以说明书为依据，说明要求专利保护的范围权利要求的功能性描述能否得到说明书的支持：判断原则以本领域技术人员是否能够从说明书中公开的内容直接得到或者概括得出该权利要求的范围，并且不超出说明书记载的内容对于权利要求中的以功能来限定的技术特征，如果所属技术领域的技术人员能够明了此功能也可以采用说明书中未提到的其它替代方式来完成的话，则权利要求中用功能限定该特征的写法是允许的因此权利要求 1 中以“联接”这种功能特征来描述说明书中所记载的某一具体“联接”方式，符合“审查指南”中对A26（4）的解释，即权利要求 1 符合 A26（4）的规定A31（1）：一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，可以作为一件申请提出R35：依照专利法第三十一条第一款规定，可以作为一件专利申请提出的属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，应当在技术上相互关联，包含一个或者多个相同或者相应的特定技术特征，其中特定技术特征是指每一项发明或者实用新型作为整体，对现有技术作出贡献的技术特征。

单一性是驳回条款，不是无效条款分案申请可以保留原申请日，原申请享有优先权的，分案申请可以保留原优先权日对于已提出过分案申请，申请人需要再次提出分案申请的，再次提出的分案申请的递交时间仍应当根据原申请审核A33：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围R2：专利法所称发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案6专利法所称实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案专利法所称外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所做出的富有美感并适于工业应用的新设计R13（1）：同样的发明创造只能被授予一项专利R20（1）：权利要求书应当说明发明或者实用新型的技术特征，清楚、简要地表述请求保护的范围权利要求的技术方案在说明书中存在一致性的表述，并不意味着权利要求必然得到说明书的支持；独权得到说明书的支持，并不意味着从权也必然得到支持；方法权利要求得到说明书支持，并不意味着产品权利要求必然得到支持所属领域的技术人员能从说明书中记载的实施例或实施方式联想到此权利要求所概括的技术方案。

对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式清楚：权利要求的保护客体清楚，主题名称能够表明权利要求的类型是产品权利要求还是方法权利要求，主题名称还应当与权利要求的技术内容相一致一种……技术”，“一种……产品及其制造方法”，“一种装置/配方/设计”，“一种…装置，特别是/例如……”均是不允许的权利要求的保护范围清楚，①各个技术特征以及各技术特征之间的关系应当清楚，不能为要素的简单罗列②正面描述，尽量避免采用否定句式而造成保护范围不当等”、“或类似物”、“例如”、“最好是”、“尤其是”，当权利要求中出现“上位+下位”的两个范围的概念均是不允许的当出现“等”、“或类似物”，与使用“约”、“接近”这类用语，依情况而定，如不会导致权力要求不清楚（非关键技术，不影响实际效果），则允许权利要求之间的引用关系应当清楚，符合逻辑，择一引用，避免多项引用多项从权引用部分的主题名称应与其所引用的权利要求主题名称一致权利要求中可以有标号，但需用括号标注于对应的特征之后如第一位置（1）、第二位置（2）√，位置（1）、位置（2）×单一性：7满足单一性的多个独权：a一种……方法，b、一种实施如权利要求a所述方法的装置。

a、一种……产品，b、一种制造如权利。