美国最高法院2017年度知识产权判例解析.docx

内容提要美国最高法院在2017年开庭期仅就三起知识产权案件作出判决，这是最近十年来数量较少的一次，但这些案件所处理的争议引发广泛关注，包括专利损害赔偿的计算、双方复审程序的合宪性、双方复审的裁决范围等在这些争议的背后，还涉及诸如专利法的域外效力、专利权的财产权本质属性、法律解释等更加宏大的议题它们对于深入理解专利法具有重要意义一、前言根据其官网显示，美国最高法院在2017年开庭期（2017年10月至2018年6月）共审理并判决76起案件，这一数据与往年持平但该年度所判决的知识产权案却是最近十年来数量较少的一次，与2009年、2015年的相同，均为三件而且，这三件知识产权案全部为专利案件（参见表1）该年度也是自戈萨奇于2017年4月宣誓就任大法官以来参加审判的第一个完整的工作年在知识产权案件方面，他代表美国最高法院撰写了其中一份判决书，并在另一起案件中撰写了反对意见书另外值得关注的是，肯尼迪大法官在该年度结束之际宣布，其于7月底退休，这就使刚刚补充完整的美国最高法院又添变数，当然也为特朗普总统提供了第二次提名大法官的机会7月9日，特朗普总统很快宣布，提名布雷特卡瓦诺（Brett Kavanaugh）为接替肯尼迪大法官的候选人。

10月6日，参议院以50:48的投票结果通过了此项提名，卡瓦诺已宣誓就任第114位美国最高法院大法官卡瓦诺法官此前任职于哥伦比亚特区联邦巡回上诉法院，曾经担任肯尼迪大法官的书记官，也被认为属于保守派因此，这一结果将使得美国最高法院继续保持保守派力量的多数地位在2017年开庭期判决的这3起知识产权案件（参见表2），从时间上看，前两起案件是在同一天开庭进行口头辩论，并且在同一天作出判决的，而另一起案件则是在该年度临近结束之际才作出的判决从案件所涉及的争议看，前两起案件均涉及专利法中的双方复审程序（inter partes review，以下简称IPR），一是其合宪性问题，二是双方复审的审查范围问题另一起案件则针对侵犯专利权的损害赔偿计算问题，即侵权人在国外所获得利益是否算作侵权获利从判决结果来看，三起案件均不属于全体一致判决（unanimous decision），反映出大法官之间对前述问题存在不同意见，其中两起案件撤销了巡回法院的判决，一起案件是予以维持以下按照不同主题，分别介绍该年度知识产权案件的基本案情、判决结果与依据，并对每一案件作一简要评论二、专利损害赔偿的计算：国外的收入是否算作侵权获利（一）WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp.案的基本案情WesternGeco公司在一套用于测量海洋地貌的系统上拥有四项专利。

这套系统是利用横向导引技术（lateral-steering technology），相比以往的测量系统而言可以得到更高质量的数据WesternGeco公司自己利用该技术为石油天然气公司提供测量服务，从未向竞争对手出售或者许可在数年之内，WesternGeco公司是唯一使用横向导引技术的测量公司但是在2007年下半年， ION地球物理公司（以下简称ION公司）开始销售一套与WesternGeco公司具有竞争性的系统ION公司在美国制造了用于该套竞争性系统的部件，而后将这些部件运送给国外公司这些公司再把这些部件组装成一套系统，并利用该系统来跟WesternGeco系统竞争客户，而这两套系统并没有什么区别WesternGeco公司以《美国专利法》第271条（f） 款和第271条（f）款为依据，在美国德克萨斯州南区法院（District Court for the Southern District of Texas）提起侵犯专利权诉讼在一审过程中，WesternGeco公司证明，由于ION公司的侵权行为而导致其失去10份测量合同陪审团认定ION公司构成侵权，并认为应当判决赔偿许可使用费损失1250万美元、利润损失9340万美元。

ION公司提起一项审判后动议（post-trial motion），请求法院对陪审团裁决（verdict）不予采纳，理由是WesternGeco公司不可能获得这些利润损失赔偿，因为第271条（f）款不具有域外效力（does not apply extraterritorially）美国德克萨斯南区法院判决否定了ION的动议ION公司遂向美国联邦巡回法院提起上诉上诉法院认为，ION公司应当根据第271条（f）款承担侵权责任，但第271条（f）款并不允许专利权人从发生在国外的利润损失中得到弥补，故撤销了一审判决WesternGeco公司不服该判决，向美国最高法院申请上诉并获得受理二）判决结果与依据美国最高法院于2018年4月16日举行口头辩论，2018年6月22日作出判决托马斯大法官撰写法院判决，以7:2的结果撤销了美国联邦巡回法院的判决，将案件发回重审金斯伯格大法官撰写反对意见，布雷耶大法官参加该意见美国最高法院认定：判决给予WesternGeco公司以利润损失赔偿，是对《美国专利法》第284条的一种可允许的国内适用（a permissible domestic application）。

其具体理由如下1.反对专利法具有域外效力（presumption against extraterritoriality）的这一推定，是假定联邦制定法“只适用于美国司法管辖区域在决定有关域外效力的问题上，采用的是两步结构（two-step framework）：第一步要问“是否该推定已经遭到反驳”如果未被反驳，则第二步要问“是否该案件涉及对于制定法的国内适用”在有关第二步问题的裁决中，法院首先要确定“制定法的‘焦点’（focus）”是什么，而后要问与该焦点相关的行为是否发生在美国境内i如果回答是肯定的，那么，该案件就涉及对于该制定法的一种可允许的国内适用通常来说，更为可取的做法是从第一步开始，但是，法院在“适当的情形中”也可以自主决定从第二步开始在该案中，美国最高法院正是行使了这样的自由裁量权2.在确定“制定法的‘焦点’”——亦即“它所关心的目标”时，法院对涉案法律条款的分析并不是在真空状态中进行的如果它与其他条款合并适用，那么，必须做到与这些条款的相互协调《美国专利法》第284条是总的损害赔偿条款，它规定“法院应当判决给予请求人充分的损害赔偿，以使其因侵权行为而获得补偿”这个条款的焦点是“侵权行为”（infringement）。

第284条的“压倒性目的”（overriding purpose）是“使专利权人从侵权行为中获得完全的补偿”第271条则确定了可能侵犯专利权的若干方式因此，为确定第284条在某一特定案件中的焦点，就必须确认所发生侵权行为的类型第271条（f）款正是WesternGeco公司提起侵权诉讼主张以及凭此而获得利润损失赔偿的依据该条款所调整的是“对进出口美国进行供应”（supplying in or from the United States）的国内行为（domestic act），而美国最高法院此前在其他判例中已经承认，它所维护的是美国国内利益l总之，在涉及第271条（f）款的侵权案中，第284条的焦点就是从美国出口部件的行为因此，该案当中与制定法焦点相关的行为，很清楚是发生在美国的3. ION公司提出了相反的主张，认为该案的制定法焦点“显然是在于损害赔偿判决”（self-evidently on the award of damages）但美国最高法院认为，这个主张不具有说服力判决给予损害赔偿并不是该案的制定法焦点损害赔偿本身只是制定法达到其为侵权行为提供救济的手段，而该案导致利润损失赔偿的海外事件，对于侵权行为而言则纯粹是偶然的。

ION公司主张，对于在外国发生的损害而判决给予赔偿，是对损害赔偿条款的一种域外适用美国最高法院则认为，这是ION公司对RJR Nabisco案判决中部分内容的误读，后者所解释的是某一诉因的一项实体要素，而不是一项救济性损害赔偿条款4.关于持反对意见的大法官所主张的，《美国专利法》并不允许基于国外利润的损失而判决给予赔偿，该判决指出，这种意见是把法律规定的损害与由该损害所产生的赔偿两者混为一谈了如果把第271条（f）款与第284条结合起来看，就会发现，法律允许专利权人从国外的利润损失中获得补偿根据第284条，损害赔偿要求是“充分的”，足以从侵权行为当中得到弥补，它们使得“（专利权人）处于假如未遭到侵权时本来应有的状态”特别是，专利权人有权“从侵权发生后的经济状况与假如侵权行为未发生时所应有的经济状况之间的差额”而获得补偿这个补偿包括了利润损失，而如果专利权人证明行为人构成了第271条（f）款的侵权行为，则其可以包括国外的利润损失三）简要评论该案涉及《美国专利法》中关于侵权行为与损害赔偿条款的解释与适用，即该法的第271条（侵权行为）与第284条（损害赔偿救济），而其中的争议焦点又在于第271条（f）款。

第271条规定了侵犯专利权的各种不同的类型通常的侵权行为就适用该条的（a）（c）三款即可，它们分别对应的是直接侵权、引诱侵权与帮助侵权行为这些规定是在现行的《美国专利法》于1952年制定时即已经存在的但该案涉及的是该条的（f）款，而事实上，该条款迟至1984年才由国会以修法的形式增加规定这样的现代趋势，恰恰反映了美国专利法变迁过程中不断扩张专利权保护的这一历史事实19世纪中叶所作的Brown案判决表明，美国最高法院在传统上对于专利权保护作狭义解释在该案中，法院认为在公海上使用美国专利，并不能依据美国专利法而请求获得损害赔偿，因为“在美国司法管辖区域之外使用该项发明，并不侵犯美国专利权人的权利”，被告只有在专利权人享有专有权的区域（即在美国）与之发生竞争的范围内，才应当向专利权人作出补偿由此可见，该判决的目的在于避免使专利法具有域外效力（extraterritorial effects）直至1972年的Deepsouth Packing案，美国最高法院还是认定，把某一专利组合物的部件出口，并在海外快速组装，并不构成侵权但此时立法开始发生变化，国会似乎要离开这种传统了1984年，国会通过立法，在第271条当中增设（f）款，从而推翻了Deepsouth Packing案判决。

据此，专利部件的出口商如果（1）销售某一专利的部件用于外国组装，并且（2）假如该组装行为发生在美国，从而须根据第271条（b）或（c）款承担责任的，那么，该出口商应承担侵权责任四年之后，国会在1988年又通过《方法专利修正法》（Process Patent Amendment Act），改变了长期以来遵循的关于进口由某一侵权方法所获得的产品不构成侵权的规则这项新的立法被编入第271条（g）款，美国的方法专利拥有人据此而有权将按照其专利方法在海外制造的产品排除在美国市场之外这段历史表明，国会确实有意将那些本来按照第271条前三款的规定不构成侵权行为的行为，增加规定为构成侵权比如，第271条（a）款规定相关行为必须“发生在美国”（within the United States），而第271条（f）款则规定相关行为是“对进出口美国进行供应”但是，该案的反对意见则认为，19世纪中叶Brown案中的规则在今天的WesternGeco案中仍然成立，即ION公司只是在其侵害了WesternGeco公司在美国享有制造、使用、销售其发明的专有权的情况下，才须给予补偿这一观点似乎没有留意到国会立法的转变。

事实上，美国最高法院于十年前在Microsoft Corp. v. AT & T Corp案中，也曾就第271条（f）款作出过判决金斯伯格大法官撰写的法院判决认定该案适用第271条（f）款，但是由于被告微软公司向海外公司提供的操作系统的母盘，海外客户复制之后再安装在电脑上并且销售，不。