中日专利单一性规定比较.pdf

中日专利关于单一性相关问题的简析中日专利关于单一性相关问题的简析 施峰路 作为邻邦，中国与日本的专利法之间有许多相似相同之处，但随着近年来各国专利法的发展 与修改，对于两国专利申请人来说，需要注意的不同之处也越来越多本文仅针对单一性相 关问题，尤其是实务中处理问题进行简要分析 一：中日专利法中关于单一性的相关规定和审查方式 2007 年 4 月 1 日，日本专利法中设计了关于变更发明的特别技术特征（STF, special technical feature）的规定（第 17 条 2 第 4 项） ， 适用对象为 2007 年 4 月 1 日之后的专利申请（含当日） ， 相应的，审查基准中也新设了关于 shift 修改的规定 根据日本专利审查指南第 I 部第 2 章 2.2，发明的单一性判断是指 2 组以上的发明是否具有相 同的或者相对应的特别技术特征这里所指的“特别技术特征”是指相对现有技术明示有贡 献的技术特征 （参见日本专利法第 37 条以及实施细则第 25 条 8 第 2 项） 根据该规定，日本审查员只对符合单一性规定的权利要求进行实质审查 例如，在下述例 1 的权利要求中，审查员认为 A 特征被公开，而认定 A+B 为“特别技术特征” 的情况下，则审查员只对权利要求 1-4 进行实质审查；因为 A+D 和 A+E 的方案与 A+B 的方 案不具有单一性，所以日本审查员并不审查权利要求 5 与 6。

“特别技术特征” ，其中 A 特征 １．Ａ＋Ｂ 在现有文献中被公开 ２．Ａ＋Ｂ＋Ｃ ３．Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ ４．Ａ＋Ｂ＋Ｄ ５．Ａ＋Ｄ ６．Ａ＋Ｅ （例 1） 在权利要求 1 记载的发明不具有特别技术特征的情况下，对于串行式从属于权利要求 1 的发 明的同一类的一系列权利要求来说，原则上也进行实质审查即例 2 中，日本审查员仍将继 续实质审查权利要求 2，4 和 7 （例 2） 在串行式从属于权利要求 1 的一系列权利要求所涉及的发明中，如果某一从属权利要求具有 特别技术特征的情况下，则审查员对所有从属于该某一从属权利要求的所有权利要求项都将 进行实质审查即，在权利要求 2 具有特别技术特征的情况下，仍对权利要求 2 的所有权利 要求进行实质审查 （例 3） 相比日本专利法，按照中国专利审查指南的规定，属于一个总的发明构思的两项以上的发明 在技术上必须相互关联，这种相互关联是以相同或者相应的特定技术特征表示在它们的权利 要求中的日本专利法所定义的“特别技术特征”与中国专利法中的“特定技术特征”表面 上来看具有相同的定义，其所指均为相对现有技术而言做出贡献的技术特征。

然而，根据现 行日本专利审查指南以及实践中所遇到的实例※来看，日本专利法所定义的“特别技术特征” 更趋向于按照新颖性的标准来衡量的特征，而中国专利法中的“特定技术特征”虽然没有明 确说明，但往往与新颖性和创造性同时论述，其趋向于高于新颖性的标准，换句话说笔者认为是接近于创造性标准来衡量的特征 ※（根据文献[1]，该文中被调查的日本专利申请共 49 件，发现其中 41 件申请被认为不具备 新颖性其中，虽然不具备新颖性但是具有 STF 的申请有 15 件，这 15 件中均为权利要求 2 或之后的权利要求被认为具有 STF（也就是说这 15 件的权利要求 1 均不具有 STF） 另外，未 通知不具有新颖性的 8 件申请均认为具有 STF 在调查的申请中， 被认为具有新颖性而不具有 STF 的申请件数为 0从这样的角度来看，在日本的审查实务中，实际上可以认为“STF=新 颖性” ，大家的观点普遍认为 STF 的审查标准与新颖性的审查标准相同 ） 中国审查指南第二部分第 6 章中对于单一性审查作出了明确规定，但是并未对审查员的审查 方式作出明确规定一般来说，在上述例 1 的情况下，如果权利要求 1，5 和 6 均为独立权利 要求，则中国审查员同样只审查权利要求 1－4。

在上述例 2 和例 3 的情况下，中国审查员的 审查方式与日本有所差异，审查员在判断权利要求 1 没有新颖性或创造性后，原则上审查员 可以暂时不考虑并列从属于权利要求 1 的权利要求 2 和 3 之间的单一性问题，这是考虑到申 请人可能会进一步修改权利要求的情况，因此中国审查员有可能会邀请申请人作出进一步修 改后再重新进行新颖性和创造性审查；而另一方面如果审查员可以确认某个具有授权前景的 从属权利要求（例如权 2）的情况下，也可以进一步进行检索并且指出并列从属权利要求之间 的单一性问题 二：中日专利法中关于单一性问题的修改方式 （1）日本 根据日本专利法第 17 条 2 第 4 项，申请人在收到拒绝理由通知书之后，禁止将审查对象变更 为技术特征不同的其他的发明（shift 修改规定） 其判断方式为：通过判断和是否满足单一性要件（即，是否具有相同或相应的特别技术特征） ，来判断修改方式是 否为变更发明的特别技术特征的修改 权利要求 1. A+B +C 2. A+B +D3. A+B +C+D修改前权利要求 1. A+B +E2. A+B +C+E3. A+B +D+E修改后特别技术特征适应法条的修改方式权利要求1. A+B +C2. A+B +D3. A+B +C+D修改前权利要求 1. A+B +E 2. A+E3. A+D+E修改后特别技术特征变更了发明的特别技术特征 的修改方式权利要求2和3 违反了第17条2 第4项的规定（例 4） 在例 4 中，如果 A+B 被认定为特别技术特征的情况下，则修改后的权利要求 1（A+B+E）则 符合 shift 修改的规定，而权利要求 2（A+E）则违反 shift 修改的规定，而不被审查。

如果修改前的权利要求 1 不具有特别技术特征，且串行式从属于权利要求 1 的同一类的一系 列权利要求中，发现有具有特别技术特征的发明的情况下（在例 5 中为权利要求 3） ，在修改 后的权利要求范围中，审查员只对于包括有该修改前具有特别技术特征的发明的权利要求 3 的同一类发明，进行全面审查 修改前修改后权利要求1权利要求2权利要求3具有特别 技术特征权利要求1权利要求3权利要求2权利要求4权利要求5Shift修改方式作为审查对象修改后的权利要求1-4 包括具有特定技术特征 （即，修改前的权利要求3的 发明）的所有发明特定事项例 5 在修改前的审查中，如果串行式直接从属于权利要求 1 的同一类的一系列权利要求中不存在 具有特别技术特征的发明时，原则上只将包括该修改前的一系列权利要求中最后一个权利要 求（例 6 中为权 3）的所有发明特定事项的一系列的修改后的权利要求，作为审查对象进行全 面审查；否则因为违反第 17 条 2 第 4 项的规定而不进行审查 例 6 在例 6 的情况下，修改前的权利要求 3 不具有特别技术特征，修改后的权利要求中只有权利 要求 1 和 3 包括修改前权 3 的所有发明特定事项，所以审查员审查修改后的权利要求 1 和权 利要求 3。

同时，在例 6 的情况下，如果审查员认为修改后的权利要求 1 也不具有特别技术特 征，那么审查员只审查修改后的权利要求 1 和权利要求 3 在修改前的审查中，如果串行式直接从属于权利要求 1 的同一类的一系列权利要求中，不存在具有特别技术特征的发明的情况下，如果包括修改前的权利要求 3 的所有发明特定事项的 修改后的权利要求 1 中存在具有特别技术特征的发明时，则将包括该发明的所有发明特定事 项的一类权利要求作为审查对象进行全面审查；否则因为违反第 17 条 2 第 4 项的规定而不进 行审查 例 7 另外，根据日本审查指南的规定，在修改前的权利要求 1 不具有特别技术特征的情况下，审 查员在拒绝理由通知书中会暗示必须作为修改基础的发明 （2）中国 相比日本审查指南中关于单一性的修改方式的严格规定，从笔者角度看来中国审查指南的规 定相对来说比较简单 在中国审查指南关于“答复审查意见通知书时的修改方式”中，明确指出禁止主动将仅在说 明书中记载的与原来要求保护的主题缺乏单一性的技术内容作为修改后权利要求的主题例 如，一件有关自行车新式把手的发明专利申请，申请人在说明书中不仅描述了新式把手，而 且还描述了其他部件，例如，自行车的车座等。

经实质审查，权利要求限定的新式把手不具 备创造性在这种情况下，申请人作出主动修改，将权利要求限定为自行车车座由于修改 后的主题与原来要求保护的主题之间缺乏单一性，这种修改不予接受该规定与日本的规定 相同 另外，中国审查指南中也指出，在删除一项或多项权利要求，以克服原第一独立权利要求和 并列的独立权利要求之间缺乏单一性，或者两项权利要求具有相同的保护范围而使权利要求 书不简要，或者权利要求未以说明书为依据等缺陷，这样的修改不会超出原权利要求书和说 明书记载的范围，因此是允许的 在中国审查指南中没有明确列举出上述例 4－7 的具体实例，但可以理解的是，在例 4－7 的 情况下，符合中国专利法规定的修改方式要较为宽松，申请人可以在原权利要求 1 的基础上 根据说明书的记载而进行适当修改以克服新颖性或创造性问题，而不是必须按照权利要求 3 （例如，例 7）的基础来修改权利要求 三：实务中的问题 （1）日本 根据文献 1，在新的日本审查标准下，出现了如下与审查标准不是严格相符的事例 事例 1： 《修改前》 括号内为审查意见 权利要求 1：A （不具有 STF） 权利要求 2：A+B（具有 STF） 权利要求 3：A+C （不作为审查对象） 权利要求 4：A+D （不作为审查对象） 《修改后》 权利要求 1：A +X（不作为审查对象） 权利要求 2：A+X +B（不作为审查对象） 权利要求 3：A+X +C （不作为审查对象） 权利要求 4：A+X +D （不作为审查对象） 在事例 1 中，在第二次审查意见（驳回意见）中，修改后的所有权利要求被认为违反了偏移 修改要件，不进行单一性之外的其他要件的审查。

然而根据审查基准，修改前的权利要求范 围中最初记载的发明不具有特别技术特征的情况下，修改前的权利要求中某一项权利要求 N 被认为具有特别技术特征的情况下，修改后的同类权利要求如果包括该项权利要求 N 的所有 发明特定事项的话，则作为审查对象进行全面检查在事例 1 中，虽然修改前权利要求 1 被 认为不具有 STF， 但是修改前的权利要求 2 被认为具有 STF， 而且修改后的权利要求 2 包括修 改前的权利要求 2 中的所有发明特定事项，因而，在事例 1 的情况下似乎日本审查员对 shift 修改的规定的把握也不是非常全面 在文献 1 所调查的 49 件申请中，如同事例 1 中的审查意见共有 3 件这样的情况的发生，一 方面日本专利代理人认为这是因为改正后的审查基准的运用还在初期过程中，所以还存在以 上事例 1 中的混乱的审查标准的情况，另一方面从申请人的角度，也应该进一步关注审查标 准的细小变化和改动 另外，根据日本审查指南，虽然违犯单一性，但在审查串行式的从属权利要求的情况下，在 最初的审查意见中需暗示作为修改基础的发明 然而在调查的 49 件申请的最初的审查意见中， 有 28 件申请的审查意见并未提供修改的暗示。

此外，由于审查员在最初的审查意见通知书中没有指出具体 STF，这时申请人所考虑的具有 STF 的修改与审查员认定的具有 STF 的修改不相同，可能导致申请人的权利要求修改违反了 shift 修改规定例如，因为审查官在最初的审查意见通知书中未给出 STF 的意见，申请人认 为从属权利要求 2 的发明特定事项 A+B 是具有 STF，因此按照 A+B 为基础修改了权利要求 然而，实际上审查员认为从属权利要求 3 所涉及的发明特定事项 A+B+C 具有 STF 的情况下， 因此仅以 A+。