合同视角下的专利默示许可研究.docx

          合同视角下的专利默示许可研究                    杨德桥摘要：从发生原因上讲，专利默示许可包括基于产品销售、合同关系和其他交往关系产生的默示许可三种基本形式专利默示许可的理论基础，在英美法上主要基于其禁止反言理论，在大陆法上则是基于诚实信用原则专利默示许可，究其本质是专利权人和专利技术使用人之间的一种合同关系，而非侵权关系专利默示许可是合同法上事实合同的一种表现形式，其成就应当具备事实合同成立的一般条件我国司法机关有关专利默示许可的实践探索，既有成功的一面，也有有待完善的不足之处从制度构建上讲，专利默示许可应当建筑在专利法的诚实信用原则之上，同时在具体规则上保持其案例法的本色关键词：专利默示许可事实合同诚实信用DF523 ：A ：1673-8330（2017）01-0056-15引言意思自治是私法的一项基本原则，法律行为是意思自治的实现工具意思表示是法律行为的核心，就常规而言，意思表示甚至可以直接等同于法律行为①意思表示由内心意思和表示行为构成就其样态而言，表示行为可以明示方式做出，亦可以默示方式做出②专利实施许可，在本质上是专利权人或其授权的人允许他人在一定范围内实施其专利的意思表示。

专利实施许可为意思表示之一种，理应从属于意思表示的一般理论，从而划分为明示许可和默示许可之两部随着我国专利事业日新月异的发展，专利实施许可已经成为私法生活中的日常事项2008年修改之前的《专利法》要求专利实施许可应当以书面方式为之，以明示方式授予的专利实施许可获得了广泛的实践和较为充分的学理讨论，形成了一套行之有效的规则体系基于默示方式发生的专利实施许可，自进入新世纪以来，在我国专利实践中初露端倪并逐渐增多以默示方式发生的专利实施许可，由于许可事项未经明示，无论许可之存在抑或许可之内容，颇易滋生事端加之专利默示许可实践在我国尚不成熟，学理讨论亦不够深入，闭门造车现象严重，致使对该制度误读误用之处甚多，甚至最新一次的《专利法修订草案（送审稿）》亦不能例外为了科学厘定专利默示许可制度，为专利法修订提供学理支撑，有必要就专利默示许可制度的来源、理论基础和制度规则进行深入研讨一、专利默示许可的基本形式分析专利默示许可制度起源于美国美国联邦最高法院在1927年De Forest Radio TelCovUnited States一案中，首次使用默示许可理论解决专利实施许可问题，并对专利默示许可的法律属性进行了分析，开创了专利默示许可制度的先河。

此后，专利默示许可的理论和实践得到了进一步发展，特别是美国联邦巡回上诉法院（the United States Court of Appeals for the Federal Circuit，简称CAFC）创立以来，在其努力下，专利默示许可的理论和实践得到了蓬勃发展，时至今日已经形成了一套较为严整的案例法规则体系美国专利默示许可案例，虽然数量繁多、情形各异，但是大体上可以归结为如下三种基本类型一）基于产品销售产生的默示许可基于产品销售产生的默示许可主要用来解决此类案件的实施许可问题：专利权人或其许可的人，销售了某种產品或产品部件，而该产品或产品部件只能用于实施专利权人的一项专利方法，或者只能用于组装为专利权人的一项专利产品，则在这种情况下，产品或者产品部件的购买人获得了实施专利权人相应产品或者方法专利的默示许可基于产品销售产生的默示许可不同于专利权利用尽专利权用尽适用的对象是专利产品，用尽的是体现在该产品之上的专利权从本质上来讲，专利权用尽针对的是产品，默示许可针对的则是专利权人的特定行为虽然也有学者或者法院援引默示许可理论解释专利权利用尽的问题，但是由于专利法已经对权利用尽问题作出了明确的规定，再引用以案例法形式存在的默示许可阐释这一问题，并没有多大的实际意义。

基于产品销售产生的默示许可，根据所适用案件类型的不同，又可以划分为作为直接侵权的抗辩事由以及作为辅助侵权或诱导侵权的抗辩事由这两种情况1作为直接侵权的抗辩事由所谓将基于产品销售产生的默示许可作为直接侵权的抗辩事由，是指从专利权人或其许可的人处购买产品或者产品部件的人，购买后将产品或产品部件用于实施专利权人的专利方法，或者将产品部件组装为专利产品使用，而被专利权人提起直接侵害专利权的诉讼，被控侵权人（购买人）以已获得实施专利的默示许可为由进行抗辩的情况在美国，首先建立起此种抗辩制度的案例是CAFC审理的Bandag， IncvAl Bolsers Tire Stores， Inc一案Bandag， Inc.v.Al Bolsers Tire Stores， Inc， 750 F.2d 903， 925 （Fed.Cir.1984） .CAFC在该案中创立的抗辩规则被称为Bandag测试框架，成为判断产品销售默示许可是否成立的基本法律规范该案的基本情况如下：专利权人Bandag公司拥有一项关于轮胎翻新方法的专利Bandag公司将其生产的实施其轮胎翻新专利方法的专用设备销售给了其特许经销权人TRI公司。

TRI公司又将该设备出售给了Al Bolsers轮胎店Al Bolsers轮胎店遂将该设备用于实施Bandag公司的轮胎翻新方法专利，从事轮胎翻新业务Bandag公司随后起诉Al Bolsers轮胎店侵犯了其轮胎翻新方法专利权审理该案的联邦地区法院确认，Bandag公司生产和销售的轮胎翻新设备未为任何产品或者方法专利所覆盖地区法院认为，由于 Bandag 公司未阻止TRI公司将该设备出售给Al Bolsers轮胎店，而Al Bolsers轮胎店在使用该设备的过程中，如要避免侵权必须对该设备进行一定程度的改装，所以，本案的被告Al Bolsers轮胎店获得了以最简便的方式使用该设备的默示许可，即其有权将该设备用于实施 Bandag 公司的轮胎翻新方法专利Bandag公司不服地区法院的判决，向CAFC提起上诉CAFC审理后认为，Bandag公司特许经销权人TRI公司向被告Al Bolsers轮胎店销售轮胎翻新设备的行为，并没有给买受人Al Bolsers轮胎店创设一项实施Bandag公司轮胎翻新方法的默示许可CAFC认为，针对专利产品而创设的首次销售原则（权利用尽原则）在本案中并不适用，因为本案中Bandag公司的专利权指向一种轮胎翻新方法，而不是被告Al Bolsers轮胎店所使用的轮胎翻新设备。

CAFC在本案中为基于产品销售的专利默示许可的成就创设了两项要件，这就是著名的Bandag测试框架：第一，所销售的产品不存在非侵权用途；第二，销售的具体情况清楚地表明，可以推断出默示许可的存在CAFC认为，被告Al Bolsers轮胎店不满足上述任何一个方面首先，Al Bolsers轮胎店购买的轮胎翻新设备具有非侵权用途CAFC设想，涉案设备的非侵权用途可能包括，对该设备进行改装以使其适于实施其他的轮胎翻新方法，将该设备拆分为备件进行销售在这两种情况下，将不会侵犯Bandag公司的专利权法庭还认为，应当由被告举证证明涉案设备不存在非侵权用途其次，Bandag公司特许经销权人仅仅向被告销售了一件非侵权产品，即使该产品可以用于实施专利权人的专利方法，也不足以创设一项实施专利权人方法专利的默示许可购买人单方面的愿望并不能创设默示许可，除非购买人实施他人专利的行为是由专利权人的行为所直接触发的Michael J.Swope，Recent Developments In Patent Law： Implied License-An Emerging Threat To Contributory Infringement Protection， 68 Temple L.Rev.281， 1995， pp296—297.2作为辅助或诱导侵权的抗辩事由所谓将基于产品销售产生的默示许可作为辅助或诱导侵权的抗辩事由，是指专利权人或其许可的人销售了某种产品或产品部件，购买人除了从专利权人或其许可的人处购买产品或产品部件之外，还从第三人处购买与之配套使用的产品部件，购买人将从专利权人或其许可的人处购买的产品或产品部件与从第三人处购买的产品部件进行组合，用于实施专利权人的产品或者方法专利；如果购买人根据Bandag测试框架享有默示许可权，则销售配套部件的第三人不构成辅助或者诱导侵权。

CAFC审理的Met-Coil Systems Corpv.Korners Unlimited， Inc一案Met-Coil Systems Corpv.Korners Unlimited， Inc， 803 F2d 684 （Fed.Cir.1986）.即为这方面的典型案例在该案中，CAFC审视了专利默示许可对于专利权人对实施其专利方法的可消耗性材料的控制能力的影响程度问题该案中，专利权人Met-Coil拥有一项关于用来连接暖气与空调系统中金属导管区段的装置方法的专利实施该专利方法时，金属导管区段的末端必须被弯曲并且形成凸缘Met-Coil制造和销售一种滚动形成机器，使购买者能够利用该机器来弯曲金属导管区段的末端并且形成凸缘Met-Coil还销售一种特别设计的用于金属导管连接的角件，用来与凸缘搭配使用这些角件需要定期更换，且不为Met-Coil的专利所覆盖Korners生产这些角件的替代品，并且将他们出售给购买了Met-Coil滚动形成机器的客户这些客户则利用Met-Coil的机器来弯曲金属导管区段的末端并且形成凸缘之后，再将从Komers处购得的角件与凸缘搭配使用Met-Coil起诉Korners侵犯其专利权。

由于Met-Coil的专利权利请求没有直接指向此类角件，所以Korners没有直接侵犯Met-Coil的专利权Met-Coil认为，Korners将替代角件销售给其设备的购买人，而这些购买者反过来使用这些替代角件实施Met-Coil的专利方法，所以Korners的行为构成共同侵权在审理过程中，地区法院援引美国最高法院在Univis Lens一案United States v.Univis Lens Co， 316 U.S.241 （1942）.中关于专利权用尽的裁判意见地区法院认为，基于美国最高法院的裁判意见，Met-Coil所售设备的购买人获得了从第三人处购买替代角件的默示许可地区法院分析道，在Univis Lens一案中，购买人所享有的购买光片并将他们组装成专利产品的权利，与本案中买受人购买替代角件并将其作为一种附带元素用于专利系统的行为，并没有法律上的不同Met-Coil不服地区法院的判决向CAFC提起上诉Met-Coil提出了两点上诉理由：首先，Met-Coil在售后通知购买人不要从他处购买替代角件的行为，已经说明不存在可以推断的默示许可然而，法庭并不认可Met-Coil的这一观点。

法庭认为，旨在排除默示许可适用的事后通知行为是无效的其次，地区法院援用Univis Lens一案作为裁判依据是错误的相反，Met-Coil应该适用Bandag测试框架CAFC没有说明本案到底应该适用专利权用尽原则还是Bandag测试框架作为分析工具然而，CAFC发现，无论适用专利权用尽还是Bandag测试，Met-Coil的第二点理由都不具有说服力CAFC认为，专利权人不附加任何限制地销售那些只能用于实施其专利方法或者只能用于制造其专利产品的设备的行为，已经清楚地说明存在默示许可的授予CAFC指出，Bandag测试适用于“用于实施一项专利发明的非专利设备所产生的默示许可”法庭认为，购买一项包含可消耗性部件的专利产品的行为，为购买人创设了一项购买替代零部件的默示许可Met-Coil案拓展了Bandag测试框架的应用范围根据Met-Coil案确立的裁判规则，在Bandag测试框架下，如果一项产品的部件是消耗。