专利保护范围于国实务发展之研析.docx

专利保护范围于我国实务发展之研析指导教授：谢铭洋作者：罗培方台大法研所民商法组二年级一、前言所谓「专利保护范围」，系指专利权人依据其所取得之专利权，所得受法律保护范围 当事人之发明创造若合乎专利法规定之要件，经智能财产局核准而授与专利权后，专利权于 专利保护范围内发生专利权之积极、消极效力，前者为制造、贩卖、使用、进口之权，后者 为排除他人对特定发明技术自由运用之‘排他权」（exclusive right） 1[1]（专利法第五十 六条第一项、第二项，第一 0三条第一项，第一一七条第一项）；是以「专利保护范围」之 界定，是为专利权人主张「排他权」、以及认定他人构成专利侵害之前提，在法院审查实务 上十分重要依本次专利法实务见解仅就普通法院之地方法院判决（八十七年以后）、高等法院判决 （七十七年以后）、最高法院判决、判例、司法院解释、司法业务座谈会、行政法院判决（八 十七年以后），以及法务部令函八个部分整理分类；细查其与「专利保护范围」有关者，并 加上文献中具代表性之行政法院判决、判例八件，共计六十件：地方法院 （八十七 年以后）高等法院 （七十七 年以后）最高法院 判决最高法院 判例司法院解 释司法业务 座谈会行政法院 判决、判 例法务部令 函共计24224002S060本文乃就此范围之案例，分析近年来实务对于「专利保护范闱」之态度。

二、「专利保护范围」之学说（一）中心限定主义（central definition）何谓中心限定主义？有谓「应由申请专利范围出发，同时亦就详细说明书之陈述加以考 虑」2[2],亦有谓「祇书写典型的实施案例，做为核心，然后可以参酌其所附之详细说明书、 图标等所记载或标示之事物，以界定其范围，甚至扩大其技术保护范围」3[3]：概括言之,1 [1] 彭 鉴 托， 专 利 侵 权 与 鉴本资料下载自www. glzy8. com管理资源吧海量管理资料免费下羲，尽在ww. glzy8. com匚一页，作者自版，1993年2[2] .曾陈明汝,工业财产权法专论,34页,民753[3] .蔡明诚，发明专利法研究，178页，台大法学丛书（一 0三），作者自版，1997年4月初版是以申请专利之记载为中心所表彰之技术思想为专利保护范围，而不专以专利申请书之记载 为限若采此见解，专利保护范闱较为广泛，他人构成侵害专利行为之可能性增加，而对社 会大众而言较可能产生不可预期之危险二)周边限定主义(peripheral definition)周边限定主义又称「严格主义」，指以专利申请范围(claim)本身为专利保护范围，必 须就专利申请说明书为文义解释，而不可扩张之。

此种态度之专利保护范围，相对于前者无 疑较狭，对专利权人而言较为不利三)折衷主义无论采取「中心限定主义」或「周边限定主义」将会遭遇如何适度保护专利权不被侵害 之排他权利、以及鼓励社会大众创造发明之两难，因此目前世界潮流均往调和之方向而努力 比如：欧洲专利公约第六十九条及该条议定书，以及美国实务弹性运用「均等原则」解释之 结果，均反映欲平衡追求此两种利益之企图三、解释专利保护范围之技术在专利侵害诉讼中，必须证明被告所为之行为及其之创造物(the accused device)必 须落入专利权人合法专利权之「专利保护范用」内，才构成所谓专利侵害因此有关「专利 保护范闱」之问题每伴随专利侵害诉讼而生，且从实务对「系争案例是否构成专利侵害」之 认定中，最常得知实务对于「专利保护范围」之态度；故以下就专利侵害认定学说上所采之 审查标准略述之，以便利案例之分析及了解事实上，学说提出之此三步骤，目的虽系用于 认定专利侵害是否构成，但实质上亦为「专利保护范围」界线之解释一)全要件原则(All Element Rule)在专利侵害诉讼中，分析专利权人之申请专利范围之一切要件，与被告之创作的一切要 件，两相比对完全相同，才构成专利侵害。

由于此说解释「专利保护范围」过份限于文义解 释，对专利权人之保护过于狭隘，故运用上还需辅以其它原则，以认定是否构成专利侵害二)均等原则(The doctrine of equivalents)采取「周边限定主义」立场者，严格限制以申请专利之记载为「专利保护范围」，然对 于申请专利之文字记载的解释，则可能引用「均等原则」，认为被告之创作需与专利权人申 请专利之记载之「专利保护范围」，实质上利用同一方法所产生之相同创作或实质上发挥同 样之功能者，始构成专利侵害，也才构成专利侵害至于采取「中心限定主义」立场者，是 以申请专利之文字记载为基础，引进所谓「平均技术水准」概念，推演出「一般的发明思想」 作为发明专利技术范围，亦即在德国过去所采之三分法(Lindenmaier)中，认定究为「明 显之均等」之「发明对象」，或系「非明显之均等」之「一般的发明思想」4[4]4[4]蔡明诚，前揭书，198页：邵良正，专利权之保护，81页以下，介湾大学法律研究所硕士论文，民 72年均等原则之成立要件有二：5 [5]置换可能性：专利权之发明构成要件之一部分与被告创作相异之部分，实质上功能、效果相 同：比如专利权人之发明技术构成要件为（A+B+C+D）,而被告创作之构成要件为（A+BY+E）, 若将D要件至换为E要件，可达到与原专利权相同之功能或效果，则虽构造略有不同，仍属 专利权人发明技术之范围内，从而构成专利侵害。

是否属于发明技术之范围内，取决于其发 明之本质特征是否实质上相同，故判别何要件为发明之本质特征，成为S利侵害审查之重要 工作置换容易性：前述之置换需为熟习该项技艺之人或其相关业者容易想到、推知者：亦即在文 字上虽没有明示之非显在技术思想，相关业者只要参酌说明书之叙述，依当时之技术水准， 容易思及者，即足当之「均等原则」乃系以实质解释补充形式解释之不足，故较「周边限定主义」而言为技术 范围之扩张，惟如同所有「专利保护范围」学说，「均等原则」亦需考量专利权人利益及社 会公益之平衡，故在某些情况需有所限制：公知技术及同业之人习知、习用，或依当时技术水准容易推知之技术其它专利申请在前之事项意识上有意除外之事项6[6]（三）禁反言原则（File wrapper Estoppel）专利权人若在申请专利之过程中，于任何阶段或任何文件表示放弃某些权利，即不得在专利侵害诉讼中主张已放弃之部分，即所谓「禁反言原则四、立法例（-）美国法美国专利法于1790年制订后,历经1793、1836、1870年之修正,对[专利权保护范围」 并未有实质意义之修正，惟其实务上判例及法院见解之演进至今，却已明白指出采取「周边 限定主义」之立场，以及清楚建立一套专利侵害审查制度7[7]。

在Keystone Bridge Co. v. Phoenix Iron Co. 95 U. S. 274, 278案中，法院认为「法院无权将专利权之范围，扩张至 原来专利局准许之专利请求部分范围之外…专利权人亦不得主张其发明之技术范闱较其原 请求部分之文字所记载者更为广泛，纵令在事实上其发明确较其原请求部分所记载者为广， 仅能任系其自愿将其中超出原请求部分之过剩发明放弃而已」：惟应注意者，所谓「专利权 保护范围」不得超出申请专利所记载者，系指对「专利保护范围」认定之基本原则，至申请 专利范围所记载之文字，不必严格拘泥于文义，而是以专利权之I'实质意义」作为解释形式5[5]专利侵害鉴定基准，30页以下,经济部中央标准局，民85年6月6[6]邵良正，前揭书，106页.7[7]骆增进，前揭书，13页上文字之基础，如 Graver Tank & Mfg. Co. Inc. V. Lipde Air Product Co.案，以及 Westinghouse v, Boyden Power Brake Co.案中指出在决定系争创作（accused device）是 否侵害另一有效之专利权时，若形式上之文字记载未尽相符，但实质上系以同一方法、表现 同一机能而取得一效果者，仍构成专利侵害：如两者之基本原理与产生功效之方法不尽相同, 纵该创作之内容与申请专利范闱所载之文字形式上无从区别，亦不构成专利侵害8[8]。

故总 括言之，美国实务采取「周边限定主义」之立场，就专利审查乃兼采「文义侵害认定」及「（实 质）均等原则 J （The doctrine of equivalents）» 并受[禁反言原则」（File wrapper estoppel） 「申请专利范围不容许扩张至公共所有（public domain）之物品或方法的原则」9[9]之限制在专利侵害诉讼中，被告用以主张抗辩之「禁反言原则」，如何与专利权人所用之「均 等原则」、以及基本的「全要件原则」一并适用，兹说明美国实务上，专利审查之三其步骤 如下：10[10]第一步：全要件原则分析专利权人之申请专利范围及被告之创作的一切构成要件，两相比对，全部构成要件 相同，才构成专利侵害欠缺一个构成要件或一个构成要件不同，即不为专利侵害第二步：均等原则依「全要件原则」，认为专利权人之申请专利范围之所有构成要件中，被告创作所欠缺 之部分，应再依「均等原则」，认定两者是否可达成实质上同样之功能、效用：如认为系实 质相同之构成要件，则又逆转为构成专利侵害第三步：禁反言原则针对依「均等原则」逆转为专利侵害之部分，被告则可主张有专利权人自愿放弃权利之 情形，则依「禁反言原则」又逆转为不构成专利侵害。

二）欧洲专利公约（EPC）欧洲专利公约第六十九条关于请专利范围之规定为「专利及专利申请之保护范围系以申 请专利请求之内容决定但说明书及图标可用来解释申请专利范围」，而欧洲专利公约议定 书口[11]之立法意旨中加以说明：r…不能将第六十九条理解为欧洲专利的保护范围系由申 请专利范围严密的文词所决定；说明书及图标仅用于排除申请专利范围不明之处…」 12E12],为采取「折衷主义」之代表三）德国8[8]邵良正，前揭书，81页以下9[9]蔡明诚,前揭书，190、191页专利侵害鉴定基准，37页以下11 [11]欧洲专利公约议定书＜Protoko!l）包含对欧洲专利公约之解择，依公约第一六四条第一项规定，该 议定书为公约之构成部分，与公约产生相同之效力12[12]专利侵害鉴定基准，42页，德国过去为采取「中心限定主义」之代表，其实务上对专利权范围采取所谓「三分法理 论」,即将专利保护范围分为三种,发明之直接对象(Der unmittelbare Gegenstand der Erfindung)、发明之对象(Gegenstand der Erf indung )n 一般发明思想(Der allgemeine Erf ingungsgedanken) 13[13]：由于此种态度保护范围过于广泛，故于1978年参照欧洲专 利公约修正专利法第十四条，规定：「专利保护范围应以专利请求之内容为依据，而于解释 专利请求时，应参酌说明书及图标」，改采「折衷主义」。

五、我国专利法之规定(-)民国七十五年修正前我国专利法于民国七十五年修正前，对I■专利权保护范围」并无相关规定：施行细则虽 有「申请专利说明书应包含请求专利部分」及「请求专利部分应就发明或创作之范围及特点 具体明确记述」之规定，但仅为说明书格式之要求，难谓系我国专利制度就「专利权保护范 围」所为之规定二)民国七十五年修正后民国七十五年修正后(七十五年十二月二十四日总统令修正公布)之专利法第十二条规 定，「说明书应载明申请专利范围」：而「申请专利范闱」应记载之事项，则规定在施行细则 第十六条然此修正仅系将修正前施行细则之规定移置于专利法本。