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1析商业方法的可专利性析商业方法的可专利性【摘要】在知识产权领域，商业方法是否具有可专利性一直是个颇具争议的话题否定-大部分否定-肯定-少部分肯定-大部分肯定”的演变路径既是商业方法可专利性的发展历程，也是美国法院和专利商标局对待经济发展的积极态度我国目前在实施国家知识产权战略的过程中应当积极借鉴美国的做法，以确立适合中国的商业方法可专利性标准关键词】商业方法可专利性标准;商业方法除外原则;专利政策引言：“商业方法除外原则”的世纪轮回在知识产权领域，商业方法是否具有可专利性(patentability)一直是个颇具争议的话题，在知识经济时代的背景下，专利权不仅仅是民事权利，它还是企业的竞争工具和国家发展战略中的重要举措随着 20 世纪 80 年代的计算机及网络为代表的信息技术革命的到来，商业方法的可专利性再次吸引了实务界和学术界的目光1998 年，美国联邦巡回上诉法院审理了“州街银行”案，确立了判定商业方法可专利性的“有用的、有形的、具体的结果”标准这一标准促使洪水般的商业方法专利申请涌向了美国专利商标局(United States Patent and Trademark Office， USPTO) 。

近十年来，随着申请的急剧增加和积压以及专利的泛化，商业方法专利遭到了越来越多的斥责在联邦最高法院决定不予受理的“美国实验室公司诉代谢实验室”案中，布雷耶(Stephen G. Breyer)、史蒂文斯(John Paul Stevens)、苏特(Da-vid H. Souter)等 3 名大法官特意批评了联邦巡回法院对“州街银行”案的判决：“那个案件的确说明某种方法如果产生‘有用的、有形的、具体的结果’可以授予专利但是本法庭却从未做过如此声明，如果从字面理解这句话，那么这一声明就会导致作出与本法庭完全相悖的判决2008 年 10 月 30 日，美国联邦巡回上诉法院发布了人们期待已久的“比尔斯基”上诉案的判决意见全院联席审理时摒弃了21998 年“州街银行”案中确立的“有用的、有形的、具体的结果”标准，复活了发端于 1972 年的“戈特沙尔克”案中并被运用于“帕克”案和“戴尔蒙德”案的“机器或者转换”标准这表明，联邦巡回上诉法院一改以前在评判商业方法可专利性时的宽松、软化态度，转而采用了严格的标准这一转变，法院虽没有完全否认商业方法的可专利性，但实际上使商业方法通向可专利性之路被迫中断，人们惊呼商业方法可专利性已经死亡!然而，事情也许并不像我们预想的那样。

2010 年 3 月 12 日，美国专利商标局经过 4 年的复审，确认了亚马逊公司(Amazon. com)备受争议的“一种籍由通讯网络下定单的方法和系统”(Method and System for Placing a Purchase Order Via a Communications Network)专利(简称一次点击专利)具有新颖性欧洲、加拿大等对美国的新动向给予了极大的关注，其立法和实践也相应做了调整对于我国而言，商业方法可专利性的立法不甚清晰，实践并不统一这增加了专利申请人和专利审查员的认识难度，不利于培育软件等产业，也不利于国际竞争力的提升考察我国商业方法可专利性研究的文献，数量虽不少，也有代表之作，但绝大部分研究文献中的研究对象集中于“州街银行”案，这与美国最新的动向相悖;还有部分研究的逻辑不甚清晰，对商业方法等核心词语界定不明甚至错误;研究的深度不够，特别是对于我国商业方法可专利性制度的构建论述简略，操作性不强;研究的资料不够丰富，对于观点的形成支撑不够;研究的视野不够开阔，导致研究结果比较零散，显得支离破碎，缺乏系统性基于此，本文以美国商业方法可专利性的变迁为视角，考察美国专利制度发展路径及动向，为我国确立适合中国实际的商业方法可专利性标准提供借鉴。

一、可专利商业方法的界定商业方法所使用的手段已经从算盘、招幌等发展到计算机、网络等先进的技术设备我国学者认为，“商业方法是人们从事商业活动的一般规则和方法，是人们在社会经济活动中总结出来的，符合经济发展规律，并为社会所接受且普遍使用的商业活动基本规则和实现方式，是人类智3力劳动的结果 {1}(P.30)在美国众议院议员伯尔曼(Howard Berman)和鲍彻(Rick Boucher)提出的《2000 年商业方法专利促进法》的提案中有这样的表述：“商业方法是指下列方法之一：(1)一种经营、管理或者其他操作其某一企业或者组织，包括适用于财经信息处理过程的技术方法;(2)任何应用于竞技、训练或者个人技巧的技术方法;(3)上述(1)和(2)中所描述的由计算机辅助实施的技术或者方法欧洲专利局在其递交给“三边协定机构”(the Trilateral Offices)的一份报告中对商业方法进行了简要说明：“商业方法是对以下客体的概括总称：资产评估、广告、教育、招聘等与人际、社会、金融关系联系更多而与工程材料无关的方法等由此可见，商业方法的外延极其广泛，加之“商业方法很难从其他‘方法’或者‘工序’、‘制程’中加以区分，随着技术的发达和科技的进步，与其他装置如计算机、机器等结合在一起的商业方法的种类繁多，无法辨别”，这就决定了难以对其内涵进行准确的概括。

为此，有学者指出，“商业方法本身存在不确定性及其是否具有专利适格性的问题没有解决的情况下，立法无法也不应对商业方法作出清楚定义尽管如此，前述分析揭示了商业方法的本质特征：它是一种“方法”;它是一种具有价值的“方法”;这种方法主要体现为对信息的处理;在处理信息的过程有可能利用到物理手段，如计算机;它是一种智力劳动成果，是人们对自然规律、经济规律和社会规律的总结根据处理信息的过程中是否利用物理手段，笔者把商业方法分为需要计算机或者其他物理技术手段的参与来实施的商业方法，以及不需要计算机或者其他物理技术手段参与实施的商业方法，即通常所称的纯粹的商业方法这说明，商业方法与能产生有形产品的技术方法有相同点，即二者均为“方法”;但是，这二者的根本不同在于：产品的技术方法主要存在工业领域，而商业方法则主要存在于各种商业领域4在界定了商业方法之后，我们应进一步思考作为专利的商业方法应该满足的条件专利法保护的对象是满足专利实质条件的法定发明作为专利的商业方法，是指该项商业方法的权利要求本质上具备可专利主题资格和可专利实质要件严格说来，“作为专利的商业方法”是随着信息科学技术的发展才真正深入人心特别是1998 年美国“州街银行”案的判决“吹皱了商业方法这池春水”，也促使与计算机网络技术相结合的商业方法成为人们关注的焦点。

随着作为专利的商业方法申请数量的增多，其获得授权的商业方法专利的种类也随之细化世界知识产权组织在 2006 年 1 月 1 日投入使用的《国际专利分类表》(IPC)中新增了一个专门用于作为专利的商业方法申请的小类 G06Q发展到现在，美国的司法实践中不仅承认包含与计算机网络技术相结合的商业方法可以获得专利，也承认与其他物理技术手段相结合的商业方法也可以获得专利，还承认纯粹商业方法也可以获得专利在笔者看来，对于与计算机硬件相结合的商业方法，美国、澳大利亚、加拿大、欧洲各国、中国等国家都将此作为“机器”予以专利保护美国商业方法可专利性的争执主要集中在与计算机软件相结合的商业方法(通常又称为“商业方法软件专利”或者“电子商务商业方法专利”)、与其他物理技术手段相结合的商业方法、纯粹商业方法获得专利授权的正当性总括起来，在本文研究的视野里，作为专利的商业方法应当具有以下含义：1.作为专利的商业方法是一种方法这种方法主要存在于商业领域其与工业领域的产品制造方法相对，各自扮演着重要角色在信息技术愈来愈发达的今天，作为专利的商业方法成为众多电子商务企业和高新技术企业制胜的法宝2.作为专利的商业方法不是一项纯粹的商业方法或者说传统的商业方法。

纯粹的商业方法属于抽象思想，不具备技术特征，不能成为专利权的客体53.作为专利的商业方法须包含技术特征即，证明其通过了技术步骤如计算机、网络或者其他装置等技术手段来实现，具有技术性，属于专利法中的法定可专利4.作为专利的商业方法须满足可专利实质条件可专利实质条件是发明获得专利权的必备条件，作为专利的商业方法应该满足该条件，即具有新颖性、创造性和实用性二、可专利商业方法的主题范围在美国，有关商业方法可专利主题的定位一直纠缠不清在传统意义上，一般认为商业活动领域的方法不属于美国专利法第 101 条“法定可专利主题”的范畴然而，这一原则却从来没有被明确地描述事实上，“方法专利”在美国专利法中享有合法地位，立法上也没有明确承认或者排除商业领域中的方法的可专利性，实践中判断商业领域中的方法是否具有可专利性主要依赖司法判例1.“商业方法除外”原则的确立及其适用1908 年美国“酒店安全检查公司”案是确立商业方法专利保护原则的里程碑案件在该案中，联邦巡回上诉法院第二巡回庭指出，“一种商业方法如果没有与执行该方法的装置联系，这样的商业方法不是一种技术从而在判例上正式确立了专利保护中的“商业方法除外原则”，这个原则曾被后来的许多案件引用。

如在 1942 年的“巴顿”案中，法院同样指出，“一个与执行商业交易装置没有联系的商业方法不在专利法的可专利主题之内”法官还认为商业方法不在“工序、机器、制造品和物质的组合”的范围内，从而不属于一种技艺(arts)，不能授予专利权2.作为“漏网之鱼”的商业方法专利6美国 1908 年判例确立的“商业方法除外”原则并没有完全排除商业方法专利这条“漏网之鱼”因为人们对基于方法而得到的产品的可专利性不持有任何异议，而由于方法和方法产品之间的模糊性，加之审查人员的局限性、申请人或者代理人撰写的技巧性，专利商标局早期在审查此类发明时极有可能不能完全阻止商业方法专利的出现{2}20 世纪 70 一 80 年代之间，随着计算机执行的有关产品的专利化现象越来越明显，法院的判决原则发生了大的转移此时开始实行“二分法”，即从可以专利的工序(方法)中区分不具有专利适格性的“数学算法”和“抽象思想”而申请者为了获得专利，常将与软件有关的发明撰写为一种机器或者系统，如在“潘恩公司”案中，法院就支持了“现金管理账户”的权利要求3.物理转换标准—商业方法可专利主题地位的确立随着联邦最高法院审理涉及到判定软件有关发明的可专利性的“三部曲”案件：1972 年的“戈特沙尔克”案、1978 年的“帕克”案、1981 年的“戴尔蒙德”案的落幕，法院和专利商标局开始运用“物理转换”标准来判定发明的可专利性，从而否定了“商业方法除外”原则。

在“戈特沙尔克”案中，联邦最高法院认为系争方法的使用并不限于某种特殊的技术或机器，其权利要求十分抽象，试图先占已知和预知的各种转换方法的应用联邦最高法院同时指出，判断那些不使用特定机器方法的可专利性的线索是某一物体是否有状态的改变或者新的事物的出现在“帕克”案中，联邦最高法院认为，在申请的方法专利中所运用的数学算法虽具有新颖性，但其不具有专利性而申请的方法专利的其余部分不具有任何新颖性，则该发明主题不具有可专利性法院在一个注释中指出：只有当方法与特定装置相联系或将某种材料转换为不同的状态或事物，其才是法定可专利主题中的方法在“戴尔蒙德”中，法院认为模压准确的合成橡胶产品的物理化学方法是专利法第 101 条中的法定主题，将数学公式“阿瑞尼斯方程式”和计算机运用到此方法中并不能使得这个方法作为整体成为不可专利的主题7早期的商业方法可专利性标准的演变脉络展示了美国法院认识的变迁在涉及判定商业方法可专利性的案件中，法院特别是联邦最高法院力守“技术”的底线，试图划清单纯的商业方法与运用这种方法发生了某种物理转换，或者是与有形的装置相联系的商业方法的界限但在计算机软件和电子商务占有重要地位的时代，技术的发展、产业利益的需要促使联邦最高法院改弦易辙，重新考虑商业方法的可专利性问题。

但法院和专利商标局在立法。