1、国内专利申请文件撰写中的公开不充分问题及答复技巧作者姓名：黄军生 刘宇雄 石浩作者单位：国家知识产权局专利审查协作北京中心摘要本文以专利申请文件撰写中存在的公开不充分状况的统计分析结果为依据， 从三组正反案例出发， 详细探讨了申请人在撰写申请文件时如何实现维护自身权益与满足说明书充分公开的平衡，以及面对公开不充分质疑时的答复技巧。关键词公开充分专利申请统计分析答复技巧一、引言中国专利法第26 条第 3 款规定：说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明， 以所属技术领域的技术人员能够实现为准。 其他国家也有说明书应当满足充分公开的要求的类似规定。 从法律条文来看， 各国关于说明书充分公开的规定内容基本相同， 充分体现了鼓励发明创造和促使技术信息的公开的专利法立法宗旨。专利申请文件是以文字撰写的兼具技术性和法律性的文件1 ， 说明书的充分公开是专利申请文件撰写的一项基本要求，同时也是撰写的难点。一方面，公开充分的判断基准“所属技术领域的技术人员”，是一种假设的“人”。理想的状况是将自身置于“所属技术领域的技术人员”的水平，但在实际审查实践中，具有不同技术背景的人对 “所属技术领域的
2、技术人员” 水平把握有差异， 从而使公开充分的判断标准带有较强的主观色彩。 比较而言， 申请人由于对技术方案了解的更为深入， 因此在撰写申请文件时常常会不经意间高于“所属技术领域的技术人员”的水准，而审查员则通常相反。另一方面，申请人出于维护自己利益的考虑，撰写申请时，常常需要保留一些技术诀窍，隐去一些最佳实施例 , 省略一些实验数据，或者夸张描述其技术手段/ 效果 2,3 。在具体的审查实践中， 说明书公开不充分是很严重的实质性缺陷， 申请人不能通过向申请文件中补加实施例和/ 或补充技术特征的方式来克服， 提交的证明材料， 也有严格的限定4 。因此有必要对国内专利申请撰写时的公开不充分状况，申请人在撰写申请文件时如何实现说明书公开充分与维护自身利益之间的平衡， 以及面对公开不充分质疑时的答复技巧进行分析探讨。二、统计分析2.1 统计概况统计分析数据来源于笔者参与的课题 5 ， 以高分子领域某一连续时间段内的 800 余件结案案件为样本。经统计， 800 余案件中涉及公开不充分的案件约占案件总量的6.3%左右，虽然这个比例不高，低于其他如新颖性、创造性和不支持条款出现的频率，但使用公开
3、不充分法条时，案件的授权比例明显低于其他条款，仅为25左右。2.2 国内概况统计显示： 在涉及公开不充分缺陷的案件中， 国内申请约占87， 国外申请仅占13，国内申请的数量明显高于国外申请。另外，国外申请涉及公开不充分的案件的授权率仅为24.44 ，低于国外申请的授权率。2.3 结果分析统计结果表明： 国内申请人在撰写专利申请时涉及公开不充分缺陷的问题比较突出。 比较而言，国内大专院校和科研机构的申请人常因撰写学术论文的习惯而导致技术手段遗漏；而国内个人和企业则多因利益需要而缺失技术手段、实验数据、或做出夸张描述。造成公开不充分缺陷的原因主要集中在： 缺少实验数据、 隐瞒技术内容、 夸张描述等方面。 国内申请人在面对上述内容的公开不充分质疑时， 缺乏有效的答复手段， 经常试图通过超范围的修改或在意见陈述中补充实验数据的方式来克服缺陷。 即国内申请人整体上在对专利制度的理解、申请文件的撰写以及答复审查意见通知书的经验技巧等方面还有所欠缺。三、案例分析以下笔者通过三组正反案例来详细探讨一下国内专利申请撰写中公开不充分的典型问题及相应的答复技巧。3.1 隐瞒技术手段3.1.1 案例 1案件简
4、介：权利要求 1： 一种可形成超厚摩擦镀层的微、 纳米软金属润滑剂中采用活化剂的制备工艺，其特征在于该工艺具有以下制备过程：，添加润滑剂基础油料重量520%的活化剂，所述的活化剂为芳香族有机脂肪酸衍生物，搅拌均匀，即可制得所需的润滑剂。说明书记载： 该发明的目的在于提供一种活化剂， 用于纳米级或微米级软金属超厚摩擦镀的润滑油脂， 加入这种活化剂可有效地提高润滑剂的修复质量， 使润滑剂的减摩抗磨性能超过传统的抗磨润滑剂；并仅针对添加/未添加活化剂的润滑剂做了对比实验。说明书中仅指出所述活化剂为芳香族有机脂肪酸衍生物， 没有给出活化剂的任何具体例子、 具体选择条件或制备方法。审查员发出审查意见通知书，指出“活性剂”导致公开不充分。本案视撤。案例分析：判断说明书是否充分公开了其所要求保护的技术方案， 应当基于说明书的整体内容并结合本领域技术人员的普通技术知识来加以判断。 如果本领域技术人员通过阅读说明书的整体内容并结合其所掌握的普通技术知识能够获得足够的信息， 明悉实现发明的技术手段、解决其技术问题、并实现预期的技术效果，则说明书满足充分公开的要求。本文仅讨论审查员对案例公开不充分质疑的合理
5、性 （下同） 并由此分析申请撰写中公开不充分的典型问题及相应的答复技巧。 案例 1 中， 根据说明书公开的内容可知， 活化剂的使用是该案的发明所在。 对于如此重要的内容， 申请人在说明书中仅仅轻描淡写的给出了一句话： 所述活化剂为芳香族有机脂肪酸衍生物。 本技术领域公知， 芳香族有机脂肪酸本身就是一个非常宽泛的概念， 更何况其衍生物。 审查员通过对现有技术的检索， 也未能发现表明活化剂的使用与选择是现有技术的证据。 因此本案属于典型的 “说明书中给出了技术手段， 但对所属技术领域的技术人员来说， 该手段是含糊不清的， 根据说明书记载的内容无法具体实施” 的公开不充分状况。 据此， 审查员根据其检索后获得的信息发出公开不充分的意见通知书是合理的。3.1.2 案例 2比较例 案件简介：说明书记载：该发明的目的在于提供一种ABS/PC 改性合金，在提高了 ABS 的韧性的 同时又保持了 ABS 既有的优良物化性能。 为达到上述目的， 所术 ABS/PC 改性合金主要包括以下重量份数配比的原料组分：ABS 5075; PC 2040;相容剂310;环氧树脂0.11；抗氧剂0.10.3;其中，所
6、述相容剂为丁二烯-丙烯酸酯类共聚物。审查员发出审查意见通知书，指出“相容剂”导致公开不充分，并据此驳回。申请人提出复审请求后，复审委撤销驳回决定。案例分析：该发明所要解决的技术问题是 “在提高了 ABS 的韧性的同时， 保持了 ABS 既有的优良物化性能” ，所采用的关键技术手段是加入相容剂和环氧树脂。相容剂对于改善ABS 和 PC的相容性、进而改善合金的韧性是非常重要的。与案例 1 类似的是，该案的说明书对于相容剂也仅给出了一句话说明：为丁二烯-丙烯酸酯类共聚物。审查员质疑公开不充分的理由也是：丁二烯- 丙烯酸酯类共聚物种类繁多，本领域技术人员无法获知究竟采用哪些才能解决技术问题。与案例 1 不同的是，现有技术中，已经存在丁二烯-丙烯酸酯等共聚物用作ABS/PC 体系的相容剂。同时， 化学化工大辞典也对“丙烯酸酯类共聚物”进行了明确定义。也就是说，虽然案例 2 没有在说明书中对丁二烯- 丙烯酸酯类共聚物相容剂做过多说明，但该共聚物的选择和应用均是现有技术存在的技术信息。 本领域技术人员通过阅读说明书的整体内容并结合现有技术就能够获得足够的信息来实施该发明。 复审合议组据此撤销了对该申
7、请的驳回决定。3.1.3 撰写与答复国内大专院校申请人， 在发表学术论文时， 对于实施发明所必要的工艺步骤经常会仅给一个大概流程或概念， 产品和原料经常会仅以代号的形式出现。 但专利法的立法宗旨是鼓励发明创造和促使技术信息的公开， 因此专利申请的撰写需要本领域技术人员通过阅读说明书的整体内容并结合其所掌握的普通技术知识就能够获得足够的信息。 换言之， 专利申请撰写时，对于非现有技术，在说明书中必须有所描述。具体到案例 1（国内高校申请） ，芳香族有机脂肪酸衍生物虽然是现有技术中已存在的物质， 但其在润滑剂中作为活性剂应用却非现有技术， 因此撰写时应给出能够应用于上述润滑剂并解决技术问题的活化剂的具体实例或选择标准。纵观案例 2 的审查过程， 该案之所以走到复审阶段， 充分反映出国内申请人答复公开不充分质疑时手段的匮乏。该案申请人在答复时仅仅简单地做了如下陈述：虽然，丁二烯- 丙 烯酸酯类共聚物的种类繁多、性能各异，但是，该类共聚物中均含有羧基，能够与羟基发生酯化反应， 从而降低 PC/ABS 的极性和吸湿性， 使其与树脂有很好的相容性。 该意见陈述选取的说理角度不太恰当，审查员质疑的是
8、：不知道种类繁多的丁二烯-丙烯酸酯类共聚物中哪些能实现发明所声称的技术效果。 申请人却答复： 该类聚合物因为含有羧基， 因此都可以用。这种答复过于武断，而且与事实偏离。即使到了复审阶段，申请人也未能透彻说理。事实上，对于该公开不充分的质疑意见，申请人只需提供两方面证据和/或说理即可：(1)在该技术领域，丁二烯-丙烯酸酯类共聚物有较为明确的定义； (2)选择该类共聚物用作ABS/PC体系的相容剂也是现有技术。同样，对于案例 1 ，虽然审查员做了检索，但并不能穷尽现有技术， 因此如果申请人在意见陈述中能够提供证据证明有机脂肪酸衍生物在润滑剂中作为活性剂应用是现有技术，同样也可克服公开不充分的缺陷。3.2 夸张描述3.2.1 案例 3案件简介权利要求1：多孔组织工程支架，其特征在于多孔组织工程支架主要由a-羟基酸和氨基酸的共聚物和致孔剂制成，多孔组织工程支架的孔隙率为92.5 %98.5 %(体积)、孔径为200250 d项 ，所述致孔剂为氯化钠或蔗糖，致孔剂与共聚物的质量比为49：1。审查员发出审查意见通知书， 指出致孔剂的用量无法使支架达到如此高的孔隙率， 由此导致公开不充分。该案视撤。
9、案例分析该案支架具有高达92.5 -98.5 的孔隙率，但使用的致孔剂的用量却很少。而现有技术中相同方法制备类似的多孔支架， 使用了远多于本申请用量的致孔剂尚不能达到本申请所述的孔隙率。事实上，根据孔隙的形成机理可知：理想状态下，孔隙体积=致孔剂的体积。而实践中， 由于致孔剂不完全溶出或者有些孔隙不与外界连通， 实际测出的孔隙体积应小于致孔剂的体积。该案中支架孔隙率的理论最高值也不可能达到 92.5% 。也就是说，该案申请人对孔隙率这一技术特征做了夸张， 而夸张后的效果却是其制备方法理论上无法达到的。 审查员据此发出了公开不充分的意见，并提供了详细的理论计算和现有技术证据，事实确凿，本案因此而视撤。3.2.2 案例 4 比较例#案件简介权利要求1: 一种废油处理系统，其特征在于，包括连接于所述初步分离装置与脱色装置之间的芯膜分离装置， 所述芯膜分离装置包括： 过滤废油的芯膜， 所述芯膜包括通过油分子而排斥水分子及固体分子的聚合层。说明书记载：该发明要求保护的废油处理系统采用了一种具有能通过油分子而排斥水分子及固体分子的聚合层的 “芯膜” 分离装置。 所采用的芯膜分离技术不同于水净化的超滤膜及其他芯膜， 其原理是主要使用最新的纳米技术， 根据油的性能及分子量进行设计， 在芯膜的表面层设计有通过油分子而排斥水分子及其他固体分子的聚合层。 所述聚合层是由聚酰胺基础原材料和选自聚硅酮、 聚偶磷氨基烯、 聚醚醚酮、 聚碳酸酯或其混合物的配料通过搅拌、吸附后形
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