日本实用新型制度与发明专利制度的比较_韩晓春.pdf

日本实用新型制度与 发明专利制度的比较韩晓春摘要本文以日本新修订的(实用新型法) 为背景,将日木的实用新型制度与发明专利制度进行了较为详细的比较该比较分为十二个方面:一、关于实质审查;二、关于保护期限;三、关于保护客体;四、关于创造性标概五、关于审查请求;六、关于检索报告制度;七、关于申诉制度;八、关于登记或授权后文件的修改;九、关于权利无效后赔偿贵任的承担;十、关于俊权中举证贵任的分配;十一、关于中止侵权诉讼程序的条件;十二、关于两种权利的转换在比较的同时,本文还同步引述了我国的对应制度,以利于我国专利制度修改时从中得到启发和借鉴作者单位:国家知识产权局专利局42 0日本实用新型制度与发明专利制度的比较机会我国发明专利申请人和实用新型申请人在初审中被驳回,均可以提出复审,对发明专利申请的实审驳回,当然也可以提出复审,对发明和实用新型亦均存在无效程序而我国没有“订正的复审”程序,故在我国,发明只比实用新型多一个进人复审委员会的申诉机会,即不服实质审查驳回的复审参考日本的做法,我国三种专利初审驳回后是否能象日本一样不进人复审,而进人复议,进而节约复审的技术审查资源和程序,笔者认 为也是值得研究的。

因为初审驳回的大多为程序上的、法律上的问题,即使涉及到一些技术问题,一般也是较为明显的不需要技术专家就能判断的问题八、关于登记或授权后文件的修改实用新型权在登记后,实用新型权利人可以在任何时间对权利要求进行修改,但这种修改仅限于删除权利要求一种形式,甚至在实用新型权终止后均可进行由于仅限于删除权利要求,故这种形式的修改不可能超出原保护范围,故对这种修改不存在提出无效的问题当然,修一 改后的文本 仍要再行公告现行日本实用新型法如此规定主要是考虑到实用新型不进行实质审查,其法律稳定性较差,为了减少第三人对保护范围的监测负担,不允许对权利要求进行其他形式的修改但新修改的日本(实用新型法》改变了这一规定,将实用新型权的修改范围和发明专利权的修改范围统一和一致起来主要也是考虑到实用新型由于有检索报告制度的制约,实践证明实用新型是一种“自负其责”的制度,可以放’ 觅对修改 的限制当然,如果放宽了修改的限制,将可能出现修改超出范围的情况,故新《 实用新型法》规定了修改超范围的,可以作为无效理妇被提起无效程序如前一节所述,发明专利在授权后,专利权人可以主动启动“订正的复审”程序,对专利文件进行修改修改允许的范 围是:一是缩小权利要求(包括删除权利要求);二是订正误记或误译;三;是解释不明确的记载。

但是,该种订正不得实质性地扩大或变更权利要求的保护范围是否准许修改由审判部做出决定,对不同意修改的决定,专利权人可以向东京高等法院起诉,日本专利局为被告人经修改的文本还要进行公告,第三人如果认为修改超出规定的范围,则可以作为无效理 妇提出无效程序新《实用新型法》虽然扩大了实用新型授权 后的修改范 围,但仍4 25专利法研究未允许实用新型进人上述发明专利的“订正的复审”程序并且规定对授权的实用新型只允许修改一次,或者是在技术检索报告做出后的一定期限内,或者是在无效申诉请求提出后的一定期限内,以先到的日期为准,而删除权利要求仍没有任何时间和次数的限制在我国,授权后实用新型和发明的修改均只能在无效程序中进行,没有专门的修改程序在无效程序中,对实用新型和发明的修改均不限于删除权利要求一种方式,但不得 扩大保护范围九、关于权利无效后赔偿责任的承担实用新型权人在对他人提出侵权指控前,必须要向被控侵权人出具检索报告如果该检索报告中已经检索出能破坏新颖性或者创造性的现有技术,但实用新型权人仍以该实用新型权指控他人侵权 (权利人具有过失时)的,在该实用新型权被无效后,实用新型权人要向被控侵权人赔偿因此而造成的损失。

这是由于实用新型权没有进行实质性审查,而实用新型制度是建立在“自负其责”的基础之上的制度,为防止实用新型权人滥用权利而采取的一项措施,该项措施在修改的新的《 实用新型法》中仍予以了维持和肯定发明专利权人在该问题上则不同,即使发明专利权被无效后,发明专利权人并不赔偿被控侵权人 因此所造成的损失因为发明专利权是专利局经过实质审查后才授予的权利,只是由于新颖性的检索不可能周延,而创造性的判断亦是高度开放性的动态性标准,对该标准判断的“差错”不仅专利局不承担责任,专利权人更不应承担责任专利权本身是一种推定有效的财产权,是可以在出现破坏新颖性或者创造性的对比文献的情况下被无效掉的这时的无效,专利权人是没有过错的,故专利权人不必承担被控侵权人的相关损失我国没有规定权利无效后的赔 偿问题,因此,也没有规定实用新型与发明专利在该问题上的区别十、关于侵权中举证责任的分配一般的民事侵权均要求侵权人要有过错方才承担赔偿责任,即在主观归责上采过错责任原则那么,由谁来证明侵权人是否具有过错呢?按一般举证责任的分配规则来讲,应当是谁主张谁证 明,这是包括我国和日本426日本实用新型制度与发明专利制度的比较2.转换申请必须在实用新型登记后、且从实用新型申请日起3年内提出。

如此规定的原因在于,目前实用新型从申请日到登记日的周期大约为5个月,而发明专利申请提出实质审查的期限为申请日起3年为了和发明专利申请实质审查的期限相衔接,规定了从实用新型申请日起3年内可以提出转换请求3.在提出转换申请后,权利人不得再提出实用新型检索报告请求,这样规定主要是为了防止专利局审查员进行检索上的重复劳动4.如果有第三人提出技术检索报告请求,实用新型权利人可以在该请求提出的一定期限内,提出将该实用新型权转换为发明专利申请,而一旦提出这样的转换请求,实用新型检索报告将不再制作,这样规定同样是考虑到避免重复检索的需要5.在针对实用新型权提出无效申诉的情况下,在无效申诉请求提出后的特定期限内,实用新型权人可以提出转换申请实用新型授权后,无论实用新型权利人是否行使其权利,均面临着第三人提出无效 申诉的可能如果第三人针对该实用新型提出无效申诉,根据该规定,此时实用新型权人面临两种选择,或者决定将该实用新型权转换为发明专利申请,而一旦在规定的期限内提出这样的转换请求,由于实用新型权被放弃,无效程序将不进行或者坚持 自己的实用新型权,将无效程序进行下去那么,实用新型权将丧失转换为发明专利申请的可能。

6.转换的发明专利申请,可以在实用新型的说明书、权利要求书和附图的范围内进行该规定意味着实用新型权转换为发明专利申请并不受实用新型权利要求范围的限制也意味着,转换的发明专利申请可能是产品发明,也可能是方法发明当然,同时放弃的原实用新型权只能是产品发明7.转换为发 明专利申请后,允许分案8.转换为发明专利申请后,不允许再转换为实用新型,也不允许其分案申请再转换为实用新型目前在我国的制度中,发明与实用新型的互相转换,只能利用优先权制度来进行,并没有专门的转换制度,包括授权前和授权后。