日本解决IP侵权诉讼中权利人举证难的组合拳制度.docx

Judges Column日本解决IP侵权诉讼中权利人举证难的组合拳制度/ P72我国著名商标认定和保护中的几个问题/ P81我国互联网法院设置问题研究/P89日本解决IP侵权诉讼中权利人举证难的组合拳制度文/李扬摘要：为了解决知识产权侵权诉讼中知识产权人举证难的问题，日本知识产权法创设了侵 权行为人对其行为具体样态的明示义务、文书提出命令、损害计算鉴定、合理损害额推定、秘 密保持命令等制度这些制度具有我国同类制度没有的一些特点和优点，值得我国认真研究和 借鉴关健词：具体样态明示义务；文书提出命令；损害计算鉴定；合理损害额推定；秘密 保持命令由于知识产权客体非物质性的特点，知识 产权侵权诉讼中举证难是世界上所有知识产权 人面临的共同问题由于知识产权文化环境 差、社会诚信度低、财务体制混乱等因素的影 响，我国知识产权人面临的侵权举证难问题更 为严重如何解决这一难题，我国知识产权实 务和理论界一直倍感头疼，并且一直在努力探 索过程中下面分五个方面精要介绍日本为了 解决知识产权侵权诉讼中权利人举证难问题采 取的组合拳制度，并和我国同类制度进行比 较，以期对我国相关知识产权实践和理论研究 有所裨益。

一、被控侵权行为人对其行为具体样态 的明示义务作者简介：李扬,中山大学法学浣教技，博士生导师I. 日本专利法采取创造专利法、实用新型专利法、外观设计专利法分别立法模式,特许法即创造专利法,实用新案法 即实用新型专利法，意匠法新夕卜观设计专利法知识产权侵权诉讼中，知识产权人在主张 损害赔偿前，需要证明被告存在侵害行为，在被 告否认该侵害行为的情况下，必须举证证明存在 该侵害行为在日本特许法等知识产权法导入 被控侵权行为人对其行为具体样态的明示义务之 前，关于被控侵权行为人否认权利人侵害行为主 张的方法，虽然《日本民事诉讼规那么》第79条 第3款已经规定了被告必须附加理由陈述与对手 方事实主张完全相反的具体事实进行争辩的积极 否认制度，但并没有明确规定被告在侵权诉讼中 对其侵权行为具体样态的明示义务在知识产权侵权诉讼中，侵权产品和侵权方 法往往具有技术性，用肉眼难以分辨，而且有些 情况下权利人非常不容易获得侵权产品，更无从 掌握被告使用的侵权方法，2因而常导致难以确 定具体侵权行为的问题在侵权行为人单纯否认 知识产权人指控的侵权行为的情况下，经常出现 侵权产品、侵权方法、侵权行为确定消耗时间长 和诉讼延退的问题。

相反，在侵权行为人否认知 识产权人指控的侵权样态的情况下，如果让侵权 行为人说明其自己行为的具体情况，积极参与确 定侵权行为，不但可以顺利确定侵权产品、侵权 方法，尽快确定诉讼争点，而且可以促进审判的 效率化为此，日本1999年修改其特许法新增 第104条之2,在《民事诉讼规那么》第79条第3 款规定的积极否认原那么根底上设立特那么，导入被 告应当明确说明其行为具体情况的义务，除非被 告存在可以不加明示的合理理由实用新案法第 30条、意匠法第41条、商标法第39条随后准用 特许法该条规定，2003年日本通过修订反不正当 竞争法在第6条采用该制度，日本2003年修订 著作权法时新增第114条之2亦规定了该制度所谓行为具体样态的明示义务，是指在知 识产权侵权诉讼中，如果被控侵权行为人否认 知识产权人指控的侵权行为、侵权产品或者侵 权方法，那么应当详细说明其行为、产品或者方 法的具体情况，除非存在可以不加详细说明的 合理理由所谓合理理由，一般是指被控侵权 行为人的行为具体样态中包含了商业秘密比方，在著作权侵权诉讼中，如果被控侵 权行为人否认著作权人指控的侵害发表权、复制 权、向公众送信权、上映权、演绎权行为，那么不II仅应说明其实施的具体行为和受著作权控制的发 表、复制、向公众送信、上映、演绎等行为的区 别，而且应当详细说明其发表、复制、向公众送 信、上映、演绎的作品和著作权人的作品有什么 不同。

再比方，在专利权侵权诉讼中，原告指控 被告实施的处理方法包括A-B-C-D,被告抗辩说 自己实施的处理方法不是A-B-C-D,这不过是单 纯的否认被告抗辩说自己并不拥有实施处理方 法A-B-C-D的必要机械设备，那么是积极否认更 进一步，被告主张自己实施的处理方法是不同于 专利方法的A-B-C-E,那么属于对自己行为具体样 态的明示3换句话说就是，如果被控侵权行为 人否认专利权人指控的专利侵权产品或者生产产 品的专利侵权方法，就应当详细说明其产品或者 生产产品的方法是什么，有什么技术特征，和受 专利权控制的技术特征有什么不同，从而方便法 院尽快确定诉讼争点作为被控侵权人明示其行为具体样态的前 提，权利人在侵权诉讼中，应当按照社会一般认 知水准能够区别以及能够和其权利范围进行比照 判断的根本要求，确定其主张权利的客体 参见［日］中山信弘、小泉直直树编1新注解特并法］（下），青林i•院20XX年版，1799页 参见［日］三木浩一 ,特昨罹侵害二；当事者情翅4义集手段挞汞公少二"久卜1162号S7页 参见日本特if斤褊，工棠所有梅逐条解距J（第20版），灸明推参协会20XX年版,矿侵权行为人违反行为具体样态明示义务是否 产生不利后果？对此，日本民事诉讼规那么第79条 第3款没有规定。

按照日本学者理解，虽然被告 拒绝详细说明其行为的具体情况，但按照论辩主 义原那么，原告对其所主张的侵权事实，依旧不能 就此免除举证责任，仍然必须举证证明被告侵权 行为及其侵权产品或者方法的具体样态但是, 在自由心证主义制度下，被告违反行为具体样态 明示义务，很可能导致被控行为人未尽明示义务 的具体行为样态被法院推定为真实的不利后果 参见［日］三宅省三、垃崎勤、小林务之编；新民法大系：理谕匕笑矜拱第二卷），青林害浣1997年版，65［日］半田正大、松田放行编 著作榷法n X> F著作权法“第3琶）•劲草言房2（）15年第2版・555页［日］ 小野昌延、松村信夫事不正兢争防止法概貌青林害院20XX年笫2版,638-639 同注择4,日本特昨疗书，332页II从上述介绍可知，日本知识产权法规定的 被告对其具体行为样态的明示义务制度，虽无 不利法律后果作为侵权行为人自觉履行的保障, 但司法实践中由于侵权行为不履行这一义务会 实质性地影响法官自由心证，因而可以迫使侵 权行为人参与到确定其侵权行为和侵权结果等 具体情况中来，解决了权利人难以进入侵权行 为人场所进行调查取证等难题，有利于法院尽 快确定当事人双方的诉讼焦点。

不过从比拟法 角度看，日本这一民事诉讼活动的特那么，对减 轻我国知识产权侵权诉讼活动中权利人的举证 责任并无实质性的参考价值理由是，我国专 利法、著作权法、商标法等知识产权法中虽未 象日本特许法等知识产权法一样，专门规定侵 权行为人对其行为具体样态的明示义务，但根 据我国民事诉讼法第64条（当事人对自己提出 的主张，有责任提供证据）、第65条（当事人 对自己提出的主张应当及时提供证据）规定的 证据规那么可知，知识产权侵权诉讼过程中被诉 侵权行为人在准备证据反驳权利人主张的过程 中，实际上也不得不通过证据对其行为具体样 态进行详细说明，否那么难以有力反驳权利人的 主张及其事实文书提出命令所谓文书提出命令，是指在知识产权侵权 诉讼中，法院可以根据当事人的申请，命令对 方当事人提出有助于证明侵权行为或者计算因 侵权行为造成的损害的必要文件但是，文书 持有者有拒绝提出的正当理由时，不在此限 文书，不仅指书面文件，还包括记载有能够证 明侵权行为和侵权损害额的计算机、USB等现 代记录媒介日本最早于1959年制定的特许法第105条 规定文书提出命令制度，但根据当时的制度, 当事人根据提出的对象只限于计算侵权损害额 的必要文书c 1999年日本修改特许法时，作为 其民事诉讼法第220条规定的文书提出义务的 特那么，将文书提出命令的对象扩大到用于证明 侵权行为的必要文书范围。

随后实用新案法第 30条、意匠法第41条、商标法第39条分别准 用特许法这一制度2003年日本修订反不正当 竞争法时在第7条中采用该制度，日本著作权 法经过】996年、2000年、2004年三次修改, 最终于第114条之3完整规定了这一制度按照规定，文书提出命令的对象，只限于 对证明侵权行为和侵权行为造成的损害具有必 要性的文书文书对证明侵权行为是否具有必 要性，申请人应当加以说明，以防止申请人滥 用该制度：虽然在市场上购置到了涉嫌侵权的 产品，但侵权产品的结构、组成成分即使通过 反向工程也无法确定，惟有借助被告掌握的文 书才能最后确定其是否侵权时，该文书对于证 明侵权行为而言就具有必要性对证明侵权损 害额具有必要性的文书，是指缺少这些文书, 侵权损害额难以被证明具备这种必要性的文 书包括，记载销售数量、销售单价、销售总价 款、利润率、侵权本钱等信息的文书文书提出命令的申请人，既包括原告，也 包括被告比方，被告出示了对自己不利的证 据的情况下，作为对抗手段，也可以请求法院 发布命令，请求原告提出掌握的文件但按照 日本民事诉讼法第223条第1款规定，知识产 权侵权诉讼中的文书提出命令与民事诉讼法上 普通的文书提出命令不同的是，无论原告还是 被告，都不能请求法院命令第三人提出文书。

同注铎5,半田正夫、松田政行书.558 参见［日］金井克彦、令木将文、松屿隆弘商蝶法r? b j XcxisNexis20XX年12月，630 f文书提出命令的申请手续，按照日本民事 诉讼法第221条第1款和民事诉讼规那么第140 条第1款的规定，应当以记载了以下事项的书 面形式提出：I. 文书的表示，包括文书种类、名称、制 作者等特定事项文书种类和范围没有限制, 包括会计账簿、税务报表、顾客名单等各种纸 质件、磁盘、CD、DVD、USB等各种现代记 录媒介由于文书掌握在被控侵权行为人手中, 在难以全部记载这些事项的情况下，对文书提 出命令申请者不宜过于苛刻实务中，只要请 求书记载的是“与侵权产品销售有关的所有文 书”即可有助于确定侵权行为的文书，包括 表示被告产品构造的设计图、目录、使用说明 书等，显示被告制造方法的底单、制造记录 书、制造指示图等有助于确定损害额的文书 包括记载了生产量、销售量、销售单价、销售 总收入、生产本钱、利润率等关键信息的文书2. 文书的趣旨，即文书记载内容的概要3.文 书持有人4.待证事实5.请求申请文书提出 的原因文书提出命令的除外按照日本特许法等 知识产权法的规定，文书提出命令的被申请人 存在正当理由的，可以不提出文书。

所谓正当 理由，一种观点认为，并非单纯指该文书中记 载的事项包括商业秘密，而应当衡量开示该文 书将对文书持有者造成的不利益和不提出该文 书给申请人造成的不利益之后，进行综合判断, 否那么文书提出命令制度将形同虚设另一种观 点认为，即使发布秘密保持命令也难以防止会 给文书持有者造成不利益时，才能认为属于不 开示文书的正当理由9据此观点，拒绝开示文 书的正当理由就变得非常狭窄，应当开示的文 书范围相应扩大了是否存在正当理由，由法院依据文书持有 者的申请进行判断法院在判断是否存在文书 持有者所说的正当理由时，必要情况下可以命 令文书持有者出示该文书为了保护文书持有 者的商业秘密，日本知识产权法设计了只有法 官才能阅览文书的不公开审理程序（incamera） 但是，不公开审理程序中被申请人提示的文书, 由于未经过证据审查，法院不能将该文书记载 的内容作为证据使用’在不公开审理程序中, 法官根据开示的文书确认被告产品或者方法与 原告主张明显不同时，不管是否存在文书提出 命令请求，都必须驳回原告请求，认定不存在 提出的必要性根据日本特许法等的规定，虽然。