美国专利法改革述评

1、5美国研究62010 年第 1 期美国专利法改革述评张怀印 1内容提要2近年来, 由于专利授予数量和专利诉讼案件的激增, 美国国内要求进行专利改革的呼声迭起。美国两党议员自 2005 年以来已经连续三次向国会提交5专利改革法案6。法案提议修改的内容主要有先申请原则、 损害赔偿的计算方式、 创设专利授予后的异议程序、 设立专利审判和上诉委员会等几个方面。改革法案的提出, 引起了美国企业界、 各州及各种利益团体的广泛关注和激烈辩论, 引发了人们对美国专利制度的深层次思考。关键词:美国法律 美国经济 专利改革法案 先申请原则2009 年 3 月 3 日, 美国两党议员同时向参众两院递交了52009 年专利改革法案6(以下简称/ 法案0), 这是近年来美国议会第三次审议专利改革法案, 前两次分别为52005年专利改革法案6和52007 年专利改革法案6。2007 年 9 月 7 日, 美国众议院以 220 票赞成、 175 票反对, 通过了52007 年专利改革法案6, 但该法案在 2008年递交参议院批准时未能获得通过。52009 年专利改革法案6与前两部法案相比并无太大变化, 其目的是/

2、提高专利质量、 增加专利诉讼方的确定性0; 如果该法案能够获得通过, 这将是自 1952年以来美国最大规模的专利制度改革。本文将在回顾近年来美国专利法改革的历史背景的基础上, 分析美国52009 年专利改革法案6引发的争议和分歧, 探讨美国专利改革之动因。一 美国近年来专利法改革的历史背景美国是世界上较早建立专利制度的国家之一。在 1787 年制宪会议上, 弗吉尼亚州及南卡罗来纳州代表提议设立专利制度保护发明家。当时虽有人顾虑到欧洲王室授予专利所造成的/ 垄断0局面, 但却一致认为/ 专利带来的社会利益将大大超过国家给予发明家个人的利益0 。因而在美国宪法第八条第八款中规定: / 保障著作家和发明家对其作品及发明物于限定时间内专有权利, 以奖励科学和实用技艺的进步。 0在此基础上, 国会于 1790 年 2 月 16 日通过专利法案, 4 月 10 日经华盛顿总统签署后成为美国第一部专利法。该法颁布后, 历经 1793、 1836、 1837、 1842、 1849、 1852、1861、 1870、 1921 等多次修订, 美国专利法逐渐形成相当完善的制度。20 世纪 50 年代以来

3、, 美国专利法又进行了三次较大的变革。第一次变革发生在 1952年。当年 7 月 19 日, 美国总统杜鲁门签署新的法案修改专利法, 是为 1952 年美国专利法。该法案修订、 整合了历次专利法案, 并融合了美国专利法史上的重要判例, 于 1953 年 1 月 1 日正式实施。第二次变革是在 1982 年开始的一系列改革。从 1982 年开始, 美国国会对专利制度的运作方式进行了两次调整。一是专利案件司法上诉程序的变化。1982 年 10月 1 日开始生效的5联邦法院改革法6(The Federal Court Improvement Act)设立一专门联邦上诉法院( The Court of Appeals for the Federal Circuit) , 受理所有来自各地方法院( district court)的专利上诉案件, 以及专利商标局各委员会( boards)的上诉案件。该法院的设立彻底改变了美国的专利政策, 大大强化了对专利的保护。二是美国专利商标局(The United States Patent and Trademark Office, USPTO)自身费用结构

4、和资金供应方面的改革。从 20世纪 90 年代初开始, 国会将美国专利局从由财政拨款、 只收取象征性专利申请费用的机构改造为由其收取的费用提供资金的机构。上述改革在当时被认为只是行政和程序的调整, 而不是本质上的变化。现在,这些看似普通的程序改革共同发挥作用, 显而易见已经使美国专利政策和实践发生了自 1836 年以来最深刻的变革。第三次是 2005 年至今的这次变革。2005 年 6 月 8 日, 拉马尔 # 史密斯(Lamar#55#美国专利法改革述评曾海帆编著:5专利制度发展简史6, 湖南省专利管理局、 湖南省科技情报研究所 1985 年版, 第16 页; 曾陈明汝:5两岸及欧美专利法6, 中国人民大学出版社2007 年版, 第 194 页。 1美2卡尔威因# 帕尔德森:5美国宪法释义6(徐卫东等译), 华夏出版社 1989 年版, 第 94 页; 郭德忠:5 专利法与反垄断法的/ 冲突0与一致性6, 载5湘潭大学学报6(哲学社会科学版)2007 年第 3 期, 第 28页。Karl Fenning, / Growth of American Patents,0 8 Journa

5、l of the P atent Of f ice Society , 1925 1926, p.52. 杨利华:5从/ 特权0到/ 财产权0: 专利权之起源探微6, 载5湘潭大学学报6(哲学社会科学版)2009 年第 1期, 第 43 页。曾陈明汝:5专利商标法选论6(增订新版), 三民书局 1977 年版, 第 13 页。王太平:5论知识产权的公共政策性6, 载5湘潭大学学报6(哲学社会科学版)2009 年第 1 期, 第38 页。1美2亚当# 杰夫、 乔希# 勒纳:5创新及其不满: 专利体系对创新与进步的危害及其对策6(罗建平、 兰花译),中国人民大学出版社 2007 年版, 第 10页。1美2亚当# 杰夫、 乔希# 勒纳:5创新及其不满: 专利体系对创新与进步的危害及其对策6, 第 2 页。Smith)众议员引入了备受争议的 2005 年专利改革法。拉马尔将该法称为/ 自国会通过 1952 年专利法以来对美国专利法的最全面的修改。 0通过该法, 立法者希望能实现三个突出目标: (1)提高专利质量; (2) 减少失控的专利诉讼; 以及(3)将美国专利法和世界其他国家统一。2007

6、 年美国众议院通过了改革法案, 但在 2008 年参议院的表决中却遭否决。2009 年 3 月初, 美国参众两院再次启动了专利改革的程序, 对52009年专利改革法6进行辩论。二 美国专利改革的焦点问题2005、 2007 和 2009 年的改革法案在美国备受瞩目, 其中最引人注目的修改之一是从/ 先发明原则0转向/ 先申请原则0。其他提议修改的内容还有损害赔偿、 创设专利授予后的异议程序、 设立专利审判和上诉委员会等几个方面。笔者将依据52009年美国专利改革法案6做进一步分析。(一)从/ 先发明原则0(First to Invention)转向/ 先申请原则0( First to File)在专利审查过程中普遍存在两种原则: 一是以申请先后为准, 只对最先提出申请的申请人授予专利权, 即/ 先申请原则0。二是以发明先后为准, 对最先完成发明的发明人授予专利权, 即/ 先发明原则0。目前, 世界上绝大多数国家采用先申请原则, 而美国长期采用先发明原则。根据这一原则, 最先提出申请的发明人不一定最终得到发明权。如果另外有人先期做出同一或相似发明, 该人即使没有先于他人申请, 也有机会在

7、特定时间内通过 / 冲突程序0(Interference Program) 向专利局提出申请, 从而可能通过专利局的最后裁定而最终成为专利权人。这种制度显然有其优越性, 有利于保护先发明人的利益。美国专利商标局前局长唐纳德 # W. 班纳( Donald W.Banner)认为, / - 先发明原则. 可以保证发明人有一年的宽限期( grace period), 从而保护发明人在一年的时间里能够避免公诸于众的不良影响, 同时也可以给发明人在这一期限内考虑是否申请或者出售其发明的权利, 从而提高了专利的- 效率. 。并给予发明人以评估发明的商业价值的机会。 0当然, 美国国内也存在一些反对意见。如竹中俊子教授(Toshiko Takenka)认为, 尽管美国在法律制度上采用的是/ 先发明0#56#美国研究Christopher L. Logan, / Patent Reform 2005: Hr. 2795 and the Road to Post2Grant Oppositions,0 74 Uni 2versity of Missouri 2Kansas City Law Revie

8、w , 2006, p. 975.Doug Harvey, / Reinventing the U. S. Patent System: A Discussion of Patent Reform through an Analysisof the Proposed Patent Reform Act of 2005,0 38 Texas Tech Law Review, p. 1137.Donald W. Banner, What Will Happen if the United States Adapts a First to File System, What Do We Getand What Do We Lose with Patent Harmonization? Dec. 14, 2001, University of California, Boalt HallSchool of Law, Barkerley.原则, 而实际上超过 99%的申请案是在/ 先申请0制度下审查授权的, 因此, 美国在实践上实行的是/ 先申请0制度。这一制度给专利申请过程造成了很大的不确定性

9、, 从而增加了专利诉讼的机会。近年来, 美国一些申请专利数量较多的公司, 如微软、 国际商业机器公司(IBM)等跨国公司, 不断游说美国国会将法律改为/ 先申请原则0, 但一直未果。在本次改革中, / 法案0第一条将美国专利制度转化为/ 先申请0制度, 对争讼的发明给予申请在先者优先权。此前规定的冲突程序被一个决定争讼的发明中先申请者是否恰当的派生程序所代替, 这一程序将比冲突程序更快捷, 成本更低。该条款还通过设置宽限期, 公开披露被争讼的发明主题来鼓励信息共享, 防止专利丧失优先性。(二)改变专利损害赔偿的计算方式关于损害赔偿计算方式是本次专利制度改革的重点内容之一。由于这一规定对专利权利人和侵权人的影响都非常重大, 因而成为改革法案中最受争议的内容之一。美国现行法律对专利侵权的赔偿有专门的规定, 将合理的专利使用费作为这种/ 合理赔偿0的最低限额。5美国专利法6第 284 条规定: / 根据有利于原告之证据显示, 法院应对原告因专利受侵害之程度做出判决, 给予足够之赔偿, 其数目不得少于侵权人实施发明所需之合理权利金, 以及法院所定之利息及诉讼费用之总和。陪审团如未能确认损害赔偿额, 法院应估定之, 以上任一种情形下, 法院均得将决定或估定之损害赔偿额增加至三倍。法院得请专家作证, 以协助决定损害赔偿或在该状况下合理之权利金0 。/ 法案0第四条保留了被侵权专利的损害赔偿应不少于/ 合理的特许使用费0的现有规定, 并进一步要求法庭进行分析以确保判定/ 合理的特许使用费0时能够反映该专利的/ 相对于先前工艺的特殊贡献0的经济价值, 即依据宪法第一条第八款所规定的促进科学和艺术发展方面的贡献。该法还要求法院识别/ 合理的特许使用费0的决定因素, 确保法官或陪审团在估量被侵害者损失时有清楚的档案可供权衡。如果一项发明存在任何未被执行的市场许可行为的话, 法院在确定/ 合理的特许使用费0时还需考虑到这一点。/ 法案0第四条还对损害赔偿的计算方式做出了重大修改。根据法案的规定, 损#57#美国专利法改革述评张志成:5关于美国专利制度/ 先发明0 原则的评论6, 载北大法律信息网, http: / / article. chinalawinfo. com/Article_Detail. asp? ArticleI

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