判断创造性的步骤韩晓春.docx

专利知识系列讲座韩晓春108、判断创造性的步骤创造性判断的步骤是说判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见 时，先作什么，而后作什么的内容和顺序根据审查指南的规定，判断发明的 创造性通常按以下面三个步骤进行：一、确定最接近的对比文件或者说是现有技术尽管判断创造性可以引述 多篇对比文件，可以从每篇对比文件中提取部分内容组合起来判断申请专利技 术的创造性但在判断创造性的顺序上，首先要从中找出一篇与申请专利的技 术最为接近的对比文件，或者说最接近的现有技术审查指南对最接近的现有 技术是这样表述的：“是指现有技术中与要求保护的发明最密切相关的一个技 术方案，它是判断发明是否具有突出的实质性特点的基础最接近的现有技 术，例如可以是，与要求保护的发明技术领域相同，所要解决的技术问题、技 术效果或者用途最接近和/或公开了发明的技术特征最多的现有技术，或者虽然 与要求保护的发明技术领域不同，但能够实现发明的功能，并且公开发明的技 术特征最多的现有技术应当注意的是，在确定最接近的现有技术时，应首先 考虑技术领域相同或相近的现有技术”从上述表述可以看出：1、最接近的对 比文件应当是一个技术方案，而不是一个技术特征。

2、最接近的对比文件应当 首先考虑相同技术领域内的技术方案，再考虑技术领域相近的技术方案3、在 技术领域相同或相近似的情况下，应当首先考虑所要解决的技术问题、技术效 果或用途最接近的现有技术假定发明创造是兼容小灵通卡的双卡，而审 查员检索出有普通 1 和普通 2但审查员还检索出一件专利文献，即 兼容 PIM 卡的双卡显然，三篇对比文件均属于同一技术领域这时，就 要看解决的技术问题和效果，显然，兼容 PIM 卡的双卡是最为接近的现有 技术而普通 1 和 2 均属于背景技术二、确定发明的区别特征和其实际解决的技术问题就是说，要区别开发 明和现有技术在技术特征上有何不同，及发明解决的技术问题是什么？不是说 申请人主观上想要解决的技术问题，而是客观上，该发明实际解决的是什么技 术问题还举前述例子，假定发明兼容小灵通卡双卡的申请人，在其说明 书中描述现有技术时，仅提到普通，并未提到双卡申请人认为其发 明解决了一个，可以放入双卡这一技术问题同时，还解决了兼容小灵通 卡的技术问题但审查员根据检索出的最为接近的现有技术，和发明的技术方 案进行比较后，认为两者的区别仅在于兼容的“卡”不一样，并非是双卡手 机。

在找出区别特征后，审查员再根据区别特征来分析和确定该发明客观上解 决的技术问题这时，审查员自然会认为该发明解决的技术问题不是双卡手 机，而是兼容小灵通卡这一技术问题认为双卡已经是现有技术，尽管申 请人自己在说明书中认为解决的是双卡这一技术问题由此看出，第一步 骤是第二个步骤的前提，如果不确定最接近的现有技术，就不可能找出发明与 现有技术真正的区别特征，也不可能正确的确认发明所要解决的技术问题三、判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见（是否给 出的技术启示）审查指南对该步骤的要求是：“在该步骤中，要从最接近的 现有技术和发明实际解决的技术问题出发，判断要求保护的发明对本领域的技 术人员来说是否显而易见判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在 某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有 技术以解决其存在的技术问题（即发明实际解决的技术问题）的启示，这种启 示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有 技术并获得要求保护的发明如果现有技术存在这种技术启示，则发明是显而 易见的，不具有突出的实质性特点”再以前述为例，基于该发明所要求 解决的技术问题是兼容小灵通卡的双卡，而不是说明书中认为的“双卡” 技术问题。

审查员可能会认为基于最接近的现有技术是兼容 PIM 卡的双卡手 机，而该现有技术应当已经给出了这样的技术启示，即一个普通的技术人员以 该现有技术为背景，解决兼容小灵通卡的技术问题是显而易见的，因此，该发 明不具有创造性（注）需要注意的是，为了找出真正的区别技术特征，需要 确定一篇最为接近的现有技术方案但是，什么样的区别特征才可以被认为在 现有技术中存在启示呢？可以说，通常情况下，出现下述情况时，应当认为现 在技术中存在“技术启示”：1、区别特征为公知常识时，即与现有技术不同的 特征是普通技术人员所具有的一般知识如教科书、工具书中披露的解决该技 术问题的手段意味着申请人的贡献仅仅在将这些公知技术手段写入了“专利 技术”，因此，不具有创造性2、区别特征为与最接近的现有技术相关的已有 技术手段如是同一份对比文件中的其他部分披露的技术手段，且起的作用相 同申请人的贡献仅在于借鉴了同一篇对比文件中不同部分披露的技术手段， 写入“专利技术”，显然，也不应当具有创造性3、区别特征为另一篇比对文 件中披露的相关手术手段，而所起作用与该区别特征相同意味着申请人的贡 献在于借鉴了另一篇对比文件中的相关特征，并写入专利文件。

尽管第三种情 况相比前两种情况，区别特征获得“难一些”，但对于普通技术人员来讲，仍 然是容易完成的事因此，不应当有创造性人们说判断创造性时不限于一篇 对比文件，大多指此种情况另外，在判断新颖性时，有“惯用手段”的直接置换，而判断创造性时存 在“惯用手段”的替代问题如前所述，这种区别其实仅在于审查抵触申请时 有意义如果对比文件不是抵触申请，而是现有技术，则无需区别“惯用手 段”的直接置换、和“惯用手段”的替代，可以均以创造性来评价在后申请 因为引用抵触申请判断时，只能用来评价在后申请的新颖性，不能用来评价在 后申请的创造性即检索出的最接近的对比文件如果是抵触申请，则抵触申请 不能作为最接近的现有技术，也不能作为其他组合文件来评价发明的创造性， 因为抵触申请本身并不属于现有技术 上述判断创造性的“三步法”亦是相对的，即通常大多数情况下可以采取 的方法遇到特殊情况时，还要具体情况具体对待注：该小灵通卡的案例原本是一件授权的实用新型，专利局对其作出检索 报告时认为没有创造性，在此假设为发明以便于理解查阅讲座全文请搜索“专利知识讲座韩晓春”）。