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Bilski 案对商业方法专利的影响 案对商业方法专利的影响 作者：郑立柱* 蔡仰德** 知识产权期刊 2009 年 2 月 金杜律师事务所 1 2008 年 10 月 30 日，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）对广受瞩目的Bilsk1i案作出判 决，通过对于美国专利法保护客体2的解释，重新表明了对于商业方法专利的态度，即可专 利的方法一定是 (1) 与特定机器相联系，或者（2）使特定物品产生转化据此，CAFC以 全院联席方式会审此案，最终以 9 比 3 否定了纯商业方法的专利性Bilski案将对今后商业 方法专利的获得及执行产生重要指引，其影响力不仅涉及商业、金融、保险、证券业等， 也深刻影响了计算机软件产业 Bernard Bilski和Rand Warsaw于 1997 年 4 月 10 日在美国专利商标局申请的一个商 业方法专利，涉及商品提供者对以固定价格销售的商品进行消费风险成本管理的方法从 该专利申请的权利要求 1 的描述3不难看出，该权利要求所要求保护的主题是纯粹的商业方 法，而且并不含有具体的技术特征对该方案从技术角度进行限定，但是符合美国专利 705 分类规定。

首席法官Michel为主流意见撰写了判决，援引联邦最高法院的判例Diamond v. Diehr4，认为“方法权利要求不能覆盖单纯的自然规则，自然现象或者抽象概念”同时 也非常倚重最高法院判例Gottschalk v. Benson5中，对于可专利性的客体论述，即“机器 或者转化”测试是确定某方法专利性的适合途径CAFC也同时强调了最高法院给出的测 试准则：一个方法权利要求必须被剪裁得足够窄到只包含对于基本原则的某个特定应用， 而不是用于占先该基本原则本身在Bilski判决中，CAFC还借机修正了在 1998 年大开商 业方法专利之门的State Street Bank6案中所确立的准则，认为单纯满足“有用的、具体的 和有形的结果”测试是不足以建立专利性的应该注意的是，Bilski判决只是否定了纯粹商 业方法的专利性，但是也明确表示，如果一个商业方法或者软件发明满足了“机器或转 化”的测试，也应该可以得到专利法保护 Bilski判决的出现也很大程度反映了美国各界对于商业方法专利的态度，这一点也从 39 份“法庭之友”意见中得到体现法官Mayer也认为商业方法专利申请从 1997 年的不 到 1,000 件，到 2007 年发展到超过 11,000 件的事实7展示了从可笑到的确荒谬的过程。

8 因此，Bilski案件的出现，也适时地调整了专利权人和社会公众之间的平衡关系在Bilski案 之后不到一个月，美国专利商标局的上诉与争议委员会在Ex Parte Halligan（2008-1588） 中又适用“机器或转化”测试驳回了一个请求保护软件的权利要求 鉴于美国的影响力，Bilski案的出现也得到了世界的广泛关注，中国也不例外根据中 国专利法的相关规定，发明专利是用于保护产品、方法或者其改进所提出的新的技术方 案9技术性一直是中国发明专利持之以恒的严格授权标准但是，中国对于商业方法专利 的态度，也从最初通过专利法第 25 条的完全排斥，10发展到 2002 年给花旗银行授权了一金杜律师事务所 2 项电子商务商业方法专利11在 2006 年版的《审查指南》中放弃了专利保护客体的“贡献 论”的要求，不再要求引用现有技术对发明主题进行判断而含有一定技术特征的商业方 法，也不再属于专利法保护客体的直接排除范围应该注意的是，中国对商业方法专利定 义与美国对商业方法专利的定义范畴不太相同 在中国的专利实践中，可专利的商业方法一般是指，借助计算机技术实现的涉及商业 活动或者经营模式的发明创造。

12对专利权的保护范围进行限定的权利要求中不仅会包含 商业方法的内容，而且需要涉及实现此商业方法的技术手段中国的专利审查指南并未像 美国那样对此类发明进行专门分类鉴于商业方法的性质，此类发明归属于涉及计算机程 序的发明专利申请较为符合事实，所以商业方法专利的审查标准也需要与此部分一致13 在商业方法寻求专利保护途径时，专利申请人既要遵守专利法的各项要求，也不希望 因为引入过多的具体实现的技术手段，而对商业方法专利权利要求的保护范围进行过多的 限制所以，在通过概括或者归纳方式撰写权利要求时，应该小心如果权利要求中只体 现商业方法的步骤和流程，而没有披露通过计算机技术等用于实现该商业方法的技术手段 时，会导致权利要求的保护主题超越专利法的规定而被驳回为了获得良好的保护，需要 平衡商业方法特征和计算机技术特征之间的关系 一般而言，技术特征应该是指对于自然规律的利用而商业方法专利申请因为自身性 质原因，有如何体现技术性的问题通过功能性限定的方式将商业方法特征和计算机技术 特征结合在一起所进行的表达，如“奖金计算装置，用于计算不同雇员所应得的奖金”， 会使商业方法特征不再单独存在，而成为可以实现一定商业目的的商业技术特征，已经具 有了一般意义上的技术属性。

因此，这种商业技术特征与其他的普通技术特征一样，对权 利要求的保护范围起到一定的限制作用，这种限制也从整体上体现了权利要求所要求保护 的主题属性 基于上述的关于商业技术特征的理解，使商业方法通过专利进行保护成为可能专利 法的原则在适用于商业方法专利时并不存在任何例外，所以关于专利申请的已有一切要求 也同样适用于商业方法专利申请例如，权利要求中需要含有实现所要求保护的方案的全 部必要技术特征，该特征一般通过计算机技术体现而且，该技术特征与权利要求实际所 解决的技术问题相对应技术方案的三要素技术问题，技术手段和技术效果也同样需要在 商业方法权利要求中得到体现同时，有关商业方法的特征在方案构成上也需要得到考 虑，但是其所起的作用更多地是为了体现权利要求的技术问题，而不是商业问题 需要承认，不同商业应用环境的限定对于商业方法专利的主题构成是有实质性贡献 的，不能够简单地忽略所以，相应地也要求审理商业方法专利申请的审查员除了具有法 律知识和技术背景之外，还应该具有一定的商业知识鉴于中国的商业方法专利审查实践 时间不长，仍处于积累经验的阶段，中国专利局在近期都会对于商业方法专利持谨慎的开 放态度同样，作为处理商业方法专利申请的专利律师，也需要具有良好的技术、法律和 商业背景，而且需要在撰写申请文件时，特别有必要与申请人进行密切和良好的沟通。

在 认真研读商业方法的前提下，仔细权衡商业技术特征的表述方式，以期能够从技术和商业金杜律师事务所 3 角度同时体现商业方法的专利性而且，说明书也应该被充分地利用，以进一步解释相应 商业方法应该属于可授权专利客体的原因 结论结论 在Bilski案之后，美国的商业方法和软件专利的授权标准无疑会变得严格，但这毕竟不 是最终的裁决如果有必要，美国联邦最高法院会提审此案但是，例如不久之前的KSR 案14 和 eBay案15, 美国联邦最高法院通过对创造性标准和永久禁令的讨论，表明近期对于 专利授权标准应该提高，而专利权的使用应该得到限制的态度所以，Bilski将被提审的可 能性不会太大而Bilski判决也会在相当一段时间内影响美国的商业方法和软件专利的授权 标准 由于中国目前对于商业方法专利的实践一直都存在着技术方面的要求，只有结合了具 体技术实现特征的商业方法才有可能得到授权而如 Bilski 案中权利要求 1 所描述的单纯 商业方法，会因为不符合专利法第 2 条和第 25 条关于保护客体的要求而被驳回如此类商 业方法想在中国得到保护，则必须添加一定的技术实现特征，例如计算机技术特征，使其 符合中国专利法的各项要求。

因此，一个商业方法专利申请是否能够在中国得到授权以及 得到保护的程度，与该专利申请的撰写情况关系尤为密切鉴于商业方法专利申请的特殊 属性，建议在撰写时需要格外注意 Bilski 案所涉及的纯商业方法专利目前不在中国专利法的保护范围之内，所以该案并不 会对中国的审查实践产生太多直接的影响但是，美国近期对于专利授权标准变得严格的 趋势应该值得关注，如果需要，也应该适时地调整中国的授权标准以符合中国的具体情 况 * 郑立柱为金杜律师事务所上海分所专利部合伙人 ** 蔡仰德为金杜律师事务所在香港的联营所夏佳理方和吴正和律师事务所合伙人 1 In Re Bilski, 545 F.3d 943 (Fed. Cir. 2008) 2 35 U.S.C.S. 101: 新的并且有用的方法、机器、产品和物质组分可以得到专利法的保护 3 权利要求 1：“一种管理商品提供者以固定价格销售商品的消费风险成本的方法，含有以下步骤： 1）在所述商品提供者与所述商品的消费者之间发生一系列交易，其中，所述消费者以基于历史平均值的固 定价格购买所述商品，该固定价格与所述消费者的风险状态相对应； 2）识别该商品的市场参与者，该商品具有针对所述消费者的反风险状态； 3）在所述商品提供者与所述市场参与者之间以第二固定价格发生一系列交易，以使所述的系列市场参与者 交易用于平衡所述系列消费者交易的风险状态。

4 450 U.S. 175 (1981) 5 409 U.S. 63 (1972) 6 State St. Bank & Trust Co. v. Signature Fin. Group, 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998) 7 http://www.uspto.gov/web/menu/pbmethod/applicationfiling.htm (于 2008 年 1 月公开) 金杜律师事务所 4 8 In Re Bilski, 545 F.3d 943 (Fed. Cir. 2008) ，第 109 页 9 见《中华人民共和国专利法实施细则》（2002 年修订版）第二条 10《中华人民共和国专利法》（2008 年修订版）第二十五条： “对下列各项，不授予专利权： …… （二）智力活动的规则和方法； …… ” 11“电子货币系统” ， ZL92113147.X， 授权日为 2002 年 12 月 18 日 12 蒋彤，“商业方法专利权保护范围的确定和解释”，《中国专利与商标》，2007 年第 2 期 13 审查指南（2006 年修订版）第二部分第九章 “关于涉及计算机程序的发明专利申请审查的若干规定”。

14 KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007) 15 eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006) 。