商标评定标准项目 2.doc

2012年1-6 月份商标评审案件行政诉讼情况汇总分析一、基本情况2012年1-6 月份，商标评审委员会裁决商标评审案件共29189件当事人不服商标评审委员会裁决，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼的案件计1335件，占商标评审案件裁决数量的4.57%，较之2011年全年4.86%的比例有所下降；进入北京市高级人民法院二审程序的商标评审案件有417件；进入最高人民法院再审听证程序或应诉程序的案件有27件此间，商评委共收到法院一审判决807份，二审判决 407份，再审判决17 份在法院已审结的案件中，我委2012年上半年两审整体胜诉率为81.3%，一审和二审的胜诉率分别为 82.9%和78.1%二、败诉情况总体分析从商评委2011年上半年一审诉讼的统计数据上看，商标近似与商品类似的判定仍然是败诉的两大主要原因，其中因商标近似判定败诉的案件比例为20%，较之2011年下降8% ；因商品类似判定败诉的案件比例为19% ，与2011年18%的比例大致持平败诉原因中比例下降较大的除近似判定外，还有“ 情势变更”，由去年的8%下降为2% 与2011年相比，比例明显提高的败诉原因有：一是因十条二款涉及地名商标注册的问题，因此败诉的案件共10件，占败诉案件的比例达7%。

这主要是因为商评委与一中院在 9件“石狮”商标异议复审系列案中关于“ 石狮”是否具有区别于地名以外的含义存在分歧，商评委认为“石狮”之“ 石头狮子 ”含义强于其行政区划名称，被异议商标未违反《商标法》十条二款的规定，而一中院认为“石狮”可作多种含义解释，其指代特定事物“石狮子”的含义并不强于其地名含义，认定被异议商标违反《商标法》十条二款的规定，判决撤销商评委裁定二是涉及驰名商标认定的案件的败诉比例由去年的2%上升为 5%，其中分歧主要集中在关于驰名商标反淡化保护的认定上；三是因评审材料送达问题败诉的案件比例为6% ；四是因法院采信诉讼程序中新提交证据导致败诉的案件比例由去年的1%上升为7% ；五是因系争商标注册人被注销或吊销营业执照对商标可否获准注册上与法院存在分歧导致败诉的案件比例为4%；六是漏审评审请求导致败诉的案件比例由去年的3%上升为7% 三、败诉情况具体分析（一）关于外文商标的近似判定对于外文商标的近似判定，应考虑到中国消费者对外文商标的识别能力和习惯对于中国消费者比较熟悉的外文单词，其含义应该作为重要的审查内容对于含义或语种为中国相关公众较为生疏的外文单词，或者无含义的外文单词，要首先看外文单词的“形”，即对整体字母组合的近似性进行判定；其次应考虑外文单词的读音；第三，应参考主要含义，同时应兼顾外文的表现形式和商标的其他组成部分。

在第6970154号“R?MER” 商标驳回复审案中，引证商标为英文单词“roamer”,商评委认定两商标在字母构成及视觉效果方面近似，共存于类似商品上易引起消费者混淆误认，构成使用在类似商品上的近似商标而一审法院却认为， “申请商标由德文字母 R?mer 构成德语与英语为不同的两个语种，德语共有30个字母，除 A 至 Z 外，还有三个元音变音字母?、?、?，以及一个轻辅音字母 β元音变音字母? 与英文字母 O 的读音差异极大，当 ?与 O 分别与同各自语种中的辅音拼读时发音差异明显引证商标由英文字母 roamer构成，申请商标的德文字母为 R?MER，由于二者语种不同、字母不同、读音不同、释义不同、呼叫不同，因为被诉决定认定申请商标与引证商标构成近似商标的理由既没有事实依据，也没有法律依据”，判决撤销商评委决定就该案件而言，申请商标指定使用的商品为座椅安全带、轻便婴儿车等商品，其相关公众应为中国普通消费者或经营者而中国并未进行德文的普及性教育，申请商标的相关公众对德文应具有较低的认知水平，相关公众更易将其识别为无含义的英文单词一审法院对申请商标为德文单词，且?字母发音特殊的过分强调，明显超越了申请商标指定使用商品相关公众的外文认知水平。

申请商标与引证商标均为多字母组成的单词，在二者仅相差位于中间位置且并不发音的一个字母“a”的情况下，商评委从相关公众的一般认知角度判定两商标构成近似商标并无不当二）关于驳回复审案件中可否对申请商标使用情况进行考量在第6632620号“快网及图”商标驳回复审行政诉讼案中，一审法院明确指出，在商标驳回复审案件中，在判断申请商标的注册是否符合商标法第二十八条的规定时无需对申请商标的知名度予以考虑一审法院分三个层次进行了论述，第一，在申请商标虽具有一定知名度，但引证商标知名度远大于申请商标的情况下，法院认为此种情况下相关公众对引证商标的认知远强于其对申请商标的认知，故易认为申请商标所使用的商品或服务系由引证商标所有人提供，从而对商品或服务来源产生混淆，构成了正向混淆第二，对于申请商标的知名度远高于引证商标，法院认为此种情况易造成“反向混淆”，损害引证商标权利人的利益，因此亦应予以禁止第三，即便申请商标与引证商标均具有一定知名度，且知名程度相差不大，亦不必然不具有混淆的可能性，还需结合两商标知名度的地域范围、针对的消费群体等因素进行判定综上，在商标驳回复审案件中，因引证商标所有人并不会参加到复审程序中来，其并无机会向商评委及法院提交证据证明引证商标的知名度及其他相关事实，故在无法考虑引证商标知名度及相关事实的情况下，即便申请商标具有一定知名度，商评委及法院亦无法对相关公众是否会将申请商标与引证商标指示的商品或服务来源相混淆做出判断，商标驳回复审案件中无需考虑申请商标知名度的证据。

对于上述观点，可以考虑从两个方面进行分析首先，适用商标法第二十八条，是否可以或应当考虑申请商标或系争商标的实际使用情况？最高院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第一条规定， “对于使用时间较长、已建立较高市场声誉和形成相关公众群体的诉争商标，应当准确把握商标法有关保护在先商业标志权益与维护市场秩序相协调的立法精神，充分尊重相关公众已在客观上将相关商业标志区别开来的市场实际，注重维护已经形成和稳定的市场秩序”仅就适用《商标法》第二十八条对商标近似进行判定而言，我委认为该规定具有合理性因为第二十八条是以保护商标区别功能、禁止混淆为立法目的，即使在后申请商标与他人在先商标客观上较为近似，但若在后商标经过使用，已经建立较高市场声誉和形成相关公众群体，即市场上的相关公众不致将其与在先商标产生混淆的情况下，应放宽对商标近似的判定标准，判定不构成第二十八条所述情形，这是对第二十八条立法精神的正确把握因此，适用商标法第二十八条，可以并且应当考虑申请商标或系争商标的实际使用情况，注重维护已经形成和稳定的市场秩序其次，在驳回复审案件中，适用商标法第二十八条是否可以或应当考虑申请商标或系争商标的实际使用情况？按照一审法院的前述观点，关于申请商标的使用情况是否会对商标近似判定产生实质影响，需要对申请商标与引证商标的知名度情况进行对比，并综合考虑其他相关因素进行判定。

在驳回复审案件中，因引证商标当事人无法参与程序，导致商评委或法院对引证商标知名度及其他相关因素无从考量，无法对相关公众是否会对商品来源产生混淆误认进行判断，因此商标驳回复审案件中无需考虑申请商标知名度的证据依此逻辑推理，在驳回复审案件中，在申请商标与引证商标较为近似的情况下，因引证商标所有人无法参与程序，无需也不应该对申请商标的使用情况进行考量，申请商标应不予初步审定公告而注册申请一旦被驳回，该申请商标也就无法进入异议或争议等双方当事人参与的程序，其若想获得商标专用权保护，只能再次提出注册申请如此循环往复，无论该商标的实际使用情况如何，在驳回复审案件中，其知名度总是被排除在考量因素之外，只要引证商标依然有效，该申请商标就永远无法获得注册，即使也许在引证商标所有人参与程序并提供相应证据的情况下，申请商标与引证商标实质上已形成了各自稳定的市场，相关公众不致混淆误认，该申请商标可以获准注册这种结果明显与前述的最高院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》中注重维护已经形成和稳定的市场秩序的立法精神相悖，也与商标法第二十八条“禁止混淆”的立法目的相悖此前，法院也曾在“朗科”、 “SANWEI”、 “永和豆浆及图 ”等多件商标驳回复审行政诉讼案中，考虑了申请商标的实际使用情况而认定其与引证商标共存不致造成市场混淆，认定不构成近似商标。

我委认为，在驳回复审和异议复审案件中，因复审商标尚未获准注册，行政机关或法院对复审商标是否通过使用已经形成稳定的市场秩序而不致造成相关公众混淆误认，应进行较为严格的判定，着重于引导市场主体尽量避让在先商标权，避免引起相关公众混淆，造成市场混乱；但亦不可矫枉过正，在驳回复审案件中完全排除对申请商标实际使用情况的考量在此类案件中，若复审商标与引证商标较为近似，则只有复审商标提供大量使用、宣传证据，证明其与引证商标长期共存，已形成稳定市场秩序，不会导致相关公众混淆误认，才应考虑其知名度，判定复审商标与引证商标未构成使用在类似商品上的近似商标即使申请商标获准初步审定，引证商标所有人也可以通过启动商标异议或争议程序维护自身权益，商标行政机关或法院则有机会对系争商标与引证商标共存是否会导致相关公众混淆，损害引证商标所有人利益进行全面审查三）关于非以使用为目的大量抢注商标行为的规制在评审实践中，有些案件仅凭在案证据不足以认定构成商标法第十三条、第十五条和第三十一条所述情形，但是该系争商标注册人注册系争商标恶意明显，且存在非以使用为目的，注册多件他人商标的行为目前，对此类行为进行规制，一般有两种法律适用选择：一是适用商标法第四十一条一款。

判定该行为扰乱了商标注册秩序，极大地浪费了行政审查资源及司法资源，损害了公共利益，构成《商标法》第四十一条一款所述“以其他不正当手段取得注册”的情形例如，在“蜡笔小新” 系列商标争议行政诉讼案中，商评委、一审、二审法院根据在案证据，均认为在争议商标申请注册日之前， 《蜡笔小新》系列漫画及动画片就在日本、香港和台湾地区播出并具有较高知名度争议商标的原申请人诚益公司地处广州，毗邻香港，理应知晓“蜡笔小新” 的知名度，仍将“ 蜡笔小新”的文字及卡通形象申请注册商标，主观恶意明显同时，考虑到诚益公司具有大批量、规模性抢注他人商标并转卖牟利的行为，情节恶劣，扰乱了商标注册秩序，判定构成《商标法》第四十一条一款所述“以其他不正当手段取得注册”的情形在“ 海棠湾 ”系列商标争议案中，争议商标申请人为居住于海南省海口市的港籍自然人，其在41、43类上申请注册了十余件与海南地名、景观、物产有关的商标，其中就包括本案争议商标“海棠湾”商评委认为争议商标申请人以不正当占用公共资源为目的，申请注册多件与海南地名、景观、物产有关的商标，扰乱了商标注册秩序，构成《商标法》第四十一条一款所述情形，应予撤销对此，一审法院并未予以认可，但二审法院最终判决撤销一审判决，维持商评委裁定。

二是适用商标法第十条一款（八）项在第3583591号“ 植村秀及图” 商标异议复审案中，被异议商标指定使用在服装、鞋、帽等商品上，引证商标“shu uemura 秀植村” 商标核定使用在化妆品商品上，在案证据尚不足以证明引证商标在被异议商标申请注册日前已经构成了驰名商标但是，案件事实可以证明注册人纪世钦作为自然人，在2002年-2003年间，相继申请注册了包括“ 彪马 PUMA 及图” 、 “圣罗兰 YVESSAINTLAURENT 及图” 、“花花公子 PARTYBOY”、 “梦特娇 MONTAGUT 及图”、 “杜邦 ”、 “劳斯莱斯”、 “植村秀及图”、 “法拉利 FERRARI”等在内的160多件商标据此，商评委认为纪世钦大量抄袭、摹仿他人知名商标的恶意注册行为既扰乱了我国正常的商标注册及管理秩序，同时也会对我国的知识产权保护形象产生一定的负面影响，已经构成商标法第十条一款（八）项规定的“具有其他不良影响”的情形一审法院判决维持商评委裁定，认为：“我国。