企业运营常见商标问题解析解读.docx

企业运营常见商标问题解析各位朋友，大家晚上好！本周非常荣幸收到了中国政法大学知识产权中心主任张楚教授的 “江湖令 ” ， 受张教授的重托，由我在【共建知识产权生态圈】 500 人的大群为大家分享几点从业十年来对企业商标问题的粗浅认识和感触， 欢迎大家指正 本次分享活动采用语音的方式进行， 从未尝试过，小有紧张从事商标法研究及其相关实务工作， 就不得不提原最高人民法院民三庭庭长孔祥俊所著 《商标与不正当竞争法:原理和判例》一书该书曾转引中南财经政法大学彭学龙教授所著《商标法的符号学分析》 （法律出版社2007 版）一书中的引用： “商标法具有惊人的欺骗性，看似一目了然，实则充满玄机一般来说， 人们对于商标法了解得越少， 就越容易误认为其简单 任何人， 只要认真研究过商标法， 都会惊奇地发现，这一领域充满了知识产权的真正难题 在相当多的层面上， 商标法的某些基本问题目前依然存在不确定性， 而且可能永远如此 就此而言， 商标法与量子力学有某种共同之处， 不确定性原则在这两个学科中都处于中心位置 ” （原引文出自英国教授Jeremy Philips）同样地，许多研究商标法的外国学者也表达了类似的观点：在整个知识产权法律体系中，商标法最难理解，其适用结果也最难预测。

英国教授 Barton Beebe“如果你渴望找到法律术语的精确含义，请避开商标法 ”—— 美国学者 Jerome Gilson我本人是在实践中学习和研究商标法的， 对此感同身受 下面我们正式开始对企业运营常见商标问题做一个简单的分享一、商标经营是企业经营的最高境界1.1、商标是市场竞争利器众所周知， 商标十分重要 我们从农村没有商标的农产品和城市流通的有商标农产品的价格区别就能够感受出来比如说土豆和薯条，土豆两块钱一斤， 那么它被炸成薯条， 用肯德基或麦当劳的包装出售， 价格上肯定要翻上很多倍 同样地， 还有爱马仕（ Hermes） 、古奇 （Gucci ）这些品牌的箱包 它们的原材料可能普普通通， 甚至连真皮都不是， 但它们的价格却可能高达五位数或者六位数 这种情形下， 商标就是竞争的利器， 使得这些商标的商品比普通的商品或者普通商标的商品拥有更强的竞争力现在，大家一起来看看2014 年福布斯全球最有价值品牌榜单的前10 名：在全球化的市场环境下， 企业的各种营销活动都是为了将它的经营思想、 产品品质、 服务理念、甚至生活方式都凝聚在自己的商标里，以提升商品的知名度、塑造商标的形象。

所以，正如美国《财富》杂志在公布全美最受人尊敬的公司时所说 “品牌就是一切 ”1.3、商标经营是企业经营的最高境界我们群里 500 人大部分都是律师同行， 也有很多以知识产权为主， 并且很多以专利和版权为主 但这里我仅仅提及商标经营是企业经营的最高境界， 希望各位不要误会 再发一张图片，大家感受一下商标在市场经营中的重要地位比如， “百事（ PepsiCo） ”和 “宝洁（ P&G ） ”以宝洁为例，我们所知道的飘柔、沙宣、海飞丝等最为常见的中高端洗发水，基本上都被宝洁垄断，企业经营到最后，毫不夸张地说，运营商标足矣！我们对上面的第一部分问题简单做一个小结， 不再深入展开 目前， 我国国内的商标注册申请主要集中在第 9 、 20、 25 、 30 等类别上，以电子产品、家具、服装、食品等劳动密集型产业为主； 而马德里国际注册申请的统计数据表明， 欧美商标注册的行业特点就会有些区别，除了上面列举的类别，再加上第 5 类的医药营养类商品和第42 类的科技类服务这也是马德里商标申请与我国国内申请在涉及保护类别上的一个区别下面第二个部分，我们将进入到今晚讨论的核心主题二、商标问题步步惊心2.1、 申请获权：俗话说， “工欲善其事，必先利其器” 。

欲先维权必先获权，获权肯定需要先申请那我们先说下获权申请的问题商标通常具有如下特征：2.1.1、 商标首先要依附于商品或者服务， 具有识别功能 单纯我们看见一个文字或图形的话，它只是一个符号，只有当它依附于商品或者服务的时候，我们才能称之为商标；2.1.2、 商标是智慧财产权，具有财产属性；2.1.3、 商标具有价值增值功能， 也就是我们常说的商品附加值， 这也是今后企业盈利的重点；2.1.4、 商标具有标示商品或者服务质量的功能；2.1.5、 商标具有独占性、垄断性在中国大陆范围内，我拥有一个注册商标，别人就不能在相同或类似商品上注册和使用相同或近似的商标；2.1.6、 商标具有竞争性如前面所讲的，商标是市场竞争中的利器；2.1.7、 商标具备宣传功能在市场营销中，商标是一个很好的推广利器，见商标如见厂家或服务提供者宣传商标的同时，也就宣传了商标的所有人申请商标的时候， 我们的客户往往会提出一些常见的问题 下面讲一下， 我们作为商标律师或者商标代理人如何来答复客户这些问题2.1.8、 常见问题之：TM 和 R 有什么区别？我们的客户常常会问在商品上标注的 TM 或 R 标识有什么区别，甚至很多客户在申请商标后不久就来电询问什么时间可以拿到” TM,这个可能跟天猫、京东、腾讯等一些电商平台提出的入驻要求有关。

这些电商平台的助推可能会产生一些误导， 入驻要求上都会说， 商标拿到“、获得”了 TM就如何如何 ……，会让人认为TM是一种商标权利通常情况下，我会向客户这样解释：（1）、“TM是商标的英文“Trade Mark的简拼，两个单词首字母的缩写，我的理解它没有法律上的意义；（ 2 ） 、“ TM” 仅仅代表商标，至于是否是注册商标、是否是已申请商标，在所不问；也就是说， TM 是否是已申请的商标不考虑，商标没有申请标注TM 或者已经申请了不标注TM ，都不会受到行政处罚； 如果有客户因为这个事情受到行政处罚， 我们都可以给客户代理这种 行政案件；（ 3 ） 、 稳妥起见，在进行推广之前， 建议商标应该处于已获准注册的状态， 或者至少是已经 递交了申请，以降低风险2.1.9、 常见问题之：申请了商标或驳回无效后可以使用吗？申请了商标以后， 我就可以使用了吗？这是客户最常问的问题之一 或者说， 我的商标被驳回而且没有申请复审， 那么无效了以后， 我还可以继续使用该商标吗？这是客户常问的关于是否可以使用的问题对于这个问题，我个人的理解：申请和使用是没有因果关系的 申请了可以不用， 比如说投资、投机的，他们申请了商标大多都不使用；不申请也可以使用，比如被抢注者， 他们即使没有申请也都在使用。

申请只是为了得到保护不管申请了或者没申请，都可以使用，但也都可能构成侵权所以，使用商标应该以不构成侵权为前提2.1.10、 常见问题之：中文、外文和图形商标独立申请还是组合申请？我们的客户经常在申请商标的时候问到，我这个商标应该中文、英文和图形组合一起申请，还是应该单独申请呢？单独申请的话，会不会费用太高啊这是很常见、很直接的问题2.1.10.1 那么，我们首先要理清文字商标和图形商标各自的功能是什么？（ 1 ） 、 中文商标：在中国大陆， 中文名称起到最基本的呼叫传播功能 我们总是说要去买哪 一个品牌，去哪一个品牌接受服务，所以有名字很关键，有中文名字是必须的 2 ） 、 英文商标：在国际化的今天， 没有一个英文商标很难证明自己的实际化，所以英文商 标也是不可或缺的 3 ） 、 图形商标： 图形生动形象让人印象深刻， 所以图形商标的功能也是文字商标多不能替 代的2.1.10.2 中文商标、英文商标和图形商标，是应该选择组合申请还是单独申请？我的观点： 看具体使用 如果今后在实际使用过程中，根本就不存在分开使用的情形， 那么 建议他只注册组合商标就可以了，至于类别另算这样的话，节约了成本，也与商标法第49 条的规定相吻合，怎么申请，怎么使用，怎么保护。

但是，我们大部分客户使用商标的 情形都不是这样的，他们经常把中文、英文、图形分开使用，但又认为分开申请成本太高2.1.10.3 关于选择组合申请还是单独申请，我们要跟申请人讲明以下几点：（ 1 ） 、审查风险：中文、英文和图形独立审查，三者任一部分与在先权利发生冲突，商标整 体将被驳回 2 ） 、规范使用：理论上，怎么注册怎么使用，独立注册可以任意组合使用，组合注册不得单独使用所以，从规范使用的角度来件，独立注册更具有灵活性，使用更方便如果组合注册而单独使用其组成部分， 这种使用应视为改变注册商标标识的不规范使用的情形， 至少违反了商标法第49 条；如果组合注册而单独使用，则偏离了注册商标的初衷，丧失了注册的价值和意义；而且在评定荣誉及维权诉讼中无法提交相应商标的使用证据3）、见贤思齐：可以借鉴知识产权游戏规则制定国的大牌比如说，大牌“iPhone的使用是比较规范的它的中文是苹果”，英文是“iPhone：图形是 皎掉一口的苹果图案”我们的 iPhone 背面，上面是图形，下面是英文这种形式就表明了它们实际上是分开在使 用，所以理论上这些商标也应该分开来申请注册再举一个西方的大牌“NIKE'和 钩图形’及 “耐克 ” 中文。

他们的排列组合和使用也是非常规范的 我们常见的图形商标比较多， 英文 商标比较多，中文当然也有这些商标在具体使用的时候，理论上都是独立注册， 任意组合 使用， 改变上下左右的排列 所以， 一般情况下， 大部分企业的商标都存在分开使用的情形 我们就建议客户分开注册，虽然这样成本稍微高些，但使用更灵活，同时降低了审查风险2.1.11、 常见问题之商标分类注册卜面我们谈一个比较时尚热门的话题APP ， 也就是我们要讲的商标分类注册 假设我现在开发了一款APP 软件，应该怎样选择商品和服务，在哪些类别上注册和保护是最规范最有效的？（ 1 ） 、我们举一个滴滴打车APP 的例子去年在《中国工商报》 ，我曾就这个问题做过一个简短的评论我们看到 APP 的第一反应，它首先是第9 类的软件商品；软件商品来自哪里呢， 用第 42 类的软件开发服务开发出来的； 然后通过第 38 类的数据联接通讯服务， 实现了第 39 类的乘客运输服务，同时还可以通过第35 类的广告服务进行盈利即，打车类APP 涉及的注册和保护类别至少包括9 、 35、 38 、 39 和 42 五个类别， 这样就相对全面一些2） 依此类推，我们现在的法律服务如果做一款APP ， 比如北京天同律师事务所推出的 “无讼” APP它也是通过第 42类的软件开发服务开发出第9类的应用软件，然后通过第 38类的数据联接通讯服务， 实现了第 45 类的法律服务， 同时也可以通过第 35 类的广告服务进行盈利。

3）再依此类推，还有交友服务APP ，增加第 45 类的交友服务；医疗服务APP ，增加44类的医疗服务等等这样的话，各种 APP 应用软件的注册和保护范围，申请注册类别，基本上都可以这么类推确定2.1.12、 常见问题之商标术语的规范表述：近似与类似我们许多不做知识产权的律师或者是以专利和版权为主的律师平常很容易混用近似和类似，以致这些商标术语的表述不是特别规范， 甚至能听到过 “近似商品、 类似商标 ”这种别扭的说法那么，规范的表述我这里再补充一下， “近似商标、类似商品” ，这是特定用法，当然不是我发明的，我只是顺便提醒一下2.1.13、 常见问题之商标的实质审查：绝。