知识产权诉讼攻防实务.ppt

1、知识产权诉讼攻防实务 袁真富上海大学知识产权学院副院长万慧达 上海 律师事务所特别顾问2015年8月 袁真富博士 律师电话 138 1832 6438E mail shipyuan 上海大学知识产权学院副院长温州知识产权学院副院长万慧达知识产权特别顾问 2020 4 1 2 知识产权诉讼的趋势 2008年至2012年 全国法院受理的知识产权民事一审案件 年均增长率达到37 57 13年 14年放缓 95522件 增长7 83 2014年专利申请量超过了236万件 商标申请量超过170万件 版权登记也呈倍数增长 巨量的知识产权申请 必将引发规模性的诉讼业务 NPE正在兴起 方正诉暴雪起点中文诉纵横 判赔300万卡斯特案 新百伦 9800万 正泰vs 施耐德 诉讼案件数量爆炸 巨量申请背后的规模诉讼 高额索赔不断增多 2020 4 1 3 著作权涉网案件 从计算互联网转向移动通讯网络商标权涉网案件 购物网站等电子商务平台 同时提起同类诉讼 发动诉讼反击 引发行政确权诉讼 诉讼成为商业策略的一部分 双11商标 比如 广告宣传 遏制竞争对手 涉网案件增长迅速 关联案件频发 诉讼 从权利到工具

2、2020 4 1 4 关注和了解企业知识产权管理 协助诉讼及非诉业务 2020 4 1 5 权利管理的主线 保障公司成果的权利化 达到知识产权资产保值如 专利申请 实施 维持 保护价值实现的主线 法律资产转化为商业资产 实现知识产权资产增值如 转让 许可 融资 入股业务嵌入的主线 优化知识产权的工作流程 控制各个环节的法律风险如 研发 生产 采购 营销 销售 售后等业务的风险控制等在组织实施方面 理顺知识产权的职责体系 协调公司内部分工配合如 财力 人事 行政 信息等支持 知识产权诉讼的策略安排 原告 被告 知识产权诉讼 驰名商标认定损失赔偿竞争威胁排除消除影响 从法院管辖的角度从诉讼目标的角度从判决执行的角度从广告宣传的角度 侵权不正当竞争违约 侵权成立可能性赔偿数额对企业经营的影响 合理使用未使用不赔偿 抗辩理由 评估风险 被告选择 诉讼目标 诉讼理由 诉讼不是目的 而是手段 诉讼应当与公司战略协调 2020 4 1 6 1 如何进行诉讼攻击 1 1如何发现知识产权侵权 1 市场渠道销售团队 发现侵权的一线人员训练销售人员 跟销售合作互动经销商销售额异动公司售后部门 假冒产品维修2

3、 信息检索网络检索 Alibaba taobao ebay 京东等 定期检阅淘宝等 已是一些公司的日常工作官方信息查询 商标局 CNNIC 参考 商标仿冒者的近似商标注册申请新途径 全国企业信用信息公示系统趋势 QQ群 微信群制假售假 2020 4 1 7 1 如何进行诉讼攻击 1 1如何发现知识产权侵权 续 3 来自专业力量内部法务外部律师商标代理人 监控报告4 官方渠道海关备案工商执法 等5 展会6 其他路径 电子商务上线知识产权保护平台 和电商合作奖励举报等 产品标明咨询热线侵权监控软件 2020 4 1 8 如何进行诉讼攻击 1 2诉讼与否的评估1 选择侵权制止的方式如何处理知识产权侵权 多样化的选择 发警告函诉前发函 须评估发函的适当性 时机及可能的反应寄发律师函的常见情形不严重的侵权活动诉讼价值不大的侵权行为希望尽快停止的侵权行为不想诉讼解决的侵权行为 许可 厌诉 其他策略性的考虑 发布声明向社会公众向经销商权利人通常容易犯下的错误 调解或协商 2020 4 1 9 如何进行诉讼攻击 1 2诉讼与否的评估 续 行政保护仅仅是工商局 对付出口 海关途径 民事诉讼要不要民事诉讼

4、 受制于多种考虑因素 担心影响消费者的信心 如婴幼儿产品 是否好讼的企业特质 只专注于刑事打击 刑事保护立案难 证据要求高 其他解决方式淘宝投诉处理 商业解决 等 2020 4 1 10 如何进行诉讼攻击 1 2诉讼与否的评估 续 2 能不能诉讼 是否有原告资格不是独占许可中的被许可人 著作权的独占被许可人 也没有独立提起诉讼的明确依据 权利转让还未完成 谁来做原告 涉及到赔偿问题 比如 被许可人仅仅是某一地区的被许可人 权利是否稳定 比如 自己的专利也有瑕疵 要不要做专利的稳定性分析 自己是否使用 商标 新商标法第64条第1款 注册商标专用权人请求赔偿 被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的 人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据 注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标 也不能证明因侵权行为受到其他损失的 被控侵权人不承担赔偿责任 2020 4 1 11 如何进行诉讼攻击 2 能不能诉讼 续 是否构成平行进口 海外代购 进口销售 维多利亚的秘密 商标及不正当竞争案米其林轮胎案 修改速度等级 无3C认证绝对伏特加案 原告绝对

5、公司指控 被告隆鑫源公司所销售的绝对伏特加虽非仿冒品 但系擅自加贴中文标签 有商标翻译 并且磨毁了产品识别码 是否构成商标侵权和不正当竞争 苏州中院认为构成 窜货能否参照处理 2020 4 1 12 如何进行诉讼攻击 对方是否合理使用 新商标法第59条第1 2款 注册商标中含有的本商品的通用名称 图形 型号 或者直接表示商品的质量 主要原料 功能 用途 重量 数量及其他特点 或者含有的地名 注册商标专用权人无权禁止他人正当使用 三维标志注册商标中含有的商品自身的性质产生的形状 为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状 注册商标专用权人无权禁止他人正当使用 对方有无先用权 新商标法第59条第3款 商标注册人申请商标注册前 他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的 注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标 但可以要求其附加适当区别标识 2020 4 1 13 如何进行诉讼攻击 2 能不能诉讼 续 诉讼是否存在取证难度比如 方法专利的侵权诉讼商业秘密的侵权诉讼如果事先打草惊蛇 取证或许变成不可能 能

6、否承受系列诉讼或争议的反击专利侵权 专利无效商标侵权 商标撤销3 诉讼成本的评估诉讼费 律师费 公证费等风险代理 有价值的案件 上市公司侵权无价值的案件 淘宝卖家 2020 4 1 14 如何进行诉讼攻击 决定诉讼前 应当进行充分的法律研究及方案分析 包括 法律依据同类案件分析诉讼请求的设计事实和理由的组织案件管辖证据取证风险应对案件流程控制费用预算 等对于计时收费的案件 尤其要加强法律研究 2020 4 1 15 如何进行诉讼攻击 1 3知识产权诉讼的目标 竞争威胁 争夺市场思科诉华为案被大公司专利诉讼 说明市场地位在提升 制止侵权活动通过打假来抑制假货泛滥 获得侵权赔偿职业注标人 红河红1000万赔偿 规范市场秩序拉菲葡萄酒的乱局 认定驰名商标曾经乱相丛生 各使奇招 2020 4 1 16 如何进行诉讼攻击 1 3知识产权诉讼的目标 续 损害被告形象多数情形下 被告的形象不会太正面原告起诉后 四处散布侵权谣言 难以制止 免费广告宣传诉讼营销 免费的新闻报道 加多宝VS广药 系列诉讼战 震慑侵权人比如针对仿冒严重地区 干扰公司上市 乔丹体育原计划在A股IPO 因诉讼久拖不决 公司的I

7、PO计划也被迫暂停 争取或制造合作机会强化合作谈判的可能性授权许可 并购目标 IP转让 还有其他各种各样的诉讼目标 公司内部杀鸡儆猴 员工商业秘密诉讼或刑事打击内部完成年度任务 2020 4 1 17 如何进行诉讼攻击 1 4谁是会你的被告 可能的被告制造者 销售者 平台提供者 进口商 出口商等OEM出口加工 未必商标侵权 如何决定 结合诉讼目的 诉讼风险 法律依据等做出决策管辖 销售者宣传 大企业难度 小企业 必须注意的风险 被告的选择是否影响公司的业务 上海某调味品公司 告单个超市还是家乐福 回顾 刘嘉玲肖像权案件引起的麻烦 因为管辖惹的祸 全国十一家商业巨头联手拒销印有香港影星刘嘉玲肖像的一切商品被告有无能力找出和利用原告的商标瑕疵 大公司的商标福利 巨人VS小巨人 蜜妍案等案例 大富翁VS盛大富翁 商评委不认可通用名称 法院认可LLK知难而退 2020 4 1 18 如何进行诉讼攻击 1 5在哪里起诉 被告住所地 侵权行为地 侵权结果发生地 收货地 驰名商标认定 只有少数中院才能受理诉讼地点的重要性审判水平 非常重要 食品擅用作品 竟然不能立案 地方保护 特别是被告为国有大企业

8、 当地纳税大户审理速度 个别法院进展缓慢 或许案件多 节省成本 从立案到开庭 和解谈判的差旅费等 有的公司不在乎 交通便利 立案障碍沟通问题 承办律师能否与法官有效沟通 包括诉前保全 鉴定申请 举证期限延长 禁令 执行等 如何影响诉讼管辖典型的透过销售商 无辜的被告 提高赔偿额出其不意 反向思维 到被告地诉讼 2020 4 1 19 如何进行诉讼攻击 1 6在何时起诉1 评估准备情况法律依据和诉由是什么 利用反法第二条的风险 有些保守的法院不愿意适用 用户界面设计案无法律明文规定的麻烦美国公司诉宁波公司 OEM引发的外观设计专利权属案销售总监带走公司发明申请专利 商业秘密侵权或专利权属案 应对抢注 2001商标法第28条 被异议商标标 广本 摩托车等 引证商标 本田 汽车 车辆被异议商标Snowwhite 复读机等商品 引证商标 白雪 修正液 数学教具等不以使用为目的 大量或多次在不同类别商品上注册与他人商标相同或高度近似的 构成扰乱商标注册管理秩序 无法适用旧法13 15 28 31条时 可以援引41条1款 诉状多援引有益 2020 4 1 20 如何进行诉讼攻击 1 6在何时起诉1

9、 评估准备情况 续 证据是否充分 公证书也会出错 发生同一人同时段两地公证尤其是赔偿证据 如果以赔偿为主要目标 重要案件 出公证书以前也要讨论一下 理由是否充足 打击渠道窜货 不适用商标侵权消除对自己不利的事实 网上不当言论 自己是否有顾虑 商标 AA BBBB AA注册 BBBB属于别人 2020 4 1 21 如何进行诉讼攻击 1 6在何时起诉2 配合原告的商业策略消灭竞争 及时诉讼甚至选择更快的行政执法干扰上市 适时诉讼等待最佳时机 新大新材案 河南醒狮四道举报函上市日 2010年5月20日 前夜 新大新材突然被深交所叫停和解协议 河南醒狮承诺不再就此专利权事项向新大新材提起诉讼或通过任何其他方式向新大新材主张权利新大新材6月25日登陆创业板 放水养鱼 延迟诉讼当权利人并不从事实业时反制工具 应势诉讼诉讼反击战 诉讼恐怖平衡 2020 4 1 22 如何进行诉讼攻击 1 7用什么起诉 什么类型的救济途径 民事诉讼还是异议 争议如 代理人抢注 权属诉讼还是商标争议行政投诉还是法院诉讼专利侵权的行政处理 什么类型的权利 专利 版权或商标 知名商品特有名称 不一定就要用商标处理伟哥立体

10、商标案 商标败诉 如果是外观设计专利呢 单一or复合的权利 同一产品 多项版权 商标起诉 更大的诉讼威胁 2020 4 1 23 如何进行诉讼攻击 1 7用什么起诉 续 什么类型的诉由 侵权还是不正当竞争 新商标法第58条 将他人注册商标 未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用 误导公众 构成不正当竞争行为的 依照 中华人民共和国反不正当竞争法 处理 商标抢注还是商标近似 案例 伟哥案 广本案 索爱案 什么内容的权利 信息网络传播权 广播权 广播组织权 新浪诉凤凰网转播中超联赛 承认赛事画面享有著作权 提示 关注最新案件动态的重要性 2020 4 1 24 如何进行诉讼攻击 1 8主张什么责任1 基本情况责任的形式停止侵权 赔偿 消除影响等最具威胁的责任是什么 分析被告的情形主张赔偿的依据证据很关键 海关 珠宝鉴定中心等赔偿的计算规则 是否存在先后适用顺序 但法院未必参照这个顺序 新商标法第63条第1款 侵犯商标专用权的赔偿数额 按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定 实际损失难以确定的 可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定 权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的 参照该商标许可

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