专利代理师资格考试科目三-专利代理实务属于专利申请应驳回且无效情形条款总结

专利代理实务属于专利申请应驳回且无效情形条款总结（一）新颖性（不具备新颖性）【核心法条】A22.2规定，新颖性，是指发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。【辅助法条】A22.5规定，本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。A28规定，国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日。如果申请文件是邮寄的，以寄出的邮戳日为申请日。A29规定，申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权。申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。【要点解析】抵触申请：由任何单位或者个人在申请日（有优先权的，指优先权日）以前向国家知识产权局提出并且在其申请的申请日以后（含申请日）公布的同样的发明或者实用新型申请。称为该专利申请的抵触申请，抵触申请破坏该专利申请的新颖性。在先申请破坏在后申请的新颖性，在先申请称为在后申请的“抵触申请”。申请日在先，公布日在后；中国专利申请。如果在后申请享有优先权日，且该优先权日在在先申请的申请日（有优先权的，指优先权日）之前，则在先申请不能够破坏在后申请的新颖性。抵触申请仅指在申请日以前提出的，不包含在申请日提出的同样的发明或者实用新型专利申请。抵触申请只能被用于评价本申请的新颖性，而不能用于评价本申请的创造性。现有技术。可以用来评价本申请的新颖性和创造性。新颖性判断采用单独对比原则；本领域普通技术人员将本申请的权利要求与对比文件的技术方案对比。没有新颖性的情形主要有：（1）技术方案相同；（2）上下位概念，下位概念破坏上位概念的新颖性；（3）数值范围，看所要求保护的数值范围内有没有公开现有技术的“点”(点值，端点)，有则无新颖性；没有则有新颖性。新颖性评述核心思路：评述对象+对比对象+特征对比+四个相同+法条结论。【答题模板】一般问题的论述：1）构成抵触申请的论述：该专利申请和附件2都是向国家知识产权局提出的专利申请，且附件2的申请日（优先权日）为某年某月某日，早于该申请的申请日（优先权日）某年某月某日，其授权公告日（公开日）某年某月某日晚于该申请的申请日（优先权日）某年某月某日，同时，附件2中公开了与该申请相同的技术方案，二者技术领域相同，所解决的技术问题和预期效果相同。因此，附件2构成权1的抵触申请。只能被用于评价本申请的新颖性，而不能用于评价本申请的创造性。2）不构成抵触申请（属现有技术）的论述：该申请和附件2都是向国家知识产权局提出的专利申请，附件2的授权公告（申请公布日）日某年某月某日早于或同日该申请的申请日（优先权日）某年某月某日，附件2中公开了与该申请不同的技术方案，因此，附件2不构成该申请的抵触申请，是现有技术，可以用来评价本申请的新颖性和创造性。3）优先权成立的论述：对比该申请和附件3可知，该专利权利要求1的技术方案已经记载在附件3的权利要求1中，二者技术领域相同，技术方案相同，所解决的技术问题和预期效果相同，属于相同主题的发明（实用新型），且该专利的申请日年月日，距其所要求的优先权日年月日在12个月内，因此，权利要求1可以享有附件3申请的优先权。4）优先权不成立超时间的论述：对比该申请和附件3可知，该专利权利要求1的技术方案虽然记载在附件3的权利要求1中，二者技术领域相同，技术方案相同，所解决的技术问题和预期效果相同，属于相同主题的发明（实用新型），但该专利的申请日年月日，距其所要求的优先权日年月日在12个月外，因此，权利要求1不可以享有附件3申请的优先权。5）优先权不成立4项对比有不同的论述：对比该专利和附件3，虽然该专利的申请日年月日，距其所要求的优先权日年月日在12个月内，但二者技术领域不同，或技术方案不同，或所解决的技术问题不同，预期效果不同，因此不属于相同主题的发明（实用新型），权利要求1不可以享有附件3申请的优先权。新颖性问题的一般论述：（1）单独对比原则-权利要求1与对比文件1相比；（2）区别技术特征-(领域XXX，解决的技术问题XXX，作用/技术效果XXX；区别技术特征在于：XXX)；（3）结论权利要求1相对于对比文件X具备/不具备新颖性。模板1权利要求1不具备新颖性：权利要求1请求保护XXX，对比文件1公开了XXX（参见说明书正文XX部分第XX行）。由此可见，对比文件1公开了权利要求1所要求保护的技术方案的全部技术特征，两者的技术领域、技术方案、解决的技术问题及取得的预期技术效果均相同。因此，权利要求1相对于对比文件1不具备新颖性，不符合专利法第22条第2款的规定。模板2权利要求1具备新颖性：权利要求1请求保护XXX，对比文件1公开了XXX（参见说明书正文XX部分第XX行）。由此可见，对比文件1未公开技术特征XXX/两者区别技术特征在于：XXX。因此，权利要求1相对于对比文件1具备新颖性，符合专利法第22条第2款的规定。注意：单独对比原则；根据情况选择哪一个对比文件，考试中一般情况下最接近的现有技术为对比文件1，且通常权利要求1不具备新颖性。【真题案例】新颖性的判断几乎每年必考，案例几乎历年真题均有。具体案例略。（二）创造性（不具备创造性）【核心法条】A22.3规定，创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著地进步，该实用新型具有实质性特点和进步。【辅助法条】“所属领域技术人员”应具备的能力：知晓申请日(优先权日)之前的普通技术知识；能够获知该领域中所有的现有技术；具有常规实验的手段和能力，但他不具备创造能力；根据解决问题的需要，也应具有获知相关领域的相关现有技术、普通技术知识和常规实验手段的能力。【要点解析】创造性判断三步法：确定最接近的现有技术找出区别技术特征及其实际解决的技术问题判断对所属领域技术人员来说现有技术中是否存在启示（如特征、作用均相同，则有启示；否则只要特征、作用之一不同，则无启示）；启示（动机）来源于特征相同及作用相同，解决技术问题的技术手段相同即特征相同，所要解决的技术问题相同即作用相同。创造性评述核心思路：评述对象+最接近现有技术+对比文件1公开的内容+区别技术特征+实际解决问题+对比文件2公开的内容+解决的技术问题是否相同+是否存在启示+创造性结论+法条。新创性判断思路：权利要求首先判断其新颖性不具备新颖性的时候一般不考虑其创造性。一个独立权利要求具备新颖性，则其从属权利要求也具备新颖性。一个独立权利要求不具备新颖性，其从属权利要求还需要继续判断。具备新颖性的时候怎么办？这个时候进一步考察创造性创造性怎么判断？有且仅有唯一的正确判断方法三步法一个独立权利要求具备创造性，则其从属权利要求也具备创造性。一个独立权利要求不具备创造性，其从属权利要求还需要继续判断。【答题模板】创造性问题的一般论述：1、确定最接近的现有技术-附件2（最密切相关的一个技术方案，是判断发明是否具有突出的实质性特点的基础；技术领域、技术问题、技术效果或用途、以及公开的技术特征四个方面考虑；技术领域不同，但能够实现发明的功能，并且公开的技术特征最多；应当首先考虑技术领域相同或相近的现有技术）。2、区别技术特征为：XXX。3、该区别技术特征实际解决的技术问题是：XXX。4、附件2或3公开的技术方案与本申请技术特征不同/作用不同，没有技术启示。5、结论权利要求1相对于附件2或3，或者2和3的结合，具备突出的实质性特点和显著的进步，有创造性，符合法A22.3的规定。共用模板无论是否具备创造性：两份/X份（根据实际数量确定）对比文件中，由于对比文件1与涉案专利的技术领域相同，所解决的技术问题相同，且公开涉案专利申请的技术特征最多，因此可以确认对比文件1是最接近的现有技术。对比文件1公开了XXX，因此权利要求1与对比文件1之间的区别技术特征为：XXX。该区别技术特征实际解决的技术问题是：XXX。模板1权利要求不具备创造性：对比文件2公开了XXX，由此可见，对比文件2公开了权利要求1中的上述区别技术特征，且该区别技术特征在对比文件2中所解决的技术问题是XXX，即它们的作用相同。因此，对比文件2给出了上述区别技术特征应用到对比文件1中以解决其存在的技术问题的技术启示，在对比文件1的基础上，结合对比文件2从而得到权利要求1的技术方案，对于本领域技术人员来说是显而易见的。综上所述，权利要求1相对于对比文件1和对比文件2的结合而言不具有实质性特点和技术进步，不具备创造性，不符合专利法第22条第3款的规定。模板2权利要求具备创造性（特征不同）：对比文件2所涉及的技术领域、解决的技术问题均与本申请完全不同/没有公开技术特征XXX，也未给出将上述区别技术特征应用于对比文件1以解决其存在的技术问题的技术启示。因此，与对比文件1和2的结合相比，权利要求1所要求保护的技术方案是非显而易见的，因此具有实质性特点；且权利要求1的有益效果是XXX，因此具有技术进步。综上所述，权利要求1相对于对比文件1和对比文件2的结合而言具有实质性特点和技术进步，具备创造性，符合专利法第22条第3款的规定。模板3权利要求具备创造性（作用不同）：对比文件2公开了XXX，由此可见，对比文件2公开了权利要求1中的上述区别技术特征，但该区别技术特征在对比文件2中所解决的技术问题是XXX，即它们的作用不同。因此，对比文件2没有给出将上述区别技术特征应用到对比文件1中以解决其存在的技术问题的技术启示，在对比文件1的基础上，结合对比文件2无法得到权利要求1的技术方案，对于本领域技术人员来说是非显而易见的，具有实质性特点；且权利要求1的有益效果是XXX，因此具有技术进步。综上所述，权利要求1相对于对比文件1和对比文件2的结合而言具有实质性特点和技术进步，具备创造性，符合专利法第22条第3款的规定。注意：三步法；非单独对比；如果申请的是发明专利，以上论述中的表述“实质性特点”和“技术进步”，改为“突出的实质性特点”和“显著的进步”。【真题案例】创造性的判断几乎每年必考，案例几乎历年真题均有。具体案例略。（三）申请文件不符合要求1、说明书公开不充分【核心法条】A26.3规定，说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准；必要的时候，应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。【辅助法条】A59规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。审查指南中说明书相关规定。【要点解析】说明书公开充分：清楚、完整，能够实现。主要是“有没有”的问题，看有没有不能解决技术问题的技术方案，有则不充分，没有就充分，要确保技术方案能够实施且能够解决技术问题。1、从技术层面考虑(技术方案)；2、从法律层面考虑(专利法规)。为什么要充分公开发明内容：付出报酬/公开-保护(立法宗旨)；不充分公开的后果：a、不能获得专利保护；b、偶然获得专利-对保护也无济于事：-对保护无任何意义；-通过无效程序使专利权无效。公开充分不等于和盘托出，合理地保留技术诀窍至关重要（专利实施许