专利法修订对发明和实用新型专利申请文件准备的影响(知识产权研究会)

发明和实用新型专利申请实务 中国知识产权研究会 “发明与实用新型专利申请、审查实务培训班” 吴观乐 Tel:010-62681616转7002 E-mail:glwuliu- 一 专利法、专利法实施条例第三次修 订中与发明、实用新型专利申请文件 有关的主要内容 二 发明与实用新型专利申请实务及申 请文件撰写技巧 第三次修订涉及发明和实用新型 专利申请文件的主要内容 授予专利权的条件（涉及现有技术和抵触 申请） 禁止重复授权原则 不丧失新颖性公开的有关内容（由相对新 颖性改为绝对新颖性所引起的变化） 关于依赖遗传资源完成的发明创造 上述修订内容对发明与实用新型专利申请 工作的影响 授予专利权的条件（法22条） 授予专利权的发明和实用新型，应当具备新 颖性、创造性和实用性。 新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现 有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明 或实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门 提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申 请文件或者公告的专利文件中。 创造性，是指与现有技术相比，该发明具有 突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具 有实质性特点和进步。 实用性，是指该发明或者实用新型能够制造 或者使用，并且能够产生积极效果。 本法所称现有技术，是指申请日以前在国内 外为公众所知的技术。 新颖性（法22条2 款、5款） 指该发明或者实用新型不属于现有技术即不属于申请日 （有优先权的，为优先权日）以前（注意：不包括申请日）在国 内外为公众所知的技术（更具体地说，申请日前没有在国内外出 版物上公开发表过，且没有在国内外公开使用过或者以其他方式 为公众所知），也没有任何单位或者个人就同样的发明或实用新 型在申请日（有优先权的，为优先权日）以前向国务院专利行政 部门提出过申请，并记载在申请日以后（注意：包括申请日）公 布的专利申请文件或者公告的专利文件中。 前一种情况为现有技术中没有公开过同样的发明或实用新 型，后一种情况说明不存在该专利申请的抵触申请。 强调三点： 1. 采用绝对新颖性概念（对现有技术范围的影响） 2. 本条款的抵触申请包括申请人本人的在先申请 3. 本条款的“申请日以前”不包括申请日，“申请日以后”包括 申请日。 禁止重复授权原则 （法9条1款，条例42、43条） 同样的发明创造只能授予一项专利权。但是， 同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型 专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚 未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的， 可以授予发明专利权。 两个以上的申请人在同一日分别就同样的发明 创造申请专利的，应当在收到国务院专利行政部门 的通知后自行协商确定申请人或者专利权人。 禁止重复授权原则（续） （法9条1款，条例42、43条） 同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新 型专利又申请发明专利的，应当在申请时分别声明 。未声明的，不适用专利法第九条第一款第二句的 规定。 国务院专利行政部门在公告授予实用新型专利权 时还应当公告本条第一款所述的声明。 发明专利申请经审查没有发现驳回理由，但授予 发明专利权将导致对同样的发明创造授予两项专利 权的，应当通知申请人在规定期限内声明放弃其实 用新型专利权。申请人声明放弃的，国务院专利行 政部门应当作出授予发明专利权的决定，并在公告 授予发明专利权时一并公告该声明；申请人不同意 放弃的，国务院专利行政部门应当驳回该发明专利 申请；申请人期满未答复的，视为撤回该发明专利 申请。 实用新型专利权自公告授予发明专利权之日起放弃 。 不丧失新颖性的例外 （法24条、条例30条） 申请日以前六个月内有下列情形之一的，不 丧失新颖性： 在中国政府主办或者承认的国际展览会上首 次展出； 中国政府承认的国际展览会是指国际展 览会公约规定的由国际展览局注册或者认可 的国际展览会 在规定的学术会议或者技术会议上首次发表 即在国务院主管部门或者全国性学术团 体召开的学术会议或者技术会议上首次发表 他人未经申请人同意而泄露其内容的。 关于依赖遗传资源完成的发明创造 （法5条2款、法26条5款、条例27条） 法五条 对违反法律、社会公德或者妨害公共利益 的发明创造，不授予专利权。 对违反法律、行政法规的规定获取或者利 用遗传资源，并依赖该遗传资源完成的发明创 造，不授予专利权。 法二十六条四、五款 权利要求书应当以说明书为依据，清楚、 简要地限定要求专利保护的范围。 依赖遗传资源完成的发明创造，申请人应 当在专利申请文件中说明该遗传资源的直接来 源和原始来源；申请人无法说明原始来源的， 应当陈述理由。 关于依赖遗传资源完成的发明创造（续） （法5条2款、法26条5款、条例27条） 条例27条 专利法所称遗传资源，是指取自人、动物 、植物或者微生物的任何含有遗传功能单位并 具有实际或者潜在价值的材料；所称发明创造 的完成依赖于遗传资源，是指发明创造的完成 利用了遗传资源的遗传功能。 发明创造的完成依赖于遗传资源的，申请 人应当在请求书中予以说明，并填写规定的表 格，写明该遗传资源的直接来源和原始来源。 上述修订内容对专利申请工作的影响 1. 撰写申请文件前对现有技术进行检索和调研时还 需要考虑国外的公开使用和以其他方式的公开 2. 对于一项发明创造既想用发明保护又想用实用新 型保护，则应当在同日提出发明专利申请和实用 新型专利申请，且应当在提出申请时分别作出声 明 3. 对于一项发明创造，在提出一件发明或实用新型 申请后，又想申请另一种实用新型或发明专利申 请，则应当采取另行同日提出发明和实用新型专 利申请且要求在先申请优先权（包括分别在提出 申请时作出声明）的方式来实现。 （在此说明一下原先对于实用新型专利申请中说 明书中包含有方法内容的情况，可以通过实用新 型的分案申请和发明专利申请方法发明要求优先 权的途径，而现在由于构成抵触申请而不可行了 ，也只能采用另行同日提出发明和实用新型专利 申请且要求在先申请优先权的方式来实现） 上述修订内容对专利申请工作的影响(续) 4. 若申请日前半年之内该发明创造通过参加在国外 举办的、国际展览会公约规定的由国际展览局注 册或者认可的国际展览会上的展出而披露该发明 创造内容的，为取得不丧失新颖性的公开，应当 在提出申请时进行声明，并在自申请日起2个月 内出具证明文件。 5. 若发明创造依赖遗传资源完成的，该遗传资源的 获得或者利用应当符合法律和行政法规的规定（ 即需要取得该遗传资源的法定所有人的许可或行 政管理部门批准），且应当在专利申请文件的请 求书中予以说明，并填写遗传资源披露登记表， 并在此登记表中说明该遗传资源的直接来源和原 始来源，无法说明原始来源的，应当说明理由。 发明与实用新型专利申请实务及 申请文件撰写技巧 专利申请策略的制定 如何使专利申请得到充分的保护 目前国家知识产权局对专利申请文件的审 查掌握较严的几个方面 撰写申请文件时如何避免专利申请文件及 其修改出现上述几个方面问题 专利申请策略的制定 1. 专利法所保护的三种发明创造（法2条） 本法所称的发明创造是指发明、实用新型和 外观设计。 发明，是指对产品、方法或者其改进所提出 的新的技术方案 实用新型，是指对产品的形状、构造或者其 结合所提出的适于实用的新的技术方案 外观设计，是指对产品的形状、图案或者其 结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有 美感并适于工业应用的新设计。 专利申请策略的制定（续） 2. 三种专利的保护期限（法42条） 发明专利 二十年 实用新型专利 十年 外观设计专利 十年 3. 三种专利申请的审批制度 发明： 早期公开、实质审查制（法3439条） 申请初步审查（满18个月后）公布（申 请日起三年内）提出实质审查请求实质审查授 予专利权（或驳回、视撤） 实用新型和外观设计： 初步审查制（法40条） 申请初步审查授予专利权（或驳回、视撤 ） 专利申请策略的制定（续） 4. 专利申请策略的确定 需要考虑的问题： 研发的项目涉及几项发明创造 对每一项发明创造采用技术秘密保护还是采 用专利保护 对采用专利保护的每一项发明创造确定采用 发明、实用新型还是外观设计进行保护 -是否属于专利保护客体 -是技术方案还是产品的装饰性设计 -对技术方案而言，是否属于实用新型的保护客体， 即所要求保护的客体是否为在形状、结构上作出改进的产 品 -对于在形状、结构上作出改进的产品（即既可用实 用新型又可用发明保护的客体），从市场效益长短和是否 容易仿制两方面考虑加以选择 在确定采用专利保护的方式时，确定其为基 本专利、外围专利、防御专利还是烟幕专利 如何使专利申请得到充分的保护 1. 发明和实用新型权利要求书和说明书的撰写过程 理解发明创造内容 通过阅读技术交底书和补充材料以及与企业 专利部门和技术部门的沟通理解发明创造内容 -分析该发明创造可能涉及多少主题 -判断是否属于能够授予专利权的主题 -确定是产品发明还是方法发明，找出其主要技术特 征，弄清各技术特征之间的关系及其所起的作用； -对提供的现有技术进行分析，必要时根据进行补充 检索，以便为申请确定合适的保护范围以及初步判断可否 将一些技术要点作为技术秘密予以保留。 如何使专利申请得到充分的保护（续） 1. 发明和实用新型权利要求书和说明书的撰写过程( 续) 在理解发明创造和所掌握现有技术的基础上撰写权 利要求书 -从检索和调研到的现有技术，确定与本发明或实用新 型最接近的对比文件； -根据最接近的对比文件，确定本发明或实用新型所解 决的技术问题，列出解决该技术问题所必须包括的全部必 要技术征； -与最接近的现有技术作比较，完成独立权利要求的撰 写，使其相对于已了解到的现有技术具有新颖性、创造性 ； -对其它附加技术特征进行分析，利用那些对申请创造 性会起作用的附加技术特征写成相应的从属权利要求。 如何使专利申请得到充分的保护（续） 1. 发明和实用新型权利要求书和说明书的撰写过程( 续) 根据初步完成的权利要求书撰写说明书 -依据初步完成的权利要求书确定说明书的名称和撰写 说明书的前四个部分； -以技术交底书和补充材料为依据针对初步完成的权利 要求书完成具体实施方式部分的撰写，必要时还需要企业 专利部门和技术部门进一步补充材料以完善具体实施方式 部分，从而支持权利要求书所请求保护的范围。 如何使专利申请得到充分的保护(续) 2. 与企业技术部门沟通以使专利申请得到最充分的 保护 结合实例说明 如何使专利申请得到最充分的保护 测试触头1 绝缘外壳2 全透明或带透明观察窗 左弹簧3和右弹簧9 E形同心电阻4 内为限流电阻5 外为分流电阻6 其间充绝缘树脂 氖管8 手触电极11 识别电极7 具体形状 1（伸出2外）-3-5-8-9-11 （伸出2外） 1 （伸出2外）-3-6-7 （伸出2外） 测试触头1 绝缘外壳2 左弹簧3和右弹簧9， E形同心电阻4， 内为限流电阻5 外为分流电阻6 其间充绝缘树脂 氖管8 手触电极11 识别电极7，具体形状 1（伸出2外）-3-5-8-9-11 （伸出2外） 1 （伸出2外）-3-6-7 （伸出2外） × × × × × × 1一种试电笔，它包括绝缘外壳（2）、测试触 头（1）、由限流电阻（5）和分流电阻（6）构 成的同心电阻（4） 、氖管（8）和手触电极（ 11），其中同心电阻（4）的中间圆柱体为限流 电阻（5），其外部圆环柱体部分为分流电阻（ 6），该测试触头（1）、